Las empresas de cannabis y (según el estado) las marcas suelen utilizar acuerdos de licencia para hacer crecer sus marcas. Si se hacen correctamente, pueden ser un enorme generador de ingresos para las marcas y los licenciatarios, y pueden aumentar la buena voluntad de la marca en un territorio en particular. Sin embargo, son notoriamente fáciles de estropear. Un mal acuerdo de licencia puede resultar devastador para una marca de cannabis. En esta publicación, examinaré algunos de los problemas más comunes que he visto en los acuerdos de licencia en varios estados diferentes.

Puede resultar útil si primero explico lo que quiero decir con "acuerdo de licencia". Estoy usando el término de manera vaga para referirme a una situación en la que una empresa (un licenciante) otorga licencia sobre su propiedad intelectual (como su marca) a un tercero para que la utilice de una manera definida. Hay millones de formas diferentes en que pueden tomar forma los acuerdos de licencia.

Un ejemplo común sería una licencia de propiedad intelectual a una empresa de cannabis con el fin de fabricar y vender productos de marca. En general, este es el tipo de acuerdo de licencia en el que quiero centrarme en esta publicación.

#1 No considerar el impacto regulatorio

El cannabis es una industria altamente regulada. Por lo tanto, no debería sorprender que los reguladores a menudo se preocupen mucho por el tipo de personas con las que tratan las entidades autorizadas. Los licenciantes de propiedad intelectual son uno de esos grupos. Muchos estados ponen obstáculos a los otorgantes de licencias de propiedad intelectual, lo que dificulta o incluso imposibilita la celebración de acuerdos de licencia. A veces, las regulaciones son tan onerosas que los acuerdos deben reformatearse por completo, con el riesgo de sufrir grandes penalizaciones para una o ambas partes.

Lo digo mucho aquí, pero es muy importante resolverlo. antes pagar a un abogado para redactar y negociar un acuerdo de licencia. Las partes no sólo podrían desperdiciar dinero al no hacerlo, sino que también podrían correr el riesgo de sufrir sanciones regulatorias en el futuro.

#2 Condiciones de pago mal definidas

He firmado más acuerdos de licencia de los que puedo contar. Por lo general, comienzan con un cliente o abogado contrario que transmite los términos del acuerdo acordados en principio. Y a menudo escucho algo como "las regalías serán del X%". Mi siguiente pregunta es siempre: "¿X% de qué?" Probablemente te sorprenda la frecuencia con la que escucho grillos como respuesta.

A menudo se necesita mucho apoyo o discusión para determinar el cálculo preciso de las regalías. Y ese es sólo uno de los innumerables términos de pago. Cosas como el momento de los pagos, los pagos de gastos, las disputas sobre facturación y tarifas, los créditos, etc., requieren reflexión y detalles adicionales. Las partes a menudo no aprecian que un acuerdo de licencia establece al estado para una relación a largo plazo, a veces de varios años, y por eso son muy diferentes de los acuerdos de compra única. Si las partes celebran acuerdos de licencia con disposiciones de pago vagas o poco claras, no deberían sorprenderse cuando inevitablemente surjan disputas.

#3 Proceso de pedido poco claro

Si bien paso mucho tiempo analizando condiciones de pago poco claras, con diferencia el problema más común que veo en los acuerdos de licencia es un proceso de pedido poco claro. A veces, los acuerdos de licencia no dicen nada sobre el proceso de fabricación y/o pedido de productos. En un acuerdo cuyo único objetivo es la fabricación y venta de bienes, esto es... un problema. Pero pasa todo el tiempo.

Para ser justos, es posible que algunos acuerdos de licencia no requieran que se explique en detalle un proceso de pedido. Si una marca sin licencia (¡en un estado que lo permite!) otorga licencia de propiedad intelectual a una empresa de cannabis para fabricar y vender productos a quien pueda venderlos, entonces esa empresa de cannabis puede tener discreción sobre cómo y cuándo fabricar productos. Pero los acuerdos de licencia pueden no ser tan claros y es posible que se produzcan situaciones en las que tanto el licenciante como el licenciatario acuerdan comercializar y vender productos.

En este tipo de casos, el licenciante necesitará cierta claridad sobre cómo puede solicitar productos, cuánto tiempo debe haber para hacerlo, etc. Si no está claro cómo las partes dictarán o solicitarán que se lleven a cabo estos procesos, entonces las cosas seguramente irán mal.

#4 Problemas de precios

Volvamos al ejemplo de una marca sin licencia que concede su propiedad intelectual a una empresa de cannabis para un conjunto completo de servicios de fabricación y distribución. Lo más probable es que a la marca se le pague una regalía que represente un porcentaje del precio de venta de cada unidad de producto vendido. Obviamente, la marca querrá que el precio de venta sea lo más alto posible. Hay algunas cosas potenciales en las que las marcas pueden equivocarse mucho aquí.

En primer lugar, es posible que algunos acuerdos de licencia no digan nada sobre los precios de venta. En un caso extremo, el licenciatario podría vender los productos a un precio tan bajo que la marca obtendría poco a cambio. Por otro lado, si una marca fija un precio mínimo de venta demasiado alto, es posible que el licenciatario no pueda vender ningún producto y ambas partes no tengan suerte. He visto empresas al borde de un litigio por estos temas. En mi opinión, mucho de esto es fácilmente evitable.

Las marcas inteligentes tienen algunas opciones aquí. Como mínimo, podrían incluir una obligación contractual de hacer los “mejores” o “comercialmente razonables” esfuerzos para vender los productos al precio más alto posible. Pero esto todavía es bastante incierto y está sujeto a debate. Las marcas también podrían incluir opciones de precios "escalonados", estableciendo un precio "objetivo" y un precio mínimo más bajo. De esa manera, el licenciatario tendría que intentar alcanzar el precio objetivo, pero podría tener margen de maniobra para bajarlo un poco. O bien, las partes podrían acordar un precio pero optar por revisarlo periódicamente dependiendo de los niveles de ventas.

#5 Fiascos de embalaje y etiquetado

He visto muchos acuerdos de licencia que otorgan al licenciante total discreción sobre lo que aparece en el empaque o el etiquetado de un producto. Esto puede estar bien para productos que no están excesivamente regulados, pero puede ser un problema para las transacciones de cannabis. Las leyes sobre las etiquetas de cannabis son notoriamente complicado – tanto es así que he tenido al menos algunos cambios en el 100 por ciento de las etiquetas que he revisado. Por ejemplo, California tiene diferentes conjuntos de requisitos detallados que se aplican a fabricado y no fabricado productos que son extremadamente técnicos y complicados hasta en aspectos como el tamaño de fuente y la ubicación del texto.

Incluso dejando de lado las regulaciones, un licenciatario probablemente quiera al menos cierto nivel de seguridad de que su licenciante no va a hacer algo que le genere un caso de infracción (ver esta página para algunos ejemplos). Por lo tanto, dejar una etiqueta en manos de un licenciante, que puede que ni siquiera sea una empresa autorizada, es un riesgo importante.

Cuando represento al licenciatario de propiedad intelectual, una de las primeras cosas que hago es observar quién toma la decisión de etiquetar el contenido. No veo muchas reacciones cuando los clientes con licencia solicitan algunos derechos de aprobación sobre el contenido de la etiqueta. De hecho, normalmente terminamos con un licenciante creando la etiqueta inicial y editándola en función de las aportaciones del licenciatario. Pero como ocurre con cualquier otra cosa, es importante incluir esto en el contrato para que no haya disputas más adelante.

#6 No hay barreras en el marketing

De manera similar, las leyes sobre la comercialización del cannabis son complicadas. Si un acuerdo de licencia permite a los licenciatarios realizar actividades de marketing, el acuerdo de licencia debería, como mínimo, obligar al licenciatario a cumplir las leyes mientras lo hace. Pero los acuerdos de licencia sólidos pueden ir más allá y exigir que el licenciatario cumpla con ciertos estándares o pautas más allá de lo que exigen las reglas. Después de todo, los materiales de marketing pueden cumplir con la ley y causar daño a la reputación del licenciante o a la buena voluntad de la marca licenciada.

#7 No proteger al licenciante y a la marca

El último problema común que abordaré hoy es que un acuerdo de licencia no protege adecuadamente al licenciante o la marca. Con respecto a la protección de la marca, un buen acuerdo de licencia incluirá una larga lista de disposiciones que restringen cómo el licenciatario puede usar, sublicenciar o delegar la propiedad intelectual licenciada, y requerirá que el licenciatario brinde asistencia o participe en disputas de propiedad intelectual. Sin bloquear el uso del licenciatario, el licenciante podría poner en peligro la protección legal de su marca. Y esto anula totalmente el propósito de la licencia.

Sin embargo, en términos más generales, los acuerdos de licencia a menudo no abordan los posibles daños al propio licenciante. En el ejemplo que he estado usando aquí –una marca con licencia a una empresa para su fabricación, distribución y ventas– el licenciante no tendría parte en el proceso de fabricación y distribución. En ese caso, querría estar protegido de responsabilidad en la mayor medida posible. Existen varias disposiciones contractuales que el licenciante podría incluir para lograr esto, tales como:

• Disposiciones de indemnización contractual, para exigir que el licenciatario cubra los costos del licenciante en caso de que éste se vea involucrado en una demanda como resultado de la conducta del licenciatario.
• Requisitos para que el licenciatario contrate un seguro con cobertura asegurada adicional para el licenciante.
• Limitaciones de responsabilidad que limitarían la capacidad del licenciatario para recuperarse del licenciante.
• Pactos y otras disposiciones que dejarían muy claro que el licenciatario (y no el licenciante) seguía siendo responsable de determinada conducta.
• Exenciones de disposiciones de indemnización o limitación de responsabilidad que beneficien al licenciatario si este incurrió en conductas prohibidas.

Este último punto merece una explicación un poco más amplia. Los acuerdos de licencia a menudo requieren que el licenciante indemnice (es decir, cubra los costos) al licenciatario por ciertas cosas, como si el licenciatario es demandado por un tercero porque la propiedad intelectual del licenciante supuestamente está infringiendo. Pero un acuerdo de licencia favorable al licenciante a menudo eliminará obligaciones en las que el propio licenciatario hizo algo mal. Así, por ejemplo, si un licenciatario mercados la marca de un licenciante de manera que dé lugar a una demanda por infracción de terceros, entonces el licenciatario puede no tener derecho a indemnización.

Conclusión

Los problemas anteriores son algunos de los más comunes que he visto surgir a lo largo de los años que he revisado, redactado y negociado acuerdos de licencia. De ninguna manera son excluyentes y puede haber muchos otros problemas, especialmente cuando empiezas a entrar en tipos de acuerdos más "exóticos", como acuerdos tripartitos.

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