Introducción

El Tribunal Superior de Delhi nombró a dos amicus curiae para ayudar a determinar si una impugnación de la marca registrada del demandado podría considerarse según Sección 124 de la Ley de Marcas ("TM”), 1999, incluso cuando el acusado no planteó una defensa bajo Sección 30 (4) de la Ley de Marcas en un caso de infracción de marcas titulado Nadeem Majid Oomerbhoy contra Sh. Tanque Gautam y Ors. El 11 de septiembre de 2023, el Tribunal Superior de Delhi dictaminó que no podía declarar una infracción contra el titular de una marca registrada sin invalidar primero el registro de la marca. Este artículo explora los aspectos legales de la evaluación de la validez de las marcas registradas en la India, centrándose en la interacción entre Sección 57 (4) y el artículo 124 de la Ley TM a la luz de esta sentencia.

Comprender la sección 124: un marco único para impugnar la legitimidad de las marcas comerciales

El artículo 124 de la Ley de Marcas de 1999 es una disposición específica que describe el procedimiento para impugnar la legitimidad de una marca registrada, particularmente en el contexto de litigios en curso por infracción de marcas. La subsección 124(1)(b) se vuelve relevante cuando el demandado hace valer una defensa basada en Sección 30(2)(e) de la Ley. Cuando el demandado plantea tal defensa y el demandante posteriormente impugna la validez de la marca registrada del demandado, la Sección 124(1)(ii) obliga al tribunal a evaluar la validez de la impugnación del demandante.

El proceso prescrito en el artículo 124 comienza cuando el demandado plantea una excepción relacionada con el artículo 30(2)(e), que se centra en la falta de registro de la marca en cuestión. Si el demandado no plantea esta defensa, la solicitud conforme al artículo 124 se considera inapropiada, como se ilustra en el presente caso.

¿'Super' o no?: Matriz fáctica del caso de infracción POSTMAN

En 2005, se inició una demanda de marca y el demandante solicitó una orden judicial contra los demandados por utilizar la marca registrada del demandante, "POSTMAN". El demandante argumentó que el uso por parte del demandado de la marca denominativa “SUPER POSTMAN” para el mismo producto, es decir, aceite de maní comestible, constituía una infracción de su marca registrada.

Antes de que se presentara la demanda, el demandado había presentado una solicitud el 29 de abril de 2004, solicitando el registro de la marca denominativa impugnada, “SUPER POSTMAN”. Esta solicitud finalmente fue aprobada por el Registro de Marcas luego de un largo período de 19 años, el 13 de febrero de 2023, dando como resultado el registro de la marca. Posteriormente, el demandante presentó una solicitud en virtud del artículo 124(1)(b) de la Ley TM, planteando dudas sobre la validez del registro concedido a los demandados.

Sección 124: Por qué no se aplica al caso actual

El tribunal del juez C. Hari Shankar presidió un caso de infracción de marca en el que los demandados obtuvieron posteriormente el registro de la marca impugnada. El Tribunal subrayó que, según Sección 23 (1) de la Ley de Marcas de 1999, el registro se remontaba efectivamente al 29 de abril de 2004, fecha de presentación de la solicitud, que precedió a la presentación de la demanda de marca por parte del demandante. En consecuencia, el Tribunal declaró que no podía acusar a los demandados de infringir la marca del demandante a menos que se declarara inválido el registro de la marca de los demandados.

El Tribunal también señaló que el artículo 124 de la Ley no se aplicaba al demandante ya que los demandados no habían invocado específicamente una defensa en virtud del artículo 30(2)(e) con respecto al registro de la marca impugnada. La solicitud del demandante en virtud del artículo 124(1)(b) de la Ley TM, que impugnaba la validez del registro de los demandados y solicitaba un aplazamiento para presentar procedimientos de rectificación, había sido rechazada previamente por el Tribunal.

Debido a que la marca de los demandados aún no estaba registrada cuando se presentó la declaración escrita, y ningún alegato posterior se basó en el registro como defensa, el Tribunal determinó que no podía emplearse el procedimiento de la Sección 124. Por lo tanto, el Tribunal decidió evaluar la validez de la marca de los demandados utilizando sus poderes suo motu bajo la Sección 57(4), separada de la Sección 124.

El Tribunal reconoció que “El demandante ya ha manifestado su intención de cuestionar la validez del registro de la marca SUPER POSTMAN de los demandados. Sin embargo, esa impugnación se planteó en virtud del artículo 124, que no es aplicable a los hechos del presente caso. Dado que tal impugnación se ha planteado específicamente, y la Sección 29(1) y la Sección 30(2)(e) prohíben al Tribunal emitir cualquier conclusión de infracción sin invalidar en primera instancia el registro de los demandados, el Tribunal se inclina a aceptar la sugerencia de los amici eruditos y examinar la validez de la marca de los demandados en el ejercicio de los poderes suo motu que le confiere el artículo 57(4), que le confiere independientemente del artículo 124.."

El Tribunal dictaminó que, dado que los demandados no plantearon una defensa en virtud del artículo 30(2)(e), el demandante no podía beneficiarse del artículo 124. El Tribunal también enfatizó que no podía ignorar el hecho de que la marca registrada de los demandados y no pude encontrar infracción contra el titular de una marca registrada, como Secciones 29 y 30(2)(e) lo prohibía claramente. Cualquier hallazgo de este tipo sería ilegal y violaría la Ley TM.

Sin embargo, el Tribunal también reconoció la importancia de permitir que el demandante impugne la validez del registro del demandado. El Tribunal comentó además que “Dado que dicho registro, si es válido, actúa como un obstáculo insuperable para que el demandante obtenga cualquier compensación contra la infracción, necesariamente se debe brindar al demandante la oportunidad de cuestionar la validez de dicho registro, si la balanza de la justicia quiere permanecer equilibrada. ."

Explorando la Sección 57(4): Una ruta alternativa para impugnar la validez de las marcas comerciales

Aunque la solicitud del demandante en virtud del artículo 124 fue desestimada, el Honorable Tribunal reconoció su autoridad para evaluar la validez de la marca registrada del demandado mediante el artículo 57(4) de la Ley TM de 1999. El artículo 57(4) dice: “El Registrador o el La Junta de Apelaciones o el tribunal, según sea el caso, al tratar de un procedimiento conforme a esta Ley, tendrán la facultad del tribunal civil que conoce de una demanda, y en particular con respecto a los siguientes asuntos, a saber... (4) que el registro de la marca permanece indebidamente en el registro”.

Esta disposición confiere al tribunal su motocicleta facultades para evaluar la validez de una marca. En consecuencia, el Tribunal optó por examinar la legitimidad de la marca registrada de los demandados ejerciendo la autoridad que le otorga la Sección 57(4) de la Ley TM.

Sección 57(4): Su relevancia en la era posterior al IPAB

La importancia de esta observación del Honorable Tribunal se vuelve aún más pronunciada tras la abolición de la Junta de Apelación de Propiedad Intelectual (“IPAB”). Anteriormente, el IPAB tenía jurisdicción sobre disputas de marcas. Sin embargo, tras la eliminación del IPAB, la responsabilidad de resolver cuestiones de marcas, incluidas las impugnaciones de la validez de las marcas, pasó ahora a la Corte. Las apelaciones ahora se transfieren directamente a los Tribunales Superiores desde la oficina del Registrador. Por lo tanto, la decisión del Tribunal Superior de Delhi adquiere suma importancia a la luz de los cambios introducidos por el Ley de reformas judiciales de 2021 y del Enmienda de 2021 a la Ley de TM de 1999. El abismo de incertidumbre que quedó tras la eliminación del IPAB ahora debe ser abordado y rectificado por los tribunales mediante decisiones como ésta para agilizar el proceso de manejo de los casos de infracción y las apelaciones posteriores.

Nota final

Por lo tanto, el presente caso proporciona información valiosa sobre las complejidades de impugnar la validez de las marcas registradas según la ley de marcas india. Si bien la Sección 124 ofrece un marco específico para tales impugnaciones, su aplicabilidad depende de que el acusado plantee defensas específicas descritas en la Sección 30(2)(e). En los casos en que no se cumpla esta condición, no se podrá invocar el artículo 124.

Sin embargo, la Sección 57(4) surge como una vía alternativa para cuestionar la validez de una marca, permitiendo a la Corte evaluar de manera proactiva la legitimidad de una marca registrada, particularmente en la era post-IPAB.

En una declaración final, el Tribunal señaló: “En esa visión del asunto, liste este asunto el 31 de octubre de 2023 para escuchar a ambas partes sobre el aspecto de la validez del registro otorgado a la marca SUPER POSTMAN de los demandados el 13 de febrero de 2023.." 

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• Fuente: https://www.theippress.com/2023/11/17/wait-a-moment-mr-postman-delhi-high-court-analyses-section-574-and-124-of-the-trade-marks-act-1999-in-the-postman-trademark-infringement-case/