La prohibición federal de la marihuana en los EE. UU. Ha dificultado que las empresas de cannabis (en particular las que manejan la planta de marihuana, pero también las que se ocupan de servicios y accesorios estrechamente relacionados) protejan su identidad de marca, incluso cuando operan legítimamente bajo Ley del Estado. La protección de la marca se implementa de manera típica y más eficaz mediante el registro federal de marcas, que otorga al propietario de una marca comercial o de servicio una serie de ventajas en el uso y la defensa de la marca. Sin embargo, dicha protección no está disponible para bienes y servicios que violen la ley federal. En consecuencia, a las empresas de cannabis que manejan marihuana se les niega la protección federal para sus productos y servicios, y las empresas que brindan servicios o accesorios auxiliares a la comunidad empresarial de manejo de plantas de cannabis a veces pueden enfrentar los mismos obstáculos, pero ninguna de estas empresas carece completamente de opciones para proteger. su marca. Pueden y deben hacer uso de una variedad de soluciones estatales y federales alternativas para superar los desafíos de la protección de la marca de cannabis. En una industria orientada al consumidor como el cannabis, la incapacidad de una empresa para preservar la buena voluntad de sus clientes, ganada con tanto esfuerzo, puede ser particularmente perjudicial.
Este artículo es el primero de una serie de tres artículos en los que exploraremos formas alternativas de proteger la identidad de marca de una empresa de cannabis en ausencia de un derecho a obtener el registro de marca federal. Comenzamos con una breve descripción de los obstáculos que enfrentan los negocios de cannabis, tanto los negocios que manejan la planta de marihuana como los negocios que brindan bienes y servicios auxiliares.
Marcas registradas a nivel federal
La Ley Lanham otorga a la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los EE. UU. (La “USPTO”) la autoridad para emitir marcas registradas y marcas de servicio registradas a nivel federal en los EE. UU., Pero solo para bienes y servicios utilizados legalmente en el comercio. Mientras que 11 estados y Washington DC han legalizado la marihuana para uso recreativo y 33 estados han legalizado la marihuana con fines medicinales, a nivel federal sigue siendo una droga de Lista 1 bajo la Ley de Sustancias Controladas (la "CSA"). Por lo tanto, a nivel federal, es ilegal cultivar, poner a la venta o vender marihuana o cualquier equipo. las cuales destinado a, o diseñado para, introducir marihuana en el cuerpo humano. En otras palabras, incluso en un estado donde la marihuana ha sido "legalizada", sigue siendo una violación de la ley federal cultivar, vender, poseer o usar marihuana en el comercio. (Es importante tener en cuenta, sin embargo, que la Ley de Mejoramiento de la Agricultura de 2018 modificó la definición de "marihuana" de la CSA, de modo que "cáñamo", es decir, cepas de marihuana que producen menos del 0.3% de concentración de tetrahidrocannabinol, ya no es un Anexo 1 fármaco en virtud de la CSA.)
La conclusión es que, excepto cuando el producto o servicio se relacione con el "cáñamo", la USPTO se negará a otorgar registros de marcas comerciales federales para la marihuana como un bien comercial, o registros de marcas de servicio para servicios relacionados con la marihuana, como la distribución, o para algunos servicios auxiliares. productos y servicios que faciliten su uso.
En consecuencia, las empresas de cannabis se ven privadas de forma rutinaria de un conjunto de derechos otorgados a los propietarios de marcas registradas a nivel federal. Esos derechos incluyen una presunción legal de propiedad y el derecho exclusivo a nivel nacional para usar la marca, aviso público de reclamo / propiedad de la marca, la capacidad de registrar el registro en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. Para evitar la importación de mercancías infractoras, legal derecho a utilizar el símbolo de registro federal ® (que da aviso público de los derechos registrados del propietario de una marca), la capacidad de presentar reclamaciones por infracción y otras reclamaciones ante tribunales federales, y una base para obtener protecciones de registro en algunos otros países extranjeros.
Disputas de nombres de dominio
Los nombres de dominio son los nombres únicos que se utilizan para identificar un sitio web. Por ejemplo, cannabisbusinessexecutive.comes el nombre de dominio de este sitio web. En la era del comercio digital, el nombre de dominio de una empresa es una parte crucial de su identidad de marca. En el caso de que un nombre de dominio se registre con fines ilícitos (p. Ej., Un ciberocupante que registre un dominio que contenga una marca comercial o una marca de servicio que no es de su propiedad con el fin de venderlo al propietario legítimo o de sacar provecho de la identidad de marca del propietario de la marca), hay dos recursos alternativos disponibles para impugnar el registro incorrecto: 1) la Ley de Protección al Consumidor Anti-Cybersquatting (la "ACPA"), un estatuto federal que proporciona una causa de acción para el registro abusivo de nombres de dominio, y 2) el Uniforme Política de resolución de disputas de nombres de dominio (la “UDRP”), un procedimiento arbitral no exclusivo basado en contratos para la resolución de disputas de nombres de dominio.
Las empresas de cannabis están en desventaja con ambos remedios porque cualquier marca que busquen proteger no será registrada a nivel federal. Para prevalecer en virtud de la ACPA o la UDRP como titulares de marcas no registradas (es decir, de derecho consuetudinario o registradas en el estado), las empresas de cannabis enfrentan una carga mayor en comparación con los propietarios de marcas registradas a nivel federal. Los titulares de marcas no registradas deben demostrar que sus marcas son válidas y tienen derecho a protección demostrando que son "distintivas" (o, alternativamente, en el caso de la ACPA, "famosas"). Una demostración de carácter distintivo depende de una variedad de factores, que incluyen: la duración y la naturaleza del uso, las ventas asociadas con la marca, la naturaleza y el alcance de la publicidad relacionada con la marca, el grado de reconocimiento público de la marca y los datos recopilados de encuestas al consumidor. Una marca es famosa si es "ampliamente reconocida por el público consumidor en general de los Estados Unidos como una designación de la fuente de los productos o servicios del propietario de la marca". La prohibición federal contra la venta u otro uso comercial de la marihuana hace que sea más difícil cumplir con esta prueba de distinción, en gran parte debido a las limitaciones geográficas que les impone un esquema regulatorio estado por estado.
¿Cómo se protegen las marcas de cannabis?
En los artículos II y III de esta serie de tres partes, estableceremos una gama de soluciones a los desafíos anteriores que enfrentan tanto las empresas de cannabis que "tocan plantas", así como sus contrapartes que brindan bienes y servicios auxiliares, que enfrentan para proteger sus identidades de marca. El artículo II discutirá soluciones basadas en la ley federal, incluido el establecimiento de la cobertura existente que puede ser útil como trampolín para una protección más amplia del cannabis si alguna vez se levanta su prohibición bajo la CSA. El artículo III se centrará en soluciones estatales y de derecho consuetudinario que brinden un nivel de protección que, aunque menos sólido que la protección ofrecida a las marcas registradas a nivel federal, puede ser útil para establecer y proteger la buena voluntad asociada con los bienes y servicios relacionados con la marihuana.
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Acerca de los Autores
Tanto Vedad Tabich como Teresa Lee contribuyeron a este artículo. La socia Teresa Lee copreside la práctica de marcas comerciales de Pryor Cashman y es miembro de los grupos de propiedad intelectual, medios + entretenimiento y litigio. La admisión de Vedad Tabich al Colegio de Abogados de Nueva York está pendiente.
