EUTM 17981629 a nombre de Pest Control Office Limited

En mayo de 2021, la División de Cancelaciones de la EUIPO declaró inválido el registro de la imagen del mono de Banksy por mala fe. El titular de la marca apeló y el 25 de octubre de 2022, la Sala Quinta anuló la decisión y rechazó la acción de cancelación, fallando no solo sobre (ausencia de) mala fe sino también sobre distintividad y descriptividad, que la Sala de Cancelación no había considerado.

Full Color Black Limited, el solicitante de la cancelación, es una empresa de tarjetas de felicitación con sede en Londres que se define a sí misma como "una empresa de licencias de arte contemporáneo que se especializa en la comercialización de arte callejero de fama mundial" (esta página). Tiene interés en conseguir el arte de forma gratuita. Las obras de arte de Banksy parecen un objetivo fácil: Banksy hace que sus obras de arte estén disponibles en línea y expresamente permite la descarga gratuita, sin embargo, con la excepción explícita de fines comerciales. Además, la identidad de Banksy no se revela, lo que provoca dificultades para hacer cumplir las reclamaciones de derechos de autor contra el uso no autorizado.

A través de la entidad “Pest Control Office Limited”, Banksy registró 15 MUE para obras de arte seleccionadas. Full Color Black interpuso procedimientos de nulidad contra no menos de 7 de ellos. En 6 casos, la División de Cancelación canceló las marcas por considerar que habían sido presentadas de mala fe. Se suspendió un caso (relativo al 'Lanzador de flores' que se volvió a presentar) y en solo uno de los 6 casos, a saber, el que se analiza aquí, Pest Control apeló, y con éxito.

La División de Cancelación consideró que Banksy nunca tuvo la intención de usar las marcas como marcas comerciales, sino que solo las registró para evitar que otros las usaran. Las marcas se habían presentado simplemente para eludir las limitaciones de la ley de derechos de autor. La apertura, en 2019, de una tienda (o mejor dicho, un escaparate) con mercancía de Banksy, hecha expresamente para usar las marcas registradas, se tomó como una admisión de que el artista no tenía ninguna intención real de usar la obra de arte para indicar el origen. La declaración del artista "los derechos de autor son para perdedores" se interpretó como una actitud negativa hacia la PI. Además, con base en la presentación del solicitante de invalidez, se suponía que la mercancía con obras de arte de Banksy era en general ubicua y Banksy no había hecho nada para evitarlo.

La Sala de Recurso vio todo esto de manera muy diferente. Para empezar, no consideró probado el uso comercial masivo por parte de terceros del arte de Banksy, aparte de que se trata menos de una cuestión de mala fe que de distintividad.

La Junta enfatizó que era perfectamente posible proteger la misma obra de arte o firmar a través de las leyes de derechos de autor y marcas comerciales. El mero hecho de que la protección de los derechos de autor presente dificultades y sea limitada en el tiempo no hace que la protección de las marcas sea abusiva. [NB, teniendo en cuenta que los derechos de autor duran 70 años más allá de la muerte del autor, parece descabellado concluir que hubo mala fe por parte del autor porque esta duración se prolongue].

Es muy posible que las marcas registradas se hayan registrado para evitar que otros usen los signos. Sin embargo, ese es el objetivo normal del registro de marca y no equivale a mala fe, ¡al menos cuando el solicitante es el propietario legítimo!

Al considerar si se pretendía usar la marca registrada como tal, la Junta destacó que la acción de cancelación se presentó medio año después del período de gracia de cinco años. El propietario de una marca comercial es libre de elegir cuándo comenzar a usar las marcas recién registradas, y las circunstancias en general no permitieron suponer que nunca hubo una intención de usar las marcas o permitir que terceros (legítimos) las usaran como licenciatarios.

Finalmente, basar cualquier conclusión en la declaración de Banksy “los derechos de autor son para los perdedores”, y tomar eso como apoyo a una declaración de mala fe, contraviene el derecho fundamental a la libertad de expresión.

Como se indicó, Full Color Black tiene intereses financieros manifiestos, que presumiblemente superan con creces los costos legales incurridos al atacar los registros de marcas registradas de Banksy. Está por ver si llevan este caso a Luxemburgo. Uno esperaría que prevaleciera el enfoque equilibrado de la Junta, porque ¡quien ríe último ríe mejor!

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