El 25 de enero de 2024 el TJUE dictó la esperada sentencia en el ya famoso caso AUDI (C-334 / 22). Esta sentencia confirma la posibilidad de infracción de la marca Audi en términos de interpretación jurídica que será determinada posteriormente por un tribunal nacional.

El tribunal falló a favor de AUDI, afirmando que un fabricante de automóviles puede prohibir el uso de un signo idéntico o similar a su marca para repuestos. Discutí los antecedentes y las cuestiones preliminares planteadas por el Tribunal Polaco de Propiedad Intelectual en Varsovia. esta página. En la sentencia, el TJUE confirmó que: en primer lugar, la cláusula de reparación no es aplicable al derecho de marcas y, por tanto, no puede limitar la protección de las marcas; y segundo, la ley de marcas se aplica independientemente del propósito del uso, particularmente cualquier (supuesta) función técnica. Antes de profundizar en esta sentencia, es importante señalar que el TJUE no siguió la opinión del Abogado General Medina. Después de todo, no es una situación común, pero ocurre, como lo demuestra el caso Louboutin (ver esta página). El AG Medina concluyó que las disposiciones del derecho de marcas de la UE deben interpretarse en el sentido de que colocar un elemento en una pieza de repuesto de automóvil no original (parrilla del radiador) con el fin de colocar la marca original del fabricante del automóvil no constituye un "uso de un signo en el curso de operaciones comerciales”.

El TJUE disipó cualquier duda que tuviera el tribunal polaco de propiedad intelectual sobre si una “cláusula de reparación”, como se la conoce en la ley de diseños (art. 110 RDMC), podría restringir los derechos del propietario de la marca porque no se permite ninguna “cláusula de reparación” por derecho de marcas (párr. 26). Este tipo de cláusula no afecta las leyes de marcas; más bien, impone restricciones únicamente a la protección otorgada por los diseños (párr. 27). Debido a esto, la cláusula de reparación no puede utilizarse “por analogía” para restringir los derechos de marca conforme al artículo 9 del Reglamento de MUE (párr. 29). En este caso, la forma del elemento controvertido del radiador estaba destinada a albergar el emblema de los cuatro aros. Esta conclusión no puede modificarse por el hecho de que se trata de una parrilla de radiador, que es un componente de una pieza de repuesto para un automóvil (apartado 38). Dado que ese elemento es igual o similar a la marca figurativa registrada, el titular de la marca Audi puede oponerse a su uso en el comercio si pudiera afectar negativamente a una o más de las funciones de la marca Audi (apartado 41). ). El TJUE también afirmó que el hecho de que el consumidor medio perciba que las rejillas no son originales es irrelevante (apartado 48). Además, el signo impugnado se utiliza para reproducir lo más fielmente posible un producto del titular de la marca, en lugar de designar o referirse a productos o servicios como propios del titular de la marca (apartado 58). Las limitaciones del derecho de marca conforme al artículo 14, apartado 1, letra c), del Reglamento de MUE (uso referencial) no se aplican a dicho uso.

Comentario

Cuando hice mis comentarios hace casi dos años, dije que el caso Audi debería juzgarse desde el punto de vista de la “práctica honesta” y la flexibilidad que brindan los derechos de propiedad intelectual, como los diseños y la “cláusula de reparación”. Esto me permitió determinar en qué puntos de la evaluación de una reclamación por infracción se podían descubrir y aplicar flexibilidades apropiadas. Por eso me decepcionó un poco el énfasis de AG Medina en su opinión sobre la falta de uso de una marca Audi específica al describir una característica del repuesto. Por el contrario, estoy de acuerdo con el enfoque del TJUE de determinar si la función de una marca se ha producido en el contexto de un uso descriptivo de los elementos controvertidos como propiedad técnica del producto, independientemente de si los elementos controvertidos (el emblema cromado y el casquillo del la parrilla) son percibidos por los consumidores como una indicación de origen (ver Adán Opel). Estoy menos convencido por la interpretación estricta del TJUE sobre el uso referencial, que puede llevar al tribunal nacional a excluir del alcance del uso referencial el uso por parte de terceros de una marca protegida y distintiva de manera no distintiva.

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