Nosotros, los abogados del Reino Unido, vemos con interés la evolución de los “casos Brexit”, que resultaron en apelaciones ante el TJUE en 3 casos, como se analizó en varias publicaciones anteriores de este blog, siendo la última el resumen (esta página) del dictamen del AG en el primer caso, BASMATI.

El caso BASMATI, y los “casos Brexit” relacionados, APE TEES y SHOPPI, son de particular interés para los profesionales del Reino Unido, no porque los hechos se relacionen con las consecuencias del Brexit, sino porque fundamentalmente todos, esperamos, al final confirmarán la respuesta. a la pregunta “¿Cuál es la fecha relevante a efectos de evaluación de disputas sobre motivos relativos en la EUIPO?”

Estamos bastante sorprendidos por la consternación causada por las decisiones del GC BASMATI y APE TEES que establecen que en las oposiciones se pueden invocar derechos anteriores del Reino Unido, a pesar de que los derechos del Reino Unido ya no son derechos válidos en los que basar una oposición de la UE.

En el Reino Unido estamos acostumbrados al principio fundamental de que sólo hay una fecha relevante para la evaluación de cualquier decisión judicial. Los abogados del Reino Unido han tenido que acostumbrarse al principio desarrollado en la jurisprudencia de la UE de que, para las disputas sobre motivos relativos de MUE, existen en efecto dos fechas relevantes: la primera es la fecha de presentación de la solicitud objetada y la segunda la fecha de la decisión del la EUIPO, ya sea la decisión de oposición/cancelación o una decisión posterior de la Sala de Recurso (BOA).

El fundamento de esta situación se expuso en METRO [T‑191/04, 2006], donde el TPI sostuvo que la BOA debe considerar los hechos tal como estaban en el momento de su decisión porque el factor primordial es proteger la función esencial de la marca y “si no existe un período durante el cual ambas marcas coexisten, no puede surgir ningún conflicto”. En METRO, el derecho anterior expiró antes de la decisión de la BOA sobre la oposición y se consideró que no había motivo válido para denegarla en el momento de la decisión de la BOA.

Ese principio ha sido puesto en duda en el contexto del Brexit, como de hecho señaló el CG en la decisión Basmati (párrafo 17) y en la decisión APE TEES (párrafo 28). En esta última decisión, el TG confirmó nuestra opinión de que la fecha de presentación de la solicitud es decisiva a los efectos de identificar el derecho sustantivo aplicable en disputas sobre motivos relativos. Si esa fecha es decisiva para definir el derecho material, no tiene sentido que no sea también la única fecha en la que se aprecian los hechos relevantes. Además, la fecha de presentación (o prioridad) de la solicitud es la fecha relevante para evaluar las disposiciones de uso de la marca anterior, cuando corresponda. Esto redunda en interés de la seguridad jurídica.

Si analizamos el caso BASMATI, supongamos que los derechos anteriores del oponente (Indo) en el Reino Unido están probados. No permitir que Indo impida el registro de la MUE posterior sobre la base de sus derechos de derecho consuetudinario del Reino Unido, tal como existían en la fecha pertinente, es injusto. El derecho de Indo a impedir el registro de la marca posterior es absoluto, según el Reglamento. Ante la objeción de Indo, el solicitante, el Sr. Chakari, no tenía derecho a poseer un registro de MUE de su marca, ni tampoco a solicitarlo.

El señor Chakari puede convertir la solicitud fallida de MUE en derechos nacionales en otros territorios de la UE y ese es el orden correcto de las cosas. El efecto de ese proceso es diferente de la alternativa propuesta, a saber, la aceptación de la solicitud de registro como MUE, porque los derechos resultantes son diferentes (aunque con efectos similares). El hecho de que la posición de derechos entre las partes de este procedimiento no pueda cambiarse efectivamente, ya sea que se permita la MUE o se obtengan registros nacionales (porque Indo todavía tiene los derechos del Reino Unido y Chakari tiene los derechos de la UE) no significa que la aceptación de la MUE legalmente correcta.

En cualquier caso, el resultado de una decisión que desestima la solicitud no es puramente teórico. Indo tiene un interés continuo en el asunto porque los derechos estaban en conflicto y no hay acuerdo.

Si Indo no puede impedir el registro, el Sr. Chakari puede utilizar el registro para reclamar una compensación por el uso de la marca de Indo en el Reino Unido durante el período comprendido entre la publicación de la solicitud en septiembre de 2017 (Art. 11(2) RMUE) y el 1 de enero de 2021. Puede también estará en condiciones de impedir el uso de la marca Indo en la UE, si dicho uso se produjo, o de reclamar una compensación por ese uso, a partir de la misma fecha de 2017, mucho antes de la fecha a partir de la cual, de hecho, tiene derecho a presentar dicha reclamación. , a menos que se realice la conversión. Como se señala en el blog anterior, con respecto al Reino Unido, los derechos anteriores de Indo pueden protegerlo de tales reclamos, pero la situación sería diferente para cualquier uso en la UE que pueda haber ocurrido. Si bien la conversión de la solicitud de MUE es posible, corresponde al Sr. Chakari solicitarla en un plazo limitado. Al señor Chakari no se le debería dar “entrada libre” a su protección de la UE.

No hay injusticia en esta posición: el señor Chakari estaría en esta posición si los derechos del Reino Unido siguieran siendo válidos. La fecha de presentación de una MUE es una parte clave de su sustancia y existencia. Cuando la fecha de solicitud es la fecha correcta para la evaluación de la disputa, no es correcto permitir que la solicitud continúe con el registro cuando existía un derecho anterior válido en la fecha de presentación, simplemente porque no hay conflicto entre las mismas marcas en un fecha posterior. Chakari puede terminar con derechos “equivalentes” en virtud de una conversión, o con un nuevo registro de MUE resultante de una nueva solicitud de MUE presentada después de que los derechos Indo dejaron de ser válidos en la UE.

Cuando se trata del TG/CJ, que son puras funciones de apelación, no puede haber duda de que si los derechos eran válidos en el momento de la decisión de la BOA (Basmati), una apelación ante el TG no pierde su propósito. Esos derechos existieron en el pasado y su titular debería tener derecho a hacerlos valer durante el período en que existieron.

La decisión de APE TEES potencialmente llevará el asunto más lejos. Los derechos pertinentes allí quedaron “inválidos” antes la decisión de la BOA y, sin embargo, el GC ha sostenido que la BOA se equivocó al decidir que el oponente ya no podía invocar sus derechos en el Reino Unido (dado que el período de transición del Brexit había expirado en el momento de esa decisión de la BOA), acordando que la fecha pertinente es la fecha de presentación de la solicitud opuesta.

La decisión SHOPPI abordará la situación de las acciones de nulidad (donde el TG decidió que para las decisiones de nulidad, los hechos en la fecha de la última decisión de la EUIPO son relevantes). Las decisiones sugieren una posible distinción entre las fechas relevantes para la oposición y las evaluaciones de nulidad. Esto sería decepcionante. En nuestra opinión, no hay diferencia entre oposiciones y acciones de nulidad por motivos relativos: la fecha relevante para ambas debe ser la fecha de presentación de la solicitud/registro.

Es de esperar que las próximas decisiones del TJ brinden certeza para todas las situaciones en las que el estatus del derecho anterior cambie durante el procedimiento. Sería triste que las orientaciones se refirieran únicamente a la situación del Brexit, cuando éste es claramente un principio fundamental que debe abordarse.

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