Citación de Caso: MANU/DE/4605/2023
Jurisdicción: Tribunal Superior de Delhi
Fecha de Decisión: 17 de julio de 2023
Honorable juez: Jyoti Singh, J.

Actos/Reglas/Órdenes:

Código de Procedimiento Civil, 1908 (CPC) – Orden XXXIX Regla 1; Código de Procedimiento Civil, 1908 (CPC) – Orden XXXIX Regla 2; Ley de Marcas, 1999 – Artículo 27, Ley de Marcas, 1999 – Artículo 27(2), Ley de Marcas, 1999 – Artículo 28, Ley de Marcas, 1999 – Artículo 28 (1), Ley de Marcas, 1999 – Artículo 28 (1), Ley de Marcas de 1999 – Artículo 28(3), Ley de Marcas de 1999 – Artículo 29, Ley de Marcas de 1999 – Artículo 30 (2), Ley de Marcas de 1999 – Artículo 30(2), Ley de Marcas Ley de Marcas, 1999 – Artículo 31, Ley de Marcas, 1999 – Artículo 34, Ley de Marcas, 1999 – Artículo 7; Reglamento de Marcas, 2002 – Regla 22

Tema(s) presentado(s):

El tribunal abordó las siguientes cuestiones legales en su decisión:

• ¿El uso por parte del demandado de las marcas CARLTON y sus variantes para productos de la clase 18 constituye una infracción de las marcas registradas y notoriamente conocidas del demandante?
• ¿Es válida la reclamación del demandado sobre supuesta infracción dada la adopción y el registro previos de las marcas comerciales del demandante?
• ¿Está fundamentada la afirmación del demandado sobre el desbordamiento y la reputación transfronteriza?
• ¿La demora, las negligencias y la aquiescencia del demandante impiden su reclamo de infracción?

Estado de Derecho:

Los principios y normas legales pertinentes aplicados en el caso incluyen:

• Ley de Marcas Comerciales de 1999 – Artículo 27: Se ocupa de la infracción de marcas registradas.
• Ley de Marcas de 1999 – Artículo 28: Establece los derechos conferidos por el registro.
• Ley de Marcas de 1999 – Artículo 29: Analiza las consecuencias de la infracción.
• Ley de Marcas Comerciales de 1999 – Artículo 34: Cubre los derechos de acción por usurpación que surjan del uso de marcas comerciales.
• Principios de usurpación del derecho consuetudinario: protege las marcas no registradas y previene la tergiversación en el comercio.
• Principio de uso previo: Determina el primer usuario y adoptante de una marca.
• Código de Procedimiento Civil, 1908 (CPC) – Orden XXXIX Regla 1 y Regla 2: Se refiere a medidas cautelares temporales.

Antecedentes Procesales:

El caso se refiere a dos solicitudes presentadas de medidas cautelares. Carlton Shoes Ltd. y Carlton Overseas Pvt. Ltd. Ltd. (en adelante “Carlton”) presentó CS(COMM) 730/2019, solicitando una medida cautelar permanente contra VIP Industries Ltd. (en adelante “VIP”) por infringir sus marcas registradas y participar en estafa. VIP presentó una demanda cruzada CS(COMM) 52/2020, solicitando una orden judicial contra el uso por parte de Carlton de las marcas comerciales “CARLTON LONDON” y marcas formativas para productos de la clase 18. Las solicitudes se escucharon juntas debido a cuestiones comunes de hecho y de derecho.

Hechos:

Carlton, un renombrado fabricante de calzado y accesorios de moda, cuenta con una dilatada historia con las marcas comerciales “CARLTON LONDON” y “CARLTON”, habiéndolas adoptado en 1992 y 1993 respectivamente. El compromiso de la empresa de salvaguardar su propiedad intelectual llevó al registro de la marca denominativa “CARLTON” con el número de solicitud 627450 en la India el 06.05.1994 de mayo de 18 para productos de la clase 28.09.1998, que abarcan cuero, baúles, bolsos y más. Simultáneamente se adoptó el signo distintivo “CARLTON LONDON”. A nivel internacional, el primer registro de “CARLTON LONDON” se produjo el 00002178254 con el número UK25, asegurando productos de la clase 1968, incluido el calzado, en el Reino Unido. VIP Industries, una figura líder en equipaje y bolsas de viaje, tiene una historia que se remonta a su constitución en 1980. Inicialmente adoptó la marca "DIPLOMAT CARLTON" en 1986 y más tarde "CARLTON" en 23.12.1986, el predecesor en el título de VIP allanó el camino. para el uso de la marca. Al solicitar registros en el Reino Unido el 25 (clase 19.05.1988) y el 18 (clase 50), el predecesor de VIP estableció su presencia. La expansión de VIP a más de 1994 países en 26.07.1995 impulsó la solicitud de registro de la marca "CARLTON" en la India el 18 de julio de 2004, válida en la clase 21.04.2006. Adquisiciones y cesiones posteriores, en particular de Carlton International PLC en 18, solidificaron los derechos de VIP. El 1445045 de abril de 25.05.2004, la marca VIP "CARLTON" se registró oficialmente en la clase 18 en la India mediante la solicitud n.º 18, marcando su uso desde el XNUMX de mayo de XNUMX. Es importante señalar que la marca “CARLTON” de Carlton está registrada en la clase XNUMX, que abarca artículos de cuero y similares, mientras que la marca “CARLTON” de VIP está registrada de manera similar en la clase XNUMX, que abarca bolsas de viaje, maletas, bolsos para portátiles y más.

Argumentos en nombre del demandante:

• Carlton sostiene que el uso por parte de VIP de marcas idénticas/similares para productos de la clase 18 constituye una infracción y una falsificación, lo que provoca tergiversación y confusión.
• Carlton reclama derechos legales en virtud del artículo 28 de la Ley de Marcas Comerciales de 1999 y protección en virtud del artículo 29.
• Carlton afirma que las afirmaciones de VIP sobre la adopción y el uso previo de la marca “CARLTON” son erróneas y no están fundamentadas por pruebas.
• Carlton sostiene que la demora de VIP en hacer valer sus derechos, junto con la reputación transfronteriza de Carlton, resalta el mérito de su reclamo.
• Carlton afirma la existencia de derechos de derecho consuetudinario mediante el uso extensivo de las marcas y su reputación.

Argumentos a favor del demandado:

• VIP niega haber cometido infracción y afirma que ha utilizado continuamente la marca “CARLTON” desde la década de 1980.
• VIP reclama la propiedad de derechos de derecho consuetudinario y reputación transfronteriza debido a importantes ventas, publicidad y buena voluntad.
• VIP sostiene que el uso de la marca por parte de Carlton es fraudulento, basándose en el artículo 34 de la Ley de Marcas Comerciales de 1999, y afirma que la demora de Carlton en solicitar medidas cautelares constituye aquiescencia.
• VIP afirma que su adopción de la marca es anterior al uso de Carlton y que Carlton ha adoptado la marca de manera deshonesta.
• VIP afirma que ambas partes pueden coexistir en el mercado ya que operan con bienes diferentes y no hay riesgo de confusión.

Análisis y Decisión del Tribunal:

El tribunal consideró en primer lugar los principios legales que rigen la infracción y la usurpación de marcas. Destacó la importancia de la percepción del consumidor, el riesgo de confusión y la existencia simultánea de marcas registradas y no registradas.

En cuanto a la cuestión de la infracción, el tribunal analizó las similitudes entre las marcas y los productos en cuestión. Sostuvo que si bien ambas partes utilizaron la marca “CARLTON”, el uso de Carlton fue precedido por la marca VIP. Sin embargo, VIP no logró establecer su uso anterior antes del registro de la marca por parte de Carlton. El caso de VIP se basó en un acuerdo de cesión en 2004, pero no pudo demostrar el uso por parte de su predecesor antes de eso.

El tribunal consideró la reclamación de VIP sobre reputación transfronteriza y efecto desbordamiento. Consideró que la reputación de VIP se refería principalmente a los productos de la clase 18, mientras que la reputación de Carlton se refería al calzado y los accesorios. El efecto de desbordamiento, como sostiene VIP, no quedó establecido ya que no había pruebas de que los productos de VIP se vendieran en el mercado del calzado.

Con respecto a la cuestión de la demora, el tribunal señaló que la adopción de la marca por parte de Carlton en 1992 fue seguida por un uso continuo, ventas sustanciales y publicidad. Por lo tanto, la demora de Carlton en solicitar medidas cautelares no equivalía a aquiescencia.

El tribunal abordó la cuestión de los laches y sostuvo que VIP conocía la marca de Carlton y, sin embargo, no hizo valer sus derechos durante más de dos décadas. Por lo tanto, los laches podrían atribuirse a VIP, y la demora no fue un impedimento para el reclamo de Carlton.

El tribunal concluyó que Carlton había establecido un caso prima facie de infracción. Sin embargo, a falta de material sobre la conveniencia y la pérdida irreparable, el tribunal aplazó la concesión de las medidas cautelares. Ordenó a Carlton que presentara pruebas adicionales en un plazo de seis semanas.

Los puntos y principios clave discutidos:

Reputación y buena voluntad transfronterizas: Para tener éxito en un reclamo por usurpación de moneda, es crucial demostrar buena voluntad y reputación dentro de la jurisdicción específica (por ejemplo, India). La reputación global por sí sola es insuficiente; Se requiere evidencia de reputación local.

Presencia del mercado: Para que una demanda por usurpación tenga éxito es necesario establecer una fuerte presencia en el mercado en la jurisdicción del demandado. Esto se demuestra al demostrar una considerable difusión de reputación y conocimiento en esa jurisdicción a través de anuncios y promociones.

Conciencia y confusión del cliente: El demandante debe demostrar que los clientes en la jurisdicción del demandado conocen su marca y es probable que se sientan confundidos por una marca similar del demandado. La mera intención de ingresar al mercado es insuficiente sin una conciencia y confusión reales entre los clientes.

Primero en el Principio del Mercado: El principio de “primero en el mercado” debe aplicarse dentro de la jurisdicción específica, priorizando a quien introdujo la marca allí. Al considerar el principio de “primero en el mercado” y su aplicación dentro de una jurisdicción específica, es importante reconocer el panorama cambiante del derecho de marcas, particularmente en los casos en que están en juego implicaciones globales.

En el caso de los Milmet Oftho Industries & Ors. contra Allergan Inc.[ 1 ]., el fallo del tribunal enfatizó la necesidad de una evaluación exhaustiva de la propiedad de las marcas, especialmente en el sector farmacéutico. El tribunal reconoció que el daño potencial resultante de una similitud engañosa en la industria farmacéutica puede exceder las consecuencias en casos que involucran productos de consumo comunes. El razonamiento del tribunal implica que el uso idéntico de una marca asociada con una droga a nivel mundial podría conducir a resultados adversos si se permite dentro de una jurisdicción específica.

Esta perspectiva introduce la idea del principio de “primero en el mercado mundial”, que se extiende más allá de las meras fronteras territoriales. Mientras que el principio tradicional de “primero en el mercado” da prioridad a la entidad que introdujo la marca dentro de una jurisdicción específica, el principio de “primero en el mercado mundial” tiene en cuenta el impacto global de un producto y el daño potencial causado por una similitud engañosa.

Por lo tanto, en el contexto de la determinación de la propiedad de una marca, es crucial lograr un equilibrio entre el principio de territorialidad y la doctrina de universalidad. Si bien la territorialidad sigue siendo un principio fundamental, el caso de Milmet Oftho Industries & Ors. Allergan Inc. destaca la necesidad de adaptar el principio de “primero en el mercado” a las circunstancias únicas de cada caso, especialmente cuando están involucradas implicaciones globales. La prueba definitiva para establecer “el primero en el mercado” debería considerar no sólo la parte que introdujo la marca dentro de una jurisdicción sino también las posibles consecuencias globales de una similitud engañosa.

Requisito de evidencia: Se necesitan pruebas sustanciales para respaldar las afirmaciones de reputación, uso anterior y presencia en el mercado. Los meros materiales o artículos promocionales podrían no ser suficientes si no establecen la existencia de la marca dentro de la jurisdicción.

Probabilidad de confusión: Hacerse pasar implica confusión y engaño. La marca del demandado que causa confusión entre los consumidores resalta la importancia de la reputación y la presencia en el mercado del demandante.

Equilibrio de intereses: El tribunal considera la conveniencia y el daño, con un caso prima facie para una orden judicial demostrado por una de las partes mientras que la otra no demuestra suficiente reputación y presencia en el mercado.

Principio de Territorialidad versus Doctrina de Universalidad: El principio de territorialidad hace hincapié en demostrar la buena voluntad y la reputación locales, en contraste con la doctrina de universalidad que protege al primer usuario global de una marca.

Presencia y Clientes en la Jurisdicción: El demandante debe tener una presencia tangible dentro de la jurisdicción del demandado, incluidos los clientes reales allí, no sólo los clientes extranjeros que lo visitan.

Naturaleza de la evidencia: Diversas formas de evidencia, como artículos, encuestas, descargas de aplicaciones y datos de acceso a sitios web, pueden establecer reputación y buena voluntad.

Intención de ingresar al mercado: La mera intención de ingresar al mercado del demandado no es suficiente; Se requiere reputación real y buena voluntad dentro de la jurisdicción.

Primer uso del demandado: Cuando el demandado es el primer usuario de la marca dentro de la jurisdicción, la acción del demandante puede fracasar si no puede demostrar suficiente reputación y buena voluntad allí.

Probabilidad de confusión frente a confusión real: Aunque se cree que la probabilidad de confusión sirve como prueba válida, la confusión real podría necesitar pruebas durante la decisión final.

Conclusión:

La decisión del tribunal en este caso resalta la importancia del uso previo y el uso continuo en materia de marcas. Enfatiza la necesidad de pruebas sustanciales para fundamentar las afirmaciones de uso anterior, reputación e infracción. Si bien el tribunal reconoció el caso prima facie de Carlton, aplazó la concesión de medidas cautelares debido a la ausencia de determinadas pruebas.

El tribunal buscó específicamente pruebas que demostraran la extensión de la reputación del demandante al mercado indio, particularmente en el contexto de los servicios de carga de vehículos eléctricos. El tribunal reconoció que el demandante había citado varios documentos, incluidos artículos, encuestas y datos relacionados con las ventas, para respaldar su reclamación de reputación. Sin embargo, tras un examen, el tribunal concluyó que estas pruebas no establecían suficientemente los criterios necesarios para una reputación transfronteriza en el segmento de carga de vehículos eléctricos de la India.

La evaluación del tribunal se centró en varios factores clave:

Falta de mención de los servicios de carga de vehículos eléctricos: el tribunal señaló que los artículos y documentos proporcionados por el demandante destacaban principalmente las actividades del demandante en el uso compartido de scooters eléctricos y campos relacionados. Estos documentos no hacían ninguna referencia directa a la participación del demandante en el negocio de carga de vehículos eléctricos en la India. Por tanto, no contribuyeron a la creación de una reputación transfronteriza en el sector de la recarga de vehículos eléctricos.

Alcance de las actividades: El tribunal determinó que las actividades del demandante, como se refleja en las pruebas, se centraban principalmente en pedir taxis y compartir scooters eléctricos. Las pruebas no indicaron una presencia o intención clara de participar en servicios de carga de vehículos eléctricos en la India.

Principio de territorialidad: El tribunal enfatizó la importancia del principio de territorialidad, que requiere que la reputación y la buena voluntad se establezcan dentro de la jurisdicción donde se reclama la supuesta usurpación. Las pruebas del demandante demostraron principalmente su reputación en otras regiones, pero carecían de pruebas sustanciales de su reputación y actividades dentro del mercado indio.

Requisito de clientes y ventas en la India: el tribunal destacó la necesidad de que el demandante muestre clientes, ventas y presencia física reales en el mercado indio. La mera descarga de la aplicación del demandante por parte de usuarios en la India o el acceso al sitio web del demandante no demostró suficientemente la reputación o las actividades del demandante en el sector de carga de vehículos eléctricos.

Intención versus evidencia: El tribunal rechazó el argumento de que la intención del demandante de ingresar al mercado indio sería suficiente para establecer una reputación. En cambio, el tribunal sostuvo que las pruebas reales de reputación y confusión del cliente eran esenciales.

Este análisis subraya la importancia de proporcionar pruebas concretas y territorialmente relevantes cuando se intenta establecer una reputación transfronteriza en casos legales de usurpación.

[ 1 ] MANU / SC / 0512/2004

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• Fuente: https://www.theippress.com/2023/09/23/carlton-shoes-ltd-and-ors-vs-vip-industries-ltd/