Idealmente, es responsabilidad de la Oficina de Patentes verificar que cada solicitante que desee obtener un registro de patente cumpla con las reglas y formalidades procesales exigidas y, en caso de que haya alguna falla, la oficina debe tomar las medidas apropiadas. Sin embargo, un caso reciente plantea interrogantes alarmantes sobre cómo se llevan a cabo estos controles. En un caso en el que el solicitante aparentemente pasó por alto las presentaciones retrasadas, una solicitud de patente fue transferida abruptamente de un funcionario a otro, ignorando un aviso de oposición subsistente. Al analizar los antecedentes del caso en esta publicación invitada, Suriya Balakanthan destaca cómo se produjeron estos errores procesales y resalta el impacto que este caso puede tener en la configuración del procesamiento de patentes. Suriya es analista de patentes de Salem Tamil Nadu. Las opiniones expresadas son las del autor únicamente.

Cuestionamientos procesales evidentes que surgen de un reciente procedimiento de procesamiento de patentes

Por Suriya Balakanthan

El 3/3/202221034803, la Universidad Maharaja Krishnakumarsinhji Bhavnagar (solicitante) de Gujarat presentó una invención titulada “TIAZOLIDIN-17-IL-IMIDAZO-PIRIDINA-06-CARBOXAMIDA COMO AGENTES ANTIMALARICOS” con la solicitud de patente n.° 2022. El informe de examen (FER) fue emitido el 29/08/2022 por el Contralor Adjunto de Patentes y Diseños de la Oficina de Patentes de Calcuta (el primer funcionario) y la respuesta se presentó el 17/11/2022. A partir de entonces, un oposición previa a la concesión fue presentado el 09/01/2023 por el Sr. T. Iyer (primer oponente) de Madurai, Tamil Nadu.

El curioso caso de dos notificaciones de oposición de dos funcionarios

El 30/01/2023, el primer funcionario emitió un aviso de oposición que debería haber sido respondido por el solicitante dentro de los 3 meses según Regla 55 (4) de la Ley de Patentes de la India de 1970. Sorprendentemente, otro controlador adjunto de Patentes y Diseños de la Oficina de Patentes de Mumbai (segundo funcionario) emitió otro aviso de oposición el 24/03/2023 sin indicar el motivo del primer aviso de oposición (fechado el 30 /01/2023) no se puede tomar en acta. Según la práctica de la Oficina de Patentes de la India, los Controladores envían la notificación en forma de correo electrónico junto con una copia física de la notificación. Aquí, el 1^st El funcionario comunicó el escrito de oposición al solicitante y al oponente el 30/01/2023 a través de un correo electrónico únicamente que no fue subido por la Oficina de Patentes de la India, mientras que el 2^nd El funcionario comunicó la notificación a través de un correo electrónico junto con una copia física con membrete de la Oficina de Patentes de la India el 24/03/2023 que se carga en el módulo (ver aquí (pdf) por la petición interlocutoria vía declaración jurada de fecha 10/06/2023 presentada por 1^st Rival mostrando el correo electrónico de fecha 30/01/2023 y aquí (pdf) para el escrito de oposición del 2^nd Oficial).

Con respecto a la cuestión de la transferencia del caso de un oficial a otro, el oficial que resolvió la solicitud (es decir, el segundo oficial) mencionó en su decisión (pdf) eso-

"La transferencia del caso de un Controlador a otro se realiza según lo dispuesto en Sección 73 (4) de la Ley de Patentes por el Contralor de Patentes y el oponente antes del resultado de su oposición previa a la concesión ha adoptado una visión estrecha de la misma. Sin embargo, se tomó nota del argumento del oponente, sin reprogramar la audiencia fijada para el 15/06/2023, el argumento del oponente debía ser discutido en la audiencia. Para este problema se requiere ninguna razón debería haber sido transmitida al solicitante para obtener una respuesta. El oponente tampoco se presentó a la audiencia ni se dio ninguna indicación al Contralor de que no asistiría a la audiencia. La decisión del oponente de no comparecer a la audiencia sin alegar ningún motivo parece ser un intento de retrasar los procedimientos. Según el plan, la audiencia se llevó a cabo según lo programado”.

Sin embargo, el Contralor se equivocó en sus conclusiones anteriores ya que, independientemente de la comparecencia del Oponente en la audiencia, el Contralor debería haber considerado el hecho de que subsisten dos notificaciones de oposición para la misma oposición previa a la concesión. Por lo tanto, en lugar de responsabilizar a la Oponente por la demora, el Contralor debería haber considerado si la respuesta presentada por el Solicitante a la luz de las dos notificaciones subsistentes fue presentada dentro del plazo o no.

Esta conclusión también es crucial ya que el solicitante presentó una respuesta a la notificación del segundo oficial dt. (24/03/2023), En el mismo día de su emisión. Quienes estén familiarizados con el meollo de la tramitación de patentes sabrán que es bastante improbable analizar críticamente la representación, preparar el argumento y presentar la declaración de respuesta el mismo día. Por lo tanto, esto lleva a una pregunta: ¿si el solicitante tiene conocimiento previo del aviso de oposición? Y en caso afirmativo, ¿no debería calcularse el plazo previsto en la Regla 55 a partir de la fecha del primer aviso de oposición?

Presentación retrasada de la presentación escrita

Se programó audiencia para el 15/06/2023 por parte del segundo Oficial sin considerar ni disponer de la petición interlocutoria presentada por el primer Oponente. En la decisión no se explica por qué se desestimó la petición interlocutoria. El Solicitante asistió a la audiencia según lo programado y subió su escrito el 22/07/2023. Sin embargo, según Regla 28 (7) de las Normas de Patentes, las presentaciones escritas y los documentos pertinentes deben presentarse dentro de los 15 días (independientemente del modo de llenado, es decir, en línea o físico) desde la fecha de la Audiencia. Como se indicó anteriormente, la fecha de la audiencia es el 15/06/2023 y la fecha de presentación escrita tal como se subió al portal es el 22/07/2023, es decir, más allá del plazo de 15 días. En lo que respecta al módulo electrónico frente al proceso de tramitación de patentes, la fecha de carga de cualquier documento en el portal de la Oficina de Patentes se considera la fecha de presentación de ese documento. Algunos de los lectores pueden pensar que es posible que la respuesta se haya presentado en una copia impresa que luego podría haber sido cargada por la Oficina de Patentes. Pero ese no es el caso aquí porque si algún documento se presenta físicamente, entonces la IPO indica una fecha y hora en la parte inferior de ese documento como se muestra a continuación:

(Por favor consulte el documento (pdf) que fue archivado físicamente y subido el 28/08/2023). Sin embargo, la presentación escrita del Solicitante no tiene tales marcas que establezcan claramente que el documento fue cargado directamente por él después del plazo de 15 días. Además, el Solicitante ha mencionado la fecha 24/06/2023. en la carta de presentación pero lo mismo es'archivado' on 22/07/2023 es decir, después del plazo de 15 días.

También es muy sorprendente que, por lo general, si los documentos no se presentan dentro del plazo previsto (es decir, en un plazo de 15 días), el módulo/portal electrónico (la Oficina de Patentes) generalmente no acepta el documento en una fecha posterior. Sin embargo, en el presente caso, la Oficina de Patentes ha aceptado la presentación retrasada de este documento sin que el Solicitante haya presentado ninguna solicitud de prórroga. 

Problemas sustanciales con la aplicación

Otra oposición previa a la concesión fue presentado el 10/07/2023 por Omprakash Singh Barkhamba de Meerut, Uttar Pradesh (segundo oponente) alzando la voz con respecto al vínculo entre la Oficina de Patentes de la India, incluido el Contralor General de Patentes, Diseños y Marcas, y el solicitante/inventor con sede en Gujarat, además de otros aspectos técnicos. objeciones incluyendo novedad y actividad inventiva de la invención.

El segundo oponente también mencionó en las páginas No. 9-10 de la reclamación que “dado que el propio demandante ha admitido que el compuesto (Fórmula I) de la solicitud impugnada es un efecto de inspiración/motivación de la Fórmula 2-6, la supuesta invención es obvia y puede ser rechazada únicamente por este motivo”..  

Al recibir la reclamación presentada por el segundo oponente, el segundo funcionario emitió el aviso de oposición el 14/09/2023 y el solicitante presentó la respuesta a la reclamación el 28/09/2023, pero no refutó el argumento anterior del oponente. . El 09/10/2023, el segundo Oficial emitió un aviso de audiencia que fue programado para el 08/11/2023. La presentación escrita fue presentada por el Solicitante el 21/11/2023 explicando la novedad y la actividad inventiva de la invención opuesta de la siguiente manera:

Para el punto de motivación planteado por el segundo oponente, el Contralor (segundo Oficial) mencionó en la orden que el mismo "no aguanta bien." Y sostuvo que al Contralor se le podrían haber aportado pruebas suficientes. Sin embargo, cabe señalar que una vez que el Solicitante ha admitido que: 1) se ha inspirado en el estado de la técnica;

2) el compuesto reivindicado es una fracción combinada de 4-tiazolidinonas basadas en imidazol-piridina y quinolina para actividad antipalúdica.

3) Si el Solicitante no responde lo mismo en su declaración de respuesta y en la presentación escrita, entonces no está claro por qué el Contralor necesita pruebas suficientes para un hecho autoadmitido.

Además, para "diferenciar" la invención, el Solicitante dice [después de citar el documento (columna izquierda como arriba) que la invención se basa ahora en la sustitución de arilo (como se resalta en la columna derecha como arriba) mientras que la presentada como especificación (3^rd párr, Página No. 11, Descripción Detallada de la Invención) dice:

Página No. 9, Fig. 2, Descripción Detallada de la Invención establece:

Ahora bien, cabe señalar que el propio Solicitante dice en los antecedentes que están inspirados porque la fracción imidazol-piridina y la 4-tiazolidinona son buenos miembros para la malaria. La fórmula reivindicada (como la anterior) dice claramente que es una combinación de un resto imidazopiridina y 4-tiazolidinona. Si existe algún concepto inventivo de inserción del resto tiazolidinona en 3^rd posición del anillo imidazol-piridina a través de un conector amida, entonces debe haber algunas deficiencias en otra posición (como 2^nd, 4^th…..). Sin embargo, no se hace tal enseñanza/discusión en la especificación. Aquellos familiarizados con el campo sabrán que la posición de la inserción no importa, sino que lo que importa es la combinación de los restos.

Ahora, permítanme explicar cómo la fórmula reivindicada atrae claramente la novedad y la objeción inventiva. sección 3(d) En vista del Anexo 3 del Oponente II:

El solicitante afirma que la "invención" radica en la combinación de una fracción imidazol-piridina y 4-tiazolidinona para la malaria. Pero la especificación sí. No especificar cómo el “sustituyente arilo” (como se resalta en rojo arriba) puede considerarse una actividad inventiva. 

Tal aclaración es necesaria ya que, excepto la sustitución de arilo, el compuesto es estructuralmente el mismo (esto también ha sido aceptado por el solicitante como se analizó anteriormente) y la incorporación de la sustitución de arilo será obvia para un experto en la técnica. Además, es pertinente señalar que esta aclaración sobre la sustitución de arilo se hizo en la declaración escrita y no en la respuesta al FER.

Por lo tanto, parece que el solicitante está siendo atrapado ahora y está tratando de obtener esta patente indicando esta mera diferencia (sustitución de arilo) y la Oficina de Patentes de la India "consideró" el punto del solicitante y luego lo que le diremos a otros solicitantes/inventores.

Conclusión

De la imagen de arriba, surgió una pregunta en mi mente: desde el punto de vista procesal, si la Oficina de Patentes de la India pasa por alto el plazo hoy, cualquiera que no cumpla con el plazo vendrá mañana y solicitará la concesión indicando este caso como ejemplo, lo que afectará a todo el sistema de patentes. en nuestro país. Además, si hoy la Oficina de Patentes de la India permite este tipo de invención, mañana cualquiera podrá solicitar una patente utilizando este tipo de sustitución, citando este caso como precedente. Entonces ¿cuál es el valor de Sección 2(1)(j) frente a la interpretación de la Sección 3(d) [siempre ecologista] en nuestro país? Por un lado, todo el mundo sabe que la India es quizás la jurisdicción más estricta para obtener una patente compuesta [debido a la Sección 3(d)] y, por otro lado, este tipo de caso compuesto ha sido concedido por la misma Oficina a la solicitante ahora, lo que genera una seria duda sobre la reputación del país.

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• Fuente: https://spicyip.com/2024/01/glaring-procedural-problems-arising-out-of-a-recent-patent-prosecution-proceeding.html