Érase una vez, no hace mucho tiempo, de hecho, era raro que la Oficina de Patentes de Australia emitiera una resolución formal publicada sobre la elegibilidad de patentes de las reivindicaciones presentadas para su examen. Por cierto, ex parte las decisiones (es decir, aquellas que involucran sólo al solicitante ya la Oficina) fueron generalmente minoritarias, y la mayoría de ellas relacionadas con extensiones farmacéuticas del plazo de la patente, permisibilidad de enmiendas y extensiones de tiempo para cumplir con varios plazos. Históricamente, la gran mayoría de las decisiones se han relacionado con entre partes procedimientos, tales como oposiciones de patentes. Sin embargo, eso ya no es cierto. Tras un pico en 2015, entre partes las decisiones han ido cayendo, mientras ex parte las decisiones han ido en general en aumento desde 2011. En 2021, ex parte decisiones superadas en número entre partes decisiones por primera vez. Y en 2022 más ex parte se han emitido decisiones hasta el momento (es decir, hasta fines de julio) que en cualquier año completo anterior, con entre partes decisiones una vez más rezagadas.
El único motor del crecimiento de ex parte decisiones ha sido la elegibilidad de la patente de acuerdo con la prueba de 'forma de fabricación' bajo la ley de patentes australiana. El número de decisiones de la Oficina de Patentes publicadas relacionadas con la elegibilidad de la materia de las reivindicaciones de patentes aumentó de menos de una por año en la década de 2000-2009 a 19 decisiones en 2021 y 21 decisiones solo en los primeros siete meses de 2022. Desde 2010 ha habido se han publicado 115 decisiones sobre elegibilidad, y las reclamaciones en cuestión se declararon no elegibles en 100 de esos casos. Casi todos ellos están relacionados con invenciones implementadas en ordenador.
El problema aquí no es que algún tema no sea elegible para la protección de patente. Eso siempre ha sido, y siempre será, cierto. Pero el aumento masivo de decisiones publicadas es indicativo de un problema más insidioso. Los solicitantes rara vez solicitan audiencias para apelar los rechazos de un examinador de patentes y, cuando lo hacen, generalmente es porque creen genuinamente que el examinador se equivocó y que el esfuerzo y los gastos adicionales se justifican por las buenas perspectivas de un mejor resultado cuando el asunto es considerado por un oficial de audiencia con experiencia. El aumento sin precedentes de solicitantes que solicitan audiencias sobre elegibilidad de patentes se debe a la falta de claridad y coherencia de la ley. Y el hecho de que esos solicitantes estén perdiendo su tiempo y dinero con tanta frecuencia refleja el hecho de que la Oficina de Patentes ha estado defendiendo una interpretación de la ley que está en desacuerdo con la forma en que la interpretan los solicitantes y los abogados de patentes que asesoran a ellos.
Para ser claros, la Oficina de Patentes por un lado, y los solicitantes y sus abogados por el otro, están buscando exactamente la misma jurisprudencia, y llegando a conclusiones completamente diferentes en cuanto a cómo se aplica esa ley a reclamos particulares. Durante el período durante el cual ha surgido esta situación, ha habido cinco decisiones de la Sala Plena del Tribunal Federal de Australia que deberían haber servido para aclarar la ley, pero que parecen haber tenido el efecto contrario. (Para que conste, esas decisiones son Research Affiliates LLC contra el Comisionado de Patentes [2014] FCA FC 150, Comisionado de Patentes v RPL Central Pty Ltd [2015] FCA FC 177, Encompass Corporation Pty Ltd contra InfoTrack Pty Ltd [2019] FCA FC 161, Comisionado de Patentes contra Rokt Pte Ltd [2020] FCA FC 86y Comisionado de Patentes contra Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd [2021] FCA FC 202.)
La Aristócrata la decisión es actualmente ante el Tribunal Superior, donde se escuchó los días 9 y 10 de junio de 2022 (transcripciones en Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd contra el Comisionado de Patentes [2022] HCATrans 103 y [2022] HCATrans 104). Si bien es de esperar que el Tribunal Superior brinde la claridad que ha faltado en las decisiones del Tribunal Federal, no soy tan optimista. Mirando lo que ha estado sucediendo en la Oficina de Patentes en los últimos años, me temo que, independientemente de lo que tenga que decir el Tribunal Superior sobre las reivindicaciones específicas en cuestión en Aristócrata estará igualmente abierta a diferentes interpretaciones cuando se aplique a diferentes reclamaciones en otros casos.
entre partes vs Ex parte Números de decisión
El siguiente gráfico resume el número de decisiones publicadas por la Oficina de Patentes de Australia cada año entre 2000 y 2022 (hasta la fecha). Estos se dividen en tres clases de decisiones: entre partes decisiones (principalmente oposiciones de patentes sustantivas); ex parte decisiones; y decisiones relacionadas con la práctica efímera de la Oficina de Patentes de gestión de casos divisionales ("Divisional CM").
un pico en entre partes decisiones entre 2014 y 2016 se debe en gran parte a los cambios en los procedimientos de oposición de patentes introducidos por la Elevar el estándar reformas a partir de 2013. Estas reformas incluyeron nuevas regulaciones que rigen las prórrogas de los procedimientos de oposición, lo que resultó en que las nuevas oposiciones se completaran con mayor rapidez y aceleraron la acumulación de procedimientos de oposición en curso.
La práctica de 'gestión de casos divisionales' fue diseñado para limitar la capacidad de los solicitantes de mantener las solicitudes pendientes durante períodos prolongados mediante la presentación de solicitudes divisionales y luego continuar retrasando el enjuiciamiento activo. Era particularmente relevante bajo reglas más antiguas, que permitían que las solicitudes permanecieran pendientes durante más de dos años sin que el solicitante tomara ninguna medida sustantiva. La práctica quedó obsoleta en gran medida debido a la reducción de los plazos introducidos por la Elevar el estándar reformas, y se suspendió, salvo casos excepcionales, en 2013.
El aumento en ex parte decisiones de 2011 en adelante se debe, como ya he señalado, casi en su totalidad a que los solicitantes solicitaron ser escuchados en relación con las objeciones de examen por motivos de inelegibilidad de la materia, es decir, falta de 'forma de fabricación'.
El auge y auge de las decisiones de elegibilidad de patentes
A lo largo de la década de 2000, la Oficina de Patentes emitió solo cuatro decisiones de elegibilidad de patentes. Estos incluyeron el 2004 Esteban John Grant decisión que finalmente fue apelada ante un Pleno del Tribunal Federal de Australia. La sentencia del Tribunal Pleno en Grant v Comisionado de Patentes [2006] FCA FC 120 confirmó la posición establecida de que las ideas abstractas, incluidos los negocios y los esquemas legales, no constituyen materia patentable, y que se requiere '[un] efecto físico en el sentido de un efecto o fenómeno concreto o manifestación o transformación'.
Por un tiempo, el Grant La decisión parecía haber resuelto la ley de elegibilidad de patentes. Durante el resto de la década sólo hubo otra decisión relativa a la materia patentable, y eso fue en relación con una solicitud de un solicitante que se representa a sí mismo afirmando el descubrimiento de la radiación por antimateria que 'es un componente intrínseco del polvo de la creación de Dios, el éter y la fuerza vinculante del universo que se manifiesta en la forma de un campo electrosubtrónico de voltaje infinitamente alto...'. Esta solicitud era evidentemente deficiente en numerosos aspectos, aunque encontrar la falta de materia patentable en el intento de reclamar cualquier aplicación de 'una nueva teoría o ley de la ciencia' era presumiblemente la forma más fácil y amable de deshacerse del asunto. .
Pero los abogados de patentes que trabajaban en el área de las invenciones implementadas en computadora se dieron cuenta en 2009 de que algo podría haber cambiado 'detrás de escena' en la Oficina de Patentes. Las afirmaciones que anteriormente habríamos esperado que se consideraran elegibles fueron rechazadas cada vez más por no ser por una 'forma de fabricación'. De vuelta en 2017 Publiqué un análisis estadístico que sugiere que puede haber ocurrido un cambio en la práctica del examen en noviembre de 2008. Sin embargo, dado que las decisiones formales solo se emiten cuando un solicitante solicita expresamente una audiencia luego de repetidos intentos de superar las objeciones en el examen, estos rechazos tempranos no comenzaron a manifestarse como decisiones publicadas hasta 2010.
La ola de decisiones comenzó de manera bastante inocua con Caminos de la invención Pty Ltd [2010] AP 10. Este caso se relacionaba con un plan comercial para comercializar invenciones en paralelo con el progreso de la protección internacional de patentes, que tradicionalmente se habría considerado como claramente no patentable, de no haber sido por el uso de una computadora para registrar y monitorear los pasos del método reivindicado. Sin embargo, a fines de año, la Oficina de Patentes también había emitido decisiones en Lotería de Iowa [2010] AP 25 y Afiliados de investigación, LLC [2010] AP 31. Afiliados de investigación condujo, en noviembre de 2014, a la primera de una serie reciente de decisiones de apelación del Pleno del Tribunal Federal.
Como se ilustra en el gráfico a continuación, la decisión de la Corte Plena en Afiliados de investigación, y su posterior decisión de diciembre de 2015 en Centro RPL, no ayudó a aclarar la ley. Por el contrario, estas decisiones precedieron a una verdadera explosión en las decisiones de elegibilidad de patentes por parte de la Oficina de Patentes, en las que los solicitantes fracasaron abrumadoramente. Y una segunda ola de decisiones de la Oficina de Patentes ha seguido a la Abarcar, Rokt y Aristócrata Sentencias del Pleno emitidas entre 2019 y 2021.
¿Se pueden reconciliar las decisiones de elegibilidad recientes?
A medida que ha pasado el tiempo, los tipos de invenciones implementadas en computadora que han resultado no elegibles se han vuelto cada vez más sofisticados. Casos "tempranos", como Vías de invención y Afiliados de investigación, involucraba reclamos dirigidos a esquemas de negocios que de otro modo no serían elegibles en los cuales el hardware y software de computadora de uso general ordinario se usaba simplemente para registrar y recuperar información utilizada en el método reclamado. Sin embargo, los casos más recientes involucran usos mucho más sofisticados de tecnología de hardware y software de computadora, lo que da como resultado resultados que pueden parecer difíciles de reconciliar entre sí.
Por ejemplo, Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth [2021] AP 43 (CSIRO) se refería a una solicitud de invención que emplea tecnología conocida de contrato inteligente y cadena de bloques de una manera novedosa para controlar el cumplimiento de un proceso de fabricación en el que participan varias partes, sin revelar la definición general del proceso a todas las partes. En este caso, el Consejero Auditor encontró que transformar una definición de proceso en una representación numérica sujeta a encriptación homomórfica hizo que la invención reivindicada fuera elegible para patente. Al llegar a esta conclusión, rechazó el argumento del examinador de que la invención simplemente aplicó técnicas bien conocidas de creación de representaciones numéricas y cifrado homomórfico, y afirmó que el examinador había "adoptado un enfoque erróneo al diseccionar las reivindicaciones en su [sic] características individuales y luego evaluar si cada una de estas características es bien conocida en la técnica' (en [35]-[36]).
Por otro lado, se llegó a una conclusión diferente en Soluciones globales de Accenture limitadas [2022] AP 49. En ese caso, la invención comprendía un método que empleaba múltiples pasos criptográficos en combinación con tecnología de registro distribuido (es decir, cadena de bloques) para facilitar una transacción segura para transferir un activo entre partes que no son de confianza. Al igual que en CSIRO, se conocía una variedad de algoritmos criptográficos adecuados y tecnologías de registros distribuidos, y el ingenio residía en combinarlos en un método novedoso para lograr el resultado requerido. Aquí, el Consejero Auditor concluyó que "la invención reivindicada no puede caracterizarse como una innovación tecnológica patentable", sino "como una innovación comercial no patentable en el ámbito del comercio electrónico" que, en esencia, "podría describirse como un plan comercial" (en [75]).
Habiendo estudiado ambas decisiones, no puedo reconciliarlas. No hay nada que se diga, a favor o en contra de la elegibilidad de la patente, en ninguna decisión que no pueda aplicarse a la otra, si una tuviera la intención de hacerlo. Puede observarse que CSIRO es la principal organización de investigación nacional de Australia, mientras que Accenture es una consultoría de negocios global. También se puede observar que la invención de CSIRO se relaciona con la gestión de un proceso de fabricación mientras se preserva la seguridad de la información confidencial, mientras que la invención de Accenture se relaciona con la gestión de una transacción en línea mientras se protege a las partes de la transacción contra el fraude. Pero ninguna de estas observaciones debería ser relevante para el resultado en cualquier caso. La elegibilidad de la patente no depende de la identidad del solicitante. Y aunque la gestión de procesos y la seguridad de las transacciones podrían caracterizarse como problemas "comerciales" o "técnicos", la pregunta no es qué tipo de problema se está resolviendo, sino si la solución cumple con el requisito legal de ser una "forma de fabricación". '.
Lo mismo podría decirse de otras decisiones recientes de la Oficina de Patentes que son igualmente difíciles de reconciliar. Esta es una situación muy insatisfactoria.
¿El Aristócrata ¿Ayuda con la decisión del Tribunal Superior?
El número sin precedentes de decisiones de la Oficina de Patentes sobre la elegibilidad de patentes que se han emitido en los últimos años debe considerarse como una señal de que el sistema no está funcionando como debería. Si la ley fuera clara y la orientación brindada a los examinadores estuviera claramente articulada y se aplicara de manera consistente, los solicitantes sabrían cuál es su posición y los resultados del examen serían predecibles y rara vez cuestionados. Claramente, ese no es el caso en la actualidad. En cambio, los solicitantes, los abogados que los asesoran, los examinadores de patentes y los funcionarios de audiencias de la Oficina de Patentes analizan las mismas reivindicaciones y la misma jurisprudencia, y llegan a conclusiones diametralmente opuestas sobre la elegibilidad de la patente. Las decisiones publicadas rara vez favorecen a los solicitantes, e incluso cuando lo hacen, a menudo es difícil identificar principios rectores consistentes que distingan los pocos resultados positivos de los muchos casos fallidos.
Parte de la responsabilidad por el estado actual de las cosas recae directamente en la Oficina de Patentes de Australia que, desde alrededor de 2008/2009, ha cambiado, para bien o para mal, el límite que divide los reclamos elegibles de los no elegibles a las invenciones implementadas en computadora. La Oficina tal vez se sienta reivindicada por los resultados en el puñado de casos que han procedido en apelación ante el Tribunal Federal, pero debería estar preocupada de que las decisiones de apelación no hayan logrado mejorar la situación. Con cinco casos subiendo a un Pleno de la Corte dentro de una década, incluido un panel ampliado de cinco jueces en el Abarcar caso – no sería descabellado esperar que se hubiera aportado mayor claridad a la ley. Esto, manifiestamente, no ha sucedido, con el número de objeciones de examen en disputa que continúan aumentando. En sus presentaciones ante el Tribunal Superior, Aristocrat ha argumentado que, en su reciente serie de decisiones, la Corte Plena ha empeorado las cosas al superponer la forma de fabricación con la novedad y la actividad inventiva, creando una calificación anómala sobre los principios que rigen la patentabilidad, glosando injustificadamente el lenguaje legal y trabando con artificios restringe la elegibilidad de las patentes de las invenciones implementadas en computadora. Me inclino a estar de acuerdo con este análisis.
Muchas personas esperan que la decisión pendiente del Tribunal Superior en el Aristócrata caso resolverá la incertidumbre sobre la elegibilidad de las patentes de las invenciones implementadas en computadora, pero soy escéptico. Se ha presentado al Tribunal Superior el caso específico de una máquina de juego electrónica (EGM) que se ha reclamado como una combinación de hardware conocido con una programación novedosa que implementa una nueva forma de 'juego de funciones'. Si bien la Corte sin duda se esforzará por contextualizar este caso dentro de algunos principios más generales de elegibilidad de patentes, no se puede esperar que proporcione una regla clara que aclare repentinamente la elegibilidad de todos los tipos de invenciones implementadas en computadora. Está bien establecido que la 'forma de fabricación' debe tratarse como un concepto para el desarrollo caso por caso de acuerdo con una metodología de derecho consuetudinario. No se puede reemplazar con una prueba inflexible o una fórmula verbal, y el Tribunal Superior ciertamente se negará a hacerlo.
Mi temor, por lo tanto, es que la decisión del Tribunal Superior en Aristócrata –sea cual sea el resultado– estará tan abierto a diferentes interpretaciones y aplicaciones a otros tipos de invenciones como la reciente serie de decisiones del Tribunal Federal en Pleno. Peor aún, el Tribunal puede emitir múltiples opiniones concurrentes de las cuales las partes en disputas sobre la elegibilidad de la patente, incluidos los solicitantes y la Oficina de Patentes, podrán elegir entre diferentes líneas de razonamiento para respaldar sus argumentos. Esto ya está ocurriendo en casos de elegibilidad basados en las múltiples opiniones del Tribunal Superior en D'Arcy contra Myriad Genetics Inc [2015] HCA 35 – en muchas decisiones publicadas, la Oficina de Patentes se basa en declaraciones particulares en la opinión minoritaria de Gageler y Nettle JJ, mientras que los solicitantes generalmente favorecen la opinión de la pluralidad que comprende a French CJ y Kiefel, Bell y Keane JJ. Incluso si todos podemos estar de acuerdo sobre qué es la ley, o al menos sobre dónde encontrarla, no necesariamente estaremos de acuerdo sobre cómo debe aplicarse a los nuevos escenarios de hechos.
Conclusión: ¿Cuál es la política detrás de la elegibilidad de patentes?
Una cuestión que no se ha abordado claramente en ninguna de las decisiones de la Oficina de Patentes o del Tribunal Federal que determine que varias invenciones implementadas en computadora no son patentables es la siguiente: ¿cuál es la base política para excluir estas invenciones de la protección de patentes? Si creemos que el sistema de patentes tiene un propósito útil para fomentar la innovación y proteger las inversiones en nuevas tecnologías en la mayoría de los campos de actividad, entonces, ¿qué tienen ciertos campos dentro del sector de TI, como el procesamiento seguro de transacciones digitales, que los hace excepcionales? Dado que las empresas claramente están invirtiendo en investigación, desarrollo y comercialización de estas tecnologías, ¿qué hace que estas empresas merezcan menos protección a través del sistema de patentes que las que operan en otras áreas?
Al observar específicamente la elegibilidad de la patente del EGM reclamado por Aristocrat, me temo que es poco probable que el Tribunal Superior aborde estas cuestiones de política más amplias, dejando a los solicitantes, y a la Oficina de Patentes, sin saber los principios generales que se aplicarán para distinguir entre invenciones implementadas en ordenador patentables y no patentables.
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