A menudo, la discusión sobre SEP y FRAND queda amortiguada debido a los tecnicismos que la rodean y la jerga que la acompaña, y sólo en raras ocasiones uno se encuentra con un trabajo que sea capaz de explicar el meollo de la cuestión de SEP y FRAND de una manera sencilla. Recientemente nos encontramos con uno de esos breves artículos sobre "Litigios y cuestiones de la SEP al determinar la licencia FRAND”publicado en la edición de septiembre de 2023 del Journal of Intellectual Property Rights (ver esta página) y extendió una invitación como invitado a sus autores para discutir sus argumentos clave. Con estos antecedentes, nos complace presentarles una publicación invitada del Dr. Victor Vaibhav Tandon y el Dr. Ashwini Siwal. Dr. Tandón es un académico convertido en abogado en Saikrishna & Associates. El Dr. Siwal es profesor de la Universidad de Delhi. Las opiniones expresadas aquí son únicamente las de los autores.

SEP y FRAND: nombres inapropiados y enfermedades

Dr. Victor Vaibhav Tandon y Dr. Ashwini Siwal

En la edición de septiembre de 2023 de JIPR, escribimos sobre “Litigios y cuestiones de la SEP al determinar la licencia FRAND” (accesible en https://or.niscpr.res.in/index.php/JIPR/article/view/4196/1922). Destacamos los siguientes problemas: (i) tasas de sobredeclaración y supra-FRAND por parte de los titulares de SEP, (ii) retención de patentes por parte de los implementadores, (iii) dificultades para establecer tasas FRAND globales por parte de los tribunales nacionales, (iv) desequilibrios informativos entre partes negociadoras, y (v) falta de conocimiento sobre los matices de SEP/FRAND. Las cuestiones, como señalamos allí, no son en modo alguno exhaustivas ni tienen respuestas fáciles.

Este breve artículo intenta complementar lo anterior. Esperamos que proporcione más contexto para los entusiastas de la propiedad intelectual, especialmente los más jóvenes, y para aquellos interesados ​​en el mundo lleno de siglas de los SEP.

Una jurisprudencia diferente

La determinación de los términos de licencia FRAND (justos, razonables y no discriminatorios) para una cartera de patentes esenciales estándar (SEP) reclamada es el núcleo de las disputas que involucran a las SEP. Un usuario/implementador de SEP que esté dispuesto a obtener una licencia FRAND, incluso cuando los términos de la misma sean determinados por el tribunal o los árbitros, puede evitar una orden judicial. De hecho, una orden judicial podría no ser el objetivo final del titular de la SEP, más aún cuando dicho titular es una entidad no practicante (NPE) y está interesada en obtener ingresos por licencias. Esto distingue los litigios de SEP de otros litigios sobre patentes en los que el titular de la patente podría estar más interesado en obtener una orden judicial y mantener el monopolio para sí mismo o para los licenciatarios elegidos. En el espacio SEP, el deber FRAND está diseñado para fomentar la competencia y la difusión de la tecnología estandarizada garantizando que las licencias FRAND se otorguen a todos los interesados, una característica que está ausente en otros litigios sobre patentes.

Además, las principales cuestiones involucradas en un litigio de patentes generalmente son: (i) si la patente reclamada es válida y (ii) si la patente reclamada se infringe. Se producirá una orden judicial si ambos se deciden a favor del titular de la patente. Sin embargo, los litigios de SEP generalmente involucran las siguientes cuestiones: (i) si las patentes reclamadas (de la cartera global de SEP reivindicadas) son válidas, (ii) si dichas patentes son esenciales para el estándar, (iii) si dichas patentes se infringen por parte del implementador, y (iv) si la conducta y oferta/contraoferta de las partes ha sido FRAND. Incluso cuando todas estas cuestiones se deciden a favor del titular de la SEP, el Tribunal aún no dictará una orden judicial al implementador, pero le permitirá elegir si desea tomar la licencia en los términos FRAND determinados/declarados por el Tribunal (por ejemplo, ver Optis Cellular Technologies contra Apple Retail UK Ltd. y Planeta sin cables contra Huawei).

Tasas FRAND globales según los tribunales nacionales

Al determinar los términos/tasas FRAND en una situación de hecho determinada, un tribunal debe tener en cuenta al menos un dilema jurisprudencial: ¿Puede un tribunal nacional determinar una tasa FRAND global para una cartera multijurisdiccional de SEP autodeclarados, incluso cuando solo se trata de un conjunto de ¿Se hacen valer las patentes nacionales ante dicho tribunal nacional? Además, una tasa FRAND global debe tener en cuenta, Entre otros, lo siguiente (i) la presencia en el mercado del implementador variará en diferentes jurisdicciones y (ii) la cartera de patentes del titular de la SEP podría ser más sólida en algunas jurisdicciones; de lo contrario, la tasa determinada no reflejará el valor real de la cartera del titular del SEP.

Y, lo que es más importante, si los tribunales nacionales se convierten en el árbitro final de los términos de las licencias FRAND, ¿pueden obligar a cualquiera de las partes a conceder o recibir una licencia de cartera global que cubra patentes en otras jurisdicciones, incluso cuando los tribunales nacionales no pueden dictar medidas cautelares por la infracción de patentes extranjeras? Si diferentes tribunales nacionales se encargan de determinar las condiciones FRAND globales, existe la posibilidad de que dichos tribunales determinen conjuntos diferentes de tasas/condiciones FRAND, lo que generaría un conflicto de sentencias/tasas FRAND. ¿Qué tipo deberían elegir las partes en tales casos? Quizás la reciente insistencia de los tribunales del Reino Unido en Nokia contra Oppo y Unwired Planet v. Huawei para determinar las tarifas FRAND globales, incluso cuando algunas de las partes no aceptaron su jurisdicción o habían iniciado procedimientos de determinación de tarifas FRAND en los tribunales chinos, parece desafiar la naturaleza territorial y estatutaria de la ley de patentes. De hecho, en la orden de Nokia, el juez Meade adoptó un enfoque algo severo e insistió en que Oppo aceptara una tasa FRAND determinada por un tribunal del Reino Unido, de lo contrario se enfrentaría a una orden judicial a pesar del compromiso de Oppo de estar sujeto a la fijación de la tasa FRAND por el Tribunal de Chongqing, China.

SEP- ¿Un nombre inapropiado?

Los estándares son omnipresentes, desde los estándares de medición (por ejemplo, el medidor, que sigue siendo el mismo en todas partes y para todos) hasta los estándares de calidad (por ejemplo, los estándares FSSAI) y los estándares tecnológicos (como WiFi6, 5G, etc.). Los estándares tecnológicos como USB-C, estándares de telecomunicaciones, WiFi6, etc. garantizan, Entre otros, interoperabilidad y compatibilidad.

Podría haber, y de hecho hay, tecnologías que son esenciales para el cumplimiento de una norma determinada. Cuando dichas tecnologías están cubiertas por derechos de propiedad intelectual (por ejemplo, patentes), la propiedad intelectual en cuestión se denomina estándar esencial. Por lo tanto, una SEP es simplemente una patente que debe, necesaria o esencialmente, practicarse para cumplir con alguna parte de un estándar tecnológico determinado, es decir, no existe ninguna tecnología alternativa a una verdadera SEP.

Sin embargo, ninguna organización prueba/certifica si una determinada propiedad intelectual o patente es realmente esencial para el estándar o no, al menos no hasta que la propiedad intelectual o la patente se litiguen ante un tribunal. Por ejemplo, las organizaciones de normalización (SSO, por sus siglas en inglés) como el ETSI simplemente exigen una autodeclaración de los titulares de propiedad intelectual de que su patente/solicitud de patente cubre la tecnología incluida o propuesta para ser incluida en un estándar tecnológico. Es posible que algunas de estas solicitudes nunca se concedan en las oficinas nacionales de patentes o que las patentes se invaliden posteriormente (por ejemplo, ver Unwired Planet International Ltd. contra Huawei, donde el tribunal había observado que “Los SEP declarados dentro de una cartera a menudo no son válidos o no son esenciales.”. Como hecho judicial reconocido, las SSO no prueban si una patente es realmente esencial para el estándar (consulte el párrafo 20 de Huawei Technologies Co. Ltd. contra ZTE Corp. y Unwired Planet contra Huawei). En este sentido, un SEP no probado es necesariamente un nombre inapropiado, ya que da una falsa sugerencia de que dicha patente es esencial para cualquier estándar.

Sin embargo, considerando que la incorporación/difusión de tecnología estandarizada es cada vez más importante para garantizar la interoperabilidad y la intercambiabilidad, los SSO exigen que los titulares de SEP autoproclamados se comprometan irrevocablemente a otorgar licencias para el uso de SEP a todos los participantes en condiciones FRAND. El único problema es que los SSO (¡una vez más!) no determinan ni brindan orientación sobre qué es FRAND. Corresponde a las partes negociar los términos que consideren FRAND en su situación de hecho específica, y si las partes no lo hacen, bueno, la determinación de la conducta de FRAND y los términos de FRAND recae en los tribunales.

Las negociaciones en el mundo real (generalmente diseñadas estratégicamente teniendo en cuenta cualquier litigio potencial) a menudo dependen de la fuerza, la experiencia y el nivel de conciencia de las partes negociadoras; el sistema SEP/FRAND está abierto a la explotación por parte de quien sea mejor, financiera y estratégicamente, un tema que habíamos explorado. más completamente en nuestro artículo.

El compromiso FRAND: ¿una carga y una desventaja?

El paradigma de que "las patentes son un incentivo para innovar" a menudo nos hace olvidar que las patentes también tienen una importante función de desarrollo social. Para decirlo como lo haría Roscoe Pound, la ley de patentes trata de equilibrar dos intereses sociales en competencia: recompensar a los innovadores en la sociedad y al mismo tiempo garantizar que haya difusión de nuevas tecnologías y que los usuarios tengan un acceso asequible a ellas; la esencia siendo capturada por Artículo 7 de los ADPIC, cuando dice que la protección y observancia de los DPI deberían contribuir “en beneficio mutuo de los productores y usuarios del conocimiento tecnológico y de una manera que conduzca al bienestar social y económico y a un equilibrio de derechos y obligaciones..

Y por lo tanto, ¿debería etiquetarse a FRAND como un gravamen? O simplemente como un trato o un deber a cambio del derecho especial no legal que es SEP: no una carga sino un estatus exaltado por encima de las patentes legales normales. En este contexto, aunque un tribunal indio visto Los titulares del SEP tienen una desventaja dada su falta de libertades/opciones, pero el La UE considera ese "El propietario de la SEP ejerce un poder de mercado privilegiado sobre el implementador de tecnología estandarizada, ya que no hay otra alternativa que utilizar sus SEP..

Es pertinente decir que una patente no es un derecho a ejercer, sino un derecho a excluir. Los monopolios de patentes no garantizan que una invención tendrá éxito o que necesariamente se practicará ampliamente (al igual que los derechos de autor no garantizan que una novela o película sea un éxito de taquilla, sólo que otros no puedan copiar la expresión exacta). El estatus de SEP cambia esta situación normal fundamentalmente a favor de los titulares de SEP, con toda la industria atrapada en los estándares tecnológicos y perdiendo la capacidad de elegir tecnologías alternativas, otorgando así un poder de mercado considerable a los titulares de SEP, incluso cuando la esencialidad y el carácter FRAND de sus reclamos podrían no estar verificado.

Tasas supra-FRAND, retención de patentes y otros males

Nuestro artículo señaló que la Corte Suprema del Reino Unido en Unwired Planet v. Huawei reconoció la declaración excesiva de SEP cuando afirmó que: "Se declaran más patentes esenciales de las que realmente lo son. Este problema de sobredeclaración…”. Los titulares de SEP que exigen tasas supra-FRAND, es decir, una tarifa/precio superior al valor real de la cartera de SEP, y que participan en una conducta no FRAND también son reconocidos, por ejemplo, por un tribunal del Reino Unido en Interdigital Technology Corporation contra Lenovo Group Limited señaló que un titular de la SEP “consecuentemente" buscado "tarifas supra-FRAND” actuando así como un licenciante involuntario.

Del mismo modo, habíamos observado que los implementadores experimentados pueden resistir a los titulares de SEP, especialmente cuando no existe amenaza de una orden judicial, siempre y cuando sean licenciatarios dispuestos. Si bien una licencia FRAND puede tener en cuenta las regalías por actos pasados ​​sin licencia, ha habido casos en los que los implementadores han elegido medidas cautelares en lugar de licencias. Esto nos había hecho preguntarnos: (i) qué significan tales mandatos para la competencia del mercado y la elección del consumidor, (ii) hasta qué punto los implementadores seguirán saliendo estratégicamente de los mercados, (iii) qué hará un titular de SEP con un mandato que no ayuda en mejorar los ingresos por licencias?

Estos problemas nos habían llevado a opinar que los responsables políticos deben interferir y establecer algunos parámetros para las negociaciones FRAND, y tal vez debería cuestionarse el papel de las SSO. Una guía de políticas tal vez pueda ser inmensamente útil para todas las partes interesadas, y sería imperativa porque, si bien las disputas SEP/FRAND son globales, diferentes jurisdicciones tienen (i) diferentes requisitos legales y procesales para resolver esas disputas y (ii) diferentes realidades socioeconómicas. Por ahora, queda por ver hacia dónde se dirige la jurisprudencia india del SEP y ¿veremos una determinación de la tasa FRAND en la India en el corto plazo?

Los autores agradecen a Aniruddh Bhatia, asociado principal de Saikrishna and Associates, por sus aportes y ediciones.

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