La Corte Suprema de los Estados Unidos recientemente decidió un caso para resolver una disputa de patentes entre dos compañías de dispositivos médicos, Hologic, Inc. y Minerva Quirúrgico. La opinión fue seguida de cerca porque planteó la cuestión de si un inventor que ha cedido una patente está legalmente impedido de atacar más tarde la validez de esa misma patente, una doctrina históricamente conocida como "estoppel del cedente".
La Corte Suprema opinión el 29 de junio de 2021, confirmó pero limitó esta doctrina, definiendo sus límites y enfatizando que se basa en principios legales de equidad y trato justo.
En el caso, Csaba Truckai figuraba como inventor en una solicitud de patente, cuyos derechos fueron adquiridos posteriormente por Hologic, Inc. El Sr. Truckai luego fundó Minerva quirúrgica, Inc. y desarrolló un ablación endometrial sistema. Hologic demandó a Minerva por infracción de patente de una de las patentes asignadas relacionadas con la ablación endometrial.
En respuesta a los reclamos de infracción de patente, Minerva atacó la patente como supuestamente inválida. En respuesta, Hologic argumentó que, bajo el impedimento del cedente, se debe evitar que Minerva ataque la validez de la patente porque el fundador de Minerva, el Sr. Truckai, fue un inventor de la misma patente.
Al decidir el caso, el Tribunal reconoció el principio de equidad del impedimento del cedente: que un inventor no debería poder promocionar inicialmente una invención a la oficina de patentes, solo para luego negar su valor después de cederla. Sin embargo, el Tribunal decidió que el tribunal de primera instancia había aplicado el impedimento del cedente con demasiada amplitud para amordazar a los inventores. Así, la Corte sostuvo que la doctrina se aplica solo cuando un inventor hace declaraciones (explícita o implícitamente) al asignar una patente, y luego contradice esas declaraciones al litigar contra el propietario de la patente. El Tribunal razonó que una cesión conlleva una garantía implícita de la validez de una patente, pero cuando el cedente no ha hecho representaciones explícitas o implícitas que contradigan una defensa de invalidez, no hay motivo para el impedimento del cedente.
Para ilustrar los límites del impedimento del cedente, el Tribunal proporcionó tres ejemplos no exhaustivos de cuándo el impedimento del cedente no no aplicar:
En primer lugar, cuando la cesión se produce antes de que un inventor pueda ofrecer una garantía de validez (por ejemplo, “cuando un empleado cede a su empleador los derechos de patente sobre cualquier invención futura que pueda desarrollar durante su empleo”);
Segundo, cuando un desarrollo legal posterior hace que la garantía de validez sea irrelevante (como un cambio en la ley); y
En tercer lugar, cuando se produce un cambio en las reivindicaciones de patente para una solicitud asignada (por ejemplo, "las nuevas reivindicaciones se amplían materialmente" durante la tramitación de la patente después de que se produce la cesión).
Sin embargo, la situación de cada cedente y de cada empresa es única, y la aplicación de la preclusión del cedente depende de la situación particular. Las empresas de dispositivos médicos y otras personas preocupadas por las patentes deben buscar la orientación de un asesor legal profesional al momento de determinar si se aplica el impedimento del cedente.
