La compleja interacción entre el derecho de marcas y el de diseños en el contexto del derecho de propiedad intelectual ha sido examinada por los tribunales en varias ocasiones. Este trabajo examina las acciones de usurpación junto con los casos de infracción de diseño, incluido su razonamiento, los defectos identificados y la evolución de su postura a lo largo del tiempo, destacando casos específicos para dilucidar la posición legal actual sobre este asunto.

Recientemente, en un caso de 2023 de Casio Keisanki Kabushiki Kaisha contra Riddhi Siddhi Retail Venture^{[ 1 ]}, volvió a surgir la cuestión de la intersección entre marca y diseño. En este caso, el Tribunal Superior de Delhi confirmó una orden provisional que impedía al acusado vender teclados musicales con un diseño engañosamente similar al de Casio. El tribunal determinó que los teclados del acusado se parecían mucho al diseño de Casio.

Casio había registrado su diseño de teclado como “Blueberry” en 2009, lo que se había asociado fuertemente con la marca. El demandante argumentó que el diseño del teclado del demandado, vendido bajo la marca "Nexus32", era casi idéntico al suyo y había causado confusión entre los consumidores.

El tribunal determinó que el diseño del teclado del demandado era una imitación obvia del del demandante, según la Ley de Diseños. La carga de probar la falta de novedad u originalidad recaía en el demandado, y como no podía aportar pruebas de publicación anterior, el tribunal sostuvo que el diseño del demandante no estaba sujeto a cancelación.

El Tribunal Superior de Delhi confirmó la orden judicial contra el acusado, considerando que el diseño de su teclado era engañosamente similar al de Casio y rechazando las acusaciones de falta de novedad u originalidad.

Según la Ley de Marcas de 1999[ 2 ], una marca se define como una marca que puede representarse gráficamente y es capaz de distinguir los productos o servicios de una persona de otros. Esta definición incluye explícitamente la forma de los productos como marca registrable.

Por el contrario, la Ley de Diseño de 2000[ 3 ] define "diseño" como limitado a las características de forma, configuración, patrón, adorno o composición de líneas o colores aplicados a cualquier artículo. El registro del diseño requiere novedad y prohíbe la publicación previa. No existen disposiciones sobre derechos de derecho consuetudinario o acciones de usurpación de marcas de diseño, y los recursos por infracción se limitan al marco legal descrito en la Sección 22.[ 4 ] de la Ley de Diseño.

Esto crea una superposición entre diseño y marca registrada, donde las formas pueden servir como ambas cosas. El registro de marcas no tiene los mismos requisitos de novedad que el registro de diseños. Los tribunales han proporcionado diversas respuestas con respecto a la coexistencia de una acción de usurpación de imagen junto con una infracción de diseño.

Examinando la evolución de las respuestas judiciales y los casos clave
En el caso de 1983 de Tobu Enterprises contra Meghna Enterprises^{[ 5 ]}, el tribunal dejó claro que cuando ambas partes han registrado diseños, no pueden solicitar medidas cautelares o daños y perjuicios en virtud de dos leyes simultáneamente. El demandante alegó tanto infracción de diseño como usurpación por parte del demandado, pero el tribunal dictaminó que la Ley de Diseños de 1911 no permite una reclamación por usurpación. Tal reclamo sólo está permitido bajo la Ley de Marcas de 1958. El tribunal enfatizó que el derecho a “hacer pasar” es un derecho de derecho consuetudinario pero está sujeto a disposiciones legales específicas. Dado que la Ley de Diseños y Modelos no preveía remedios para la usurpación, no se podía dictar ninguna orden judicial por esos motivos.

Además, en M/S Micolube India Limited contra Rakesh Kumar Trading As Saurabh Industries & Ors^{[ 6 ]}, el tribunal hizo las siguientes observaciones: -

Respecto a la infracción de diseños registrados:

• La Ley de Diseños no permite una demanda por infracción de diseño cuando ambas partes son propietarios registrados y los registros de diseño cubren la misma forma y configuración de un artículo.

Respecto a la suplantación de identidad por protección de la forma:

• La imitación no puede utilizarse para hacer cumplir los derechos de protección de la forma en virtud de la Ley de Diseños. El propósito de la Ley es brindar protección limitada sin extenderla a la protección de forma.

Respecto a la unión entre la usurpación y la infracción de diseño:

• La imitación se puede utilizar junto con reclamaciones por infracción de diseño, pero sólo en casos relacionados con elementos como marcas comerciales, imagen comercial o características comerciales distintas a la forma de los productos cubiertos por el registro de diseño.

Excepciones a la imitación de protección de forma:

• La posibilidad de pasar por protección de la forma permanece disponible durante y después del período de monopolio del diseño si la forma no está cubierta por la afirmación de novedad del diseño. Sin embargo, después de la expiración del diseño, si la forma es parte de la reivindicación de novedad, pasa a formar parte del dominio público y no puede protegerse mediante su imitación.

Sin embargo, en el caso de Mohan Lal contra Sona Paint & Hardwares^{[ 7 ]}, un tribunal de tres jueces celebró lo siguiente:

1. Traje para diseño registrado: Una persona con un diseño registrado puede presentar una demanda contra otra persona que también tenga un diseño registrado.
2. Hacer pasar con diseño registrado: Si alguien con un diseño registrado lo utiliza como marca y cumple con los requisitos necesarios, puede emprender acciones legales por usurpación. Esto significa que pueden demandar si alguien más utiliza su diseño como marca registrada.
3. Traje compuesto: Sin embargo, no se puede combinar una demanda por infracción de diseño registrado con una acción de usurpación. Deben ser acciones legales separadas.

En términos más simples, si una persona tiene un diseño registrado, entonces esa persona puede emprender acciones legales contra otra persona que tenga un diseño registrado o si está utilizando su diseño como marca comercial. Pero si la persona quiere hacer ambas cosas, entonces tiene que presentar dos demandas separadas: una por infracción de diseño y otra por usurpación.

La diferencia clave entre los dos casos radica en el enfoque para combinar un reclamo por infracción de diseño registrado con un reclamo por usurpación. En el caso Micolube India, se aclaró que no existe ninguna disposición sobre la usurpación en virtud de la Ley de Diseños, mientras que, en el caso Mohan Lal, el tribunal permitió acciones separadas pero no una sola demanda compuesta.

Pero en 2018, una sala de cinco jueces del Tribunal Superior de Delhi, en el Caso Carlsberg Breweries contra Som Distilleries And Breweries[ 8 ], anuló el precedente anterior de Mohan Lal. La nueva sentencia permitió a un demandante combinar dos demandas legales en una sola demanda: una por la infracción de su diseño registrado y la otra por la usurpación de sus productos por parte del demandado.

La cuestión central era si una demanda compuesta podría incluir tanto la reclamación por infracción de diseño como la reclamación por usurpación en una sola acción legal. El tribunal determinó que el tribunal de Mohan Lal había entendido mal los precedentes anteriores en los que se había basado y que esos casos no abordaban la unión de causas de acción en una sola demanda compuesta. Según el fallo del tribunal, cuando las reclamaciones por infracción de diseño y falsificación surgen de la misma transacción de venta, implican cuestiones jurídicas y fácticas similares. Por lo tanto, para evitar la duplicación innecesaria de procedimientos legales, es apropiado combinar estas dos causas de acción en una sola demanda. Esta decisión agiliza los procedimientos legales al permitir la combinación de derechos de diseño y hacer pasar reclamaciones en tales casos.

En el caso de los Symphony Ltd. contra Thermo King India Pvt Ltd [ 9 ]., Symphony Ltd. presentó una demanda contra Thermo King India Pvt Ltd., abordando principalmente la supuesta infracción de los derechos de diseño y las marcas comerciales de Symphony en sus productos de enfriadores de aire. Por otra parte, en Crocs Inc. EE.UU. contra Aqualite India y otros [ 10 ], el tribunal aclaró que un diseño registrado no puede servir como marca. Sin embargo, si se utilizan características adicionales además del diseño registrado como marcas comerciales y se ha creado buena voluntad, estas características adicionales pueden protegerse como marcas comerciales. Estos casos ilustran colectivamente la evolución del panorama de la ley de propiedad intelectual en la India.

Un caso ligeramente diferente, Havells India Ltd contra Panasonic Life Solutions India Pvt Ltd [ 11 ], cuestionó si una sola demanda puede abarcar tanto la imitación de una imagen comercial como la infracción de diseño, y que la disputa surja de diseños de abanicos similares.

 El demandante, que tenía registro de diseño para sus ventiladores de techo Enticer, solicitó una orden judicial contra los ventiladores Venice Prime del demandado, alegando similitud. El tribunal dictaminó que es permisible combinar demandas por usurpación e infracción de diseño para el mismo producto en una sola demanda, siguiendo el precedente Carlsberg. Favoreció al demandante y concedió una medida cautelar contra los fans de Venice Prime del demandado.

In Diageo Brands contra Destilerías Alcobrew[ 12 ], Diageo Brands, conocida por el whisky "Johnnie Walker", poseía los derechos de diseño de su forma única de botella. Demandaron a Alcobrew Distilleries, alegando infracción de marca y diseño debido al uso por parte de Alcobrew de la marca “OFFICER'S CHOICE” y un diseño de botella similar.

El tribunal evaluó el carácter distintivo de la marca, la similitud del diseño de la botella y la posible confusión del consumidor. Al reconocer la reputación de la marca “JOHNNIE WALKER” y el diseño de la botella, el tribunal falló a favor de Diageo Brands. Emitieron una orden judicial contra Alcobrew y concedieron una indemnización por daños y perjuicios.

Este caso subraya la necesidad de proteger tanto las marcas registradas como los diseños y los recursos legales disponibles para los propietarios de marcas cuando su propiedad intelectual enfrenta una infracción en la industria de bebidas alcohólicas.

En conjunto, estos casos ofrecen información valiosa sobre las complejidades y la naturaleza cambiante de la ley de propiedad intelectual en la India. Cubren una variedad de cuestiones, incluida la permisibilidad de combinar reclamos en una sola demanda, la distinción entre derechos de diseño y marcas registradas, y la protección de características únicas del producto en un mercado competitivo.

[ 1 ] Casio Keisanki Kabushiki Kaisha D/B/A Casio Computer Co. Ltd. contra Riddhi Siddhi Retail Venture, (2023) 94 PTC 225

[ 2 ] La Ley de Marcas de 1999 (Ley 47 de 1999), Artículo 2(1)(zb)

[ 3 ] Ley de Diseños de 2000, artículo 2 d)

[ 4 ] Ley de diseños de 2000, artículo 22

[ 5 ] Tobu Enterprises contra Meghna Enterprises, (1983) PTC 359

[ 6 ] Micolube India Limited contra Rakesh Kumar Trading como Saurabh Industries y otros, 2013 (55) PTC 1[DEL][FB]

[ 7 ] Mohan Lal contra Sona Paint & Hardwares, 2013 (55) PTC 61[DEL][FB]

[ 8 ] Carlsberg Breweries contra Som Distilleries And Breweries, CS (COMM) 690/2018 e IA No.11166/2018

[ 9 ] Symphony Ltd. contra Thermo King India Pvt Ltd., CS (COMM) 321/2018

[ 10 ] Crocs Inc. EE. UU. contra Aqualite India y otros, 2019 (78) PTC 100[DEL]

[ 11 ] Havells India Ltd contra Panasonic Life Solutions India Pvt Ltd,[CS(COMM) 261/2022]

[ 12 ] Diageo Brands contra Alcobrew Distilleries, [CS(COMM) 30/2022].

Aditi Singh

Autor

Estoy en mi cuarto año, estudiando BA LL.B.(Hons.) en la Universidad Nacional de Estudios Jurídicos Avanzados (NUALS). Tengo un gran interés en las leyes de propiedad intelectual y tecnología, particularmente en el panorama legal en evolución. Al mismo tiempo, también sigo de cerca la jurisprudencia constitucional, centrándome en los derechos de las mujeres. Mi compromiso se extiende a mantenerme informado sobre los asuntos climáticos en todo el mundo. Disfruto de las películas de temática jurídica, de la lectura diversa y de participar en animados debates sobre temas de actualidad y cuestiones geopolíticas con amigos.

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