La Corte Europea ha fallado en el asunto C‑104/22 Lännen MCE Oy contra Berky GmbH, Senwatec GmbH & Co. KG. Esta disputa centra nuestra atención en la cuestión de qué jurisdicción es relevante en el caso de infracción en línea de marcas registradas de la UE y dónde deben iniciarse las demandas. Los antecedentes del caso son los siguientes:

Lännen, empresa establecida en Finlandia, fabrica, entre otros, dragas anfibias que comercializa con la marca de la Unión WATERMASTER, registrada el 12 de julio de 2004 con el número 003185758.

El 28 de enero de 2020, dicha empresa interpuso una acción por infracción ante el (Tribunal del Mercado, Finlandia) contra Berky y Senwatec, dos empresas establecidas en Alemania y pertenecientes al mismo grupo de empresas.

Lännen denuncia que Senwatec cometió una infracción en Finlandia al utilizar referencias pagadas en un motor de búsqueda en Internet que opera bajo el dominio de primer nivel nacional de ese Estado miembro; en consecuencia, si se buscaba el término 'Watermaster', aparecía un anuncio de los productos de Senwatec en el sitio web de ese motor de búsqueda. Así, en agosto de 2016, cuando se buscó el término 'Watermaster' en Finlandia en el sitio web http://www.google.fi el primer resultado mostrado fue un anuncio de Google Adwords para los productos de Senwatec, separado de los otros resultados de búsqueda por una línea y que contenía la palabra 'Anuncio'.

El órgano jurisdiccional remitente señala que ni el enlace publicitario obtenido mediante esa búsqueda ni el texto asociado contenían elementos que se refirieran específicamente a Finlandia o al área geográfica donde se iban a suministrar los productos. Sin embargo, el órgano jurisdiccional remitente afirma que el sitio web de Senwatec al que conducía ese enlace publicitario contenía, entre otras cosas, un texto en inglés que indicaba que los productos de Senwatec se utilizan en todo el mundo y un mapamundi en el que se destacaban con un color más oscuro los países en los que Senwatec afirmaba tener actividad. colores. Finlandia no formaba parte de esos países.

Lännen denuncia que Berky infringió su marca comercial al utilizar, en el período de 2005 a 2019, la referencia natural de imágenes, de libre acceso en el sitio web para compartir fotografías Flickr.com, de las máquinas de Berky, mediante una metaetiqueta que contiene la palabra clave 'Watermaster', cuyo objetivo era permitir que los motores de búsqueda de Internet identificaran mejor esas imágenes. Así, una búsqueda en Finlandia sobre http://www.google.fi usando el término 'Watermaster' produjo un enlace a una página que mostraba imágenes de máquinas Berky.

El órgano jurisdiccional remitente señala que el enlace mostrado como resultado de búsqueda no era un enlace publicitario, sino un resultado de búsqueda «orgánico». Los títulos de las imágenes en el servicio Flickr.com incluían los nombres de las máquinas en inglés y, además, sus números de modelo. El logo de Berky también apareció en relación con las imágenes. Cada imagen iba acompañada de varias metaetiquetas que consistían en palabras clave en inglés y otros idiomas, en particular el término 'Watermaster'.

Según Lännen, Berky y Senwatec llevaron a cabo actividades de marketing en Internet dirigidas al territorio de Finlandia y visibles para los consumidores o comerciantes de ese Estado miembro. Sostiene que los productos de Senwatec y Berky se venden en todo el mundo. En opinión de Lännen, la publicidad controvertida, que está en inglés, está dirigida a un público internacional y está dirigida a todos los países en los que es visible.

En su defensa, Berky y Senwatec impugnan la competencia del órgano jurisdiccional remitente alegando que las supuestas infracciones no se cometieron en Finlandia.

Sostienen que sus actividades de marketing no estaban dirigidas a Finlandia, Estado miembro en el que no ofrecen a la venta sus productos y en cuyo mercado no están presentes. Ni el resultado de la búsqueda en http://www.google.fi ni el uso de una metaetiqueta con la palabra clave 'Watermaster' establecería que sus actividades estaban dirigidas a Finlandia. Por lo tanto, para establecer la competencia del órgano jurisdiccional remitente, el factor decisivo no es si el contenido supuestamente ilegal es visible en línea en Finlandia, sino si ese contenido tiene un factor de conexión relevante con ese Estado miembro.

El órgano jurisdiccional remitente afirma que las partes discrepan sobre si el mapa que figura en el sitio web de Senwatec muestra que la zona de suministro de los productos de Senwatec se limita a una zona geográfica de la que parece estar excluida Finlandia. Según Senwatec, el mapa es prueba de que Finlandia no forma parte del área de mercado de los productos de la empresa mientras que, según Lännen, el mercado de los productos de Senwatec es global y se extiende más allá de las áreas cubiertas por ese mapa.

El órgano jurisdiccional remitente considera, en el contexto de la determinación de la competencia de un órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la demanda sobre la base del lugar en el que se cometió el acto de infracción, que procede, para determinar los territorios de los Estados miembros en los que los consumidores o comerciantes a los que se dirige la publicidad publicada en un sitio web, teniendo en cuenta, en particular, las zonas geográficas en las que se van a suministrar los productos en cuestión.

No obstante, dicho órgano jurisdiccional considera que otros factores podrían resultar pertinentes a efectos de dicha verificación, como se desprende de las conclusiones del Abogado General Szpunar en AMS Neve y otros (C‑172/18, EU:C:2019:276), sin que quede claro cuáles pueden ser esos otros factores, ya que el Tribunal de Justicia no se ha pronunciado sobre este punto.

El órgano jurisdiccional remitente no está seguro, en particular, de si, para determinar si es competente en virtud del artículo 125, apartado 5, del Reglamento 2017/1001, puede tenerse en cuenta el Estado miembro bajo cuyo dominio nacional de nivel superior se encuentra el sitio web del motor de búsqueda se opera el acceso a los anuncios constitutivos de las supuestas infracciones.

En tales circunstancias, el Juzgado del Mercado decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«La empresa A está establecida en el Estado miembro X, donde tiene su domicilio social, y ha utilizado en un sitio web un signo idéntico a una marca [de la UE] perteneciente a la empresa B, en publicidad o como palabra clave.

(1) En la situación descrita anteriormente, ¿puede concluirse que la publicidad está dirigida a consumidores o comerciantes en el Estado miembro Y, donde la empresa B tiene su domicilio social, y tiene jurisdicción un tribunal de marcas [de la UE] en el Estado miembro Y? para conocer de una acción por infracción de una marca [de la UE] en virtud del artículo 125, apartado 5, del [Reglamento 2017/1001] cuando, en la publicidad publicada electrónicamente o en el sitio web de un anunciante conectado a esa publicidad a través de un enlace, el área geográfica donde no se especifican, al menos no expresamente, los bienes que se van a suministrar, o ningún Estado miembro individual está expresamente excluido de esa zona? ¿Pueden tenerse en cuenta a este respecto la naturaleza de los productos a los que se refiere la publicidad y el hecho de que el mercado de los productos de la empresa A es supuestamente mundial y, por lo tanto, cubre todo el territorio de la Unión Europea, incluido el Estado miembro Y?

(2) ¿Puede concluirse que la publicidad anterior está dirigida a consumidores o comerciantes en el Estado miembro Y si aparece en un sitio web de motor de búsqueda operado bajo el dominio de nivel superior nacional del Estado miembro Y?

(3) Si la respuesta a las preguntas 1 o 2 es afirmativa, ¿qué otros factores, en su caso, deben tenerse en cuenta para determinar si la publicidad está dirigida a consumidores o comerciantes en el Estado miembro Y?».

La decisión del Tribunal:

Artículo 125, apartado 5, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea,

debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca de la Unión que se considere perjudicado por el uso, sin su consentimiento, por un tercero, de un signo idéntico a esa marca en anuncios y ofertas en línea para venta con respecto a productos idénticos o similares a aquellos para los que está registrada esa marca, puede presentar una acción por infracción contra ese tercero ante un tribunal de marcas de la UE del Estado miembro en el que los consumidores y comerciantes son objeto de esos anuncios u ofertas para la venta, sin perjuicio de que el tercero no mencione de forma expresa e inequívoca a dicho Estado miembro entre los territorios a los que podría efectuarse una entrega de los bienes de que se trate, si dicho tercero ha hecho uso de dicho signo por medio de referencias de pago en un sitio web de un motor de búsqueda que utiliza un nombre de dominio nacional de nivel superior de ese Estado miembro. Por el contrario, ese no es el caso simplemente porque el tercero en cuestión ha utilizado la referencia natural de imágenes de sus productos en un servicio de intercambio de fotografías en línea bajo un dominio genérico de primer nivel, recurriendo a metaetiquetas que utilizan la marca en cuestión como una palabra clave

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