Recientemente, el Tribunal Superior de Delhi aprobó una orden interesante en Anubhav Jain contra Satish Kumar Jain, sosteniendo que los derechos u/s 57 de la Ley de Marcas para solicitar la rectificación del registro, son independientes de los derechos u/s 124 que permiten al demandado solicitar la suspensión de los procedimientos de infracción cuando la validez de la marca se plantea como una defensa Esta interacción fue el punto de una controversia anterior, que la Corte Suprema abordó en Mariscal de campo Patel caso. En esta publicación de invitado en coautoría, Pratham Malhotra y Rajat Jain discuten cómo esta orden es contraria al esquema previsto por la Corte Suprema. Pratham Malhotra está estudiando derecho en la Universidad Nacional de Derecho Rajiv Gandhi, Punjab, y está en tercer año. Es un entusiasta de la propiedad intelectual y un ávido lector. Rajat Jain es asociado principal de Vaish Associates Advocate. Es un profesional de la ley de propiedad intelectual con sede en Nueva Delhi. Completó su derecho en 3 de GGSIPU, Delhi. Los autores han aclarado que no tienen ningún conflicto de interés real o potencial que pueda estar presente con el tema tratado en el post. Todas las opiniones expresadas en este post son sus puntos de vista personales. [Publicación larga por delante]

Interacción entre las secciones 124, 47 y 57 de la Ley de Marcas Comerciales de 1999: la falla en nuestras interpretaciones

Pratham Malhotra y Rajat Jain

Pratham Malhotra

El 9^th Enero de 2023, el Honorable Sr. Juez C. Hari Shankar del Tribunal Superior de Delhi dictó sentencia en el caso de Anubhav Jain contra Satish Kumar Jain ('Anubhav jainista') que ha dejado a la fraternidad IP en un aprieto. Al tramitar una petición u/s 57 y 125 de la Ley de Marcas Registradas de 1999 ('Ley de marca registrada'), la Corte tuvo la oportunidad de interpretar la histórica sentencia del Tribunal Supremo en Patel Field Marshal Agencies v. PMDiesels Ltd. 2017 ('Mariscal de campo Patel'), que había puesto fin a la controversia sobre la interacción entre el derecho a solicitar la cancelación de una marca registrada/rectificación del registro (Sección 47 y 57) en relación con la nulidad de la marca registrada como defensa en una demanda por infracción (Sección 124).

Sin embargo, la interpretación dada en el Anubhav jainista caso no estaba en conformidad con el desnudo

Rajat jainista

texto de mariscal de campo patel, ni con la cadena de sentencias anteriores dictadas por el Tribunal Superior de Delhi basándose en Mariscal de campo Patel. Antes de profundizar en la razón y el juicio en el Anubhav jainista caso, es pertinente destacar primero la posición actual de la ley según lo establecido por la Corte Suprema en 2017 y posteriormente seguido por el Tribunal Superior de Delhi.

Sección 124 y Patel Field Marshal: ¡'Quédate' mi nombre!

La sentencia del Tribunal Supremo en Mariscal de campo Patel se ha discutido previamente en detalle esta página y esta página. En nuestra opinión, en dicho caso, la Corte Suprema, entre otras cosas, había dejado muy claro que el derecho de solicitar la rectificación de una marca u/s 47/57 está sujeto a la Sección 124 de la Ley TM, cuando una demanda por infracción relacionada con a esa marca está pendiente de adjudicación. El Tribunal obligó a la parte a no solo plantear una excepción de nulidad en la demanda, sino también asegurarse de que el Tribunal Civil enmarque un problema antes de presentar la petición de rectificación. Además, al abandonar tal alegato, se aplicará la Sección 124 (3), y el derecho a solicitar la rectificación se perderá para siempre.

A través de esta sentencia, la Corte Suprema ha revocada el dictamen de las sentencias sobre este punto, es decir, B. Mohamed Yousuff c. Prabha Singh Jaswant Singh (Tribunal Superior de Madrás) y Datos Infosys Ltd. v. Infosys Technologies Ltd. (Banco completo del Tribunal Superior de Delhi) ('Infosys de datos"), que había sostenido que el derecho a solicitar la rectificación u/s 47 y 57 de la Ley TM no se extingue si en una demanda por infracción, el Tribunal considera que la excepción de nulidad no es sostenible prima facie o si la petición de rectificación u/ s 47/57 se presenta después de la expiración del período establecido en u/s 124(2) o (3).

Era posterior a Patel Field Marshal: la búsqueda de sentido del Tribunal Superior de Delhi

Después de la decisión de Patel Field Marshall, se planteó una pregunta sobre la mantenibilidad de una aplicación de la Sección 124 ante el Tribunal Superior de Delhi en Abbott Healthcare SA Ltd. contra Raj Kumar Prasad 2017 ('Atención médica de Abbott I'). En este caso, la acción de rectificación se interpuso con posterioridad a la interposición de la acción sancionadora y no se planteó ninguna cuestión de nulidad. El tribunal se basó en la decisión de la Corte Suprema y desestimó la solicitud, sosteniendo que los poderes u/s 124 no pueden ejercerse sin enmarcar una cuestión de nulidad.

Posteriormente, en Abbott Healthcare SA Ltd. contra Raj Kumar Prasad 2018 ('Atención médica de Abbott II'), la actora interpuso una solicitud de encuadre de cuestiones y otra u/s 124 de la Ley TM para solicitar la autorización del Tribunal para presentar la petición de rectificación y suspensión de la demanda. La Corte, basándose nuevamente en mariscal de campo patel, admitió la solicitud y sostuvo que si la solicitud de rectificación se presenta después de la interposición de la demanda por infracción, se debe obtener el permiso del Tribunal Civil con respecto a la sustentabilidad prima facie de la excepción de nulidad para que la autoridad estatutaria prescrita (IPAB) considere la solicitud de rectificación .

La interpretación antes mencionada de Mariscal de campo Patel fue afirmado por el Tribunal Superior de Delhi en múltiples sentencias que incluyen: Country Inn Private Limited frente a Country Inns and Suites 2018 ('Country Inn'); Arun Chopra contra Kaka-Ka Dhaba Pvt. Ltda. 2019; Perfetti Van Melle SPA contra Suresh Nanik Lilaram Hingorani 2022; MOROCCANOIL Israel Limited contra MODICARE Limited 2022.

Además, en Brahmos Aeroespacial SA. Ltd. contra FIIT JEE Limited 2019, la Sala de División del Tribunal Superior de Delhi estaba escuchando una impugnación contra la orden de un solo juez que enmarcaba la cuestión de la nulidad de la marca registrada y permitía la solicitud u/s 124. El Tribunal citó Mariscal de campo Patel y señaló que dado que FIITJEE no se había trasladado al IPAB antes de que Brahmos interpusiera la demanda por infracción, debe determinarse la cuestión de la sustentabilidad prima facie de su excepción de nulidad. En consecuencia, se confirmó la orden del juez único.

Anubhav Jain: desviación de la norma

Sin embargo, el entendimiento anterior del Tribunal Superior de Delhi recibió un giro inesperado en el Caso Anubhav Jain. En este caso, la Demandada-Demandante cuestionó la mantenibilidad de una solicitud de rectificación u/s 57 leída con la Sección 125 que solicita la cancelación de su marca registrada sobre la base del incumplimiento del procedimiento prescrito u/s 124. El Tribunal primero señaló que para Para aplicar la Sección 124, el Demandante-Demandado debe hacer una excepción de nulidad como defensa en la demanda por infracción, lo que no se hizo en el presente caso. Así, según el Tribunal, el artículo 124 no tendrá aplicación por este único motivo.

Sin embargo, el Tribunal procedió entonces a suponer que tal excepción de nulidad se planteó en la demanda. A la luz de esta suposición, se hicieron los siguientes hallazgos:

1. Según la Corte, el Mariscal de campo Patel sentencia indica que el derecho a solicitar la rectificación u/s 124 es un derecho 'independiente' y es adicional al derecho conferido u/s 57. Por lo tanto, la aplicación de la Sección 124 no le quita el derecho a una parte a invocar su recurso de manera independiente u/s 57 (Párr. 24-26).
2. Se observó que desde que la Corte Suprema en Mariscal de campo Patel no era relacionado con el derecho disponible para una persona u/s 57 de la Ley de Marcas Comerciales, no se puede decir que la sentencia sea una autoridad en el punto de que una vez que se presenta una demanda por infracción contra el Demandado, el Demandado pierde su derecho a solicitar la cancelación de la marca registrada del Demandante u/s 57. Por lo tanto, la Sección 57 no está sujeta a la Sección 124, especialmente porque ninguna cláusula en la Sección 57 la hace sujeta a ninguna otra disposición. (Párrafos 28 y 29).
3. El Tribunal finalmente sostuvo que debido a las conclusiones anteriores, no se requiere el permiso del Tribunal Civil antes de iniciar la presente petición (Para 31). Por lo tanto, en otras palabras, la Corte ha sostenido que dado que los derechos u/s 57 y 124 son independientes entre sí, no se requiere el permiso del Tribunal Civil antes de presentar una solicitud de rectificación u/s 57 incluso si se hace la excepción de nulidad. en el traje

El Tribunal Superior de Delhi vide su orden posterior de fecha 08.02.2023 en dicho caso, estimó en parte la petición de rectificación interpuesta en el asunto devolviendo el asunto al Registrador de Marcas, y ordenó al Registrador que, previa audiencia de las partes, decidiera las cuestiones formuladas por el Tribunal. Curiosamente, el Tribunal, hasta la decisión del Registrador, impidió que el Propietario registrado hiciera valer cualquier derecho derivado de dicho registro en cualquier procedimiento judicial que pudiera estar pendiente con respecto a dichas marcas.

¿Cuál es la desviación?

En primer lugar, una simple lectura de los hallazgos anteriores indica que el Anubhav jainista el juicio ha malinterpretado Mariscal de campo Patel. La Corte Suprema nunca afirmó que los derechos u/s 47/57 y 124 sean independientes. De hecho, Mariscal de campo Patel ha sostenido lo contrario. Párrafos 28, 30 y 32 of mariscal de campo patel, como se señaló anteriormente, han hecho claramente que los derechos u/s 47/57 estén sujetos a la Sección 124 al sostener que si está pendiente una demanda por infracción en la que se plantea la excepción de nulidad, la autoridad legal prescrita solo entrará en conocimiento del asunto si el Juzgado de lo Civil está convencido de que debe enmarcarse en la demanda una cuestión de nulidad. Además, si el Tribunal Civil no encuentra una cuestión susceptible de juicio sobre la excepción de nulidad, el recurso de la parte agraviada no sería presentar la demanda u/s 47/57 sino impugnar la orden del Tribunal Civil en apelación. Además, el abandono de la excepción de nulidad invita a la aplicación del artículo 124(3), por lo que se pierde para siempre el derecho a solicitar la rectificación.

En segundo lugar, parece que el Tribunal Superior de Delhi en Anubhav jainista ha ignorado Para 32 of Mariscal de campo Patel, que se había ocupado directamente de los derechos u/s 47/57 (Sección 46/56 de la Ley de 1958). Así, la observación en Anubhav jainista que la Corte Suprema no se preocupó de los derechos u/s 57 está completamente fuera de lugar.

En tercer lugar, los hallazgos en Anubhav jainista son, en esencia, las conclusiones del Tribunal Superior de Delhi en Infosys de datos, que ya ha sido anulado en Mariscal de campo Patel. Además, no hay sentencias anteriores del Tribunal Superior de Delhi que hayan interpretado Mariscal de campo Patel fueron considerados al pasar Anubhav jainista.

Pensamientos conclusivos

En vista de las razones anteriores, creemos que existe una gran posibilidad de que Anubhav jainista Sentencia anulada por la Sala de División del Tribunal Superior de Delhi, en caso de impugnación, especialmente porque el objetivo principal del Tribunal Supremo al hacer que los derechos u/s 47/57 estuvieran sujetos a la Sección 124 era evitar la multiplicidad de procedimientos.

Pero, ¿y si en la demanda no se hace la excepción de nulidad y no se enmarca el asunto? Entonces, ¿aún se aplicaría la Sección 124, por lo que es necesario obtener el permiso del Tribunal Civil y enmarcar el problema antes de presentar la petición de rectificación? De acuerdo a anubhav jain, La Sección 124 no se aplica en tales situaciones y, por lo tanto, no se requiere solicitar permiso. Sin embargo, Atención médica de Abbott II y Country Inn parecen indicar lo contrario. Dado que las sentencias fueron dictadas por salas coordinadas y falta un pronunciamiento fehaciente por parte de una sala de mayor fuerza, este tema sigue en el aire y puede ser objeto de litigios futuros.

Además, con respecto al abandono del motivo u/s 124(3) de la Ley TM, en nuestra opinión, dado que el embargo en virtud de esta sección opera en una situación en la que el asunto no está enmarcado por el Tribunal Civil, también debe operar si la excepción de nulidad no se hace en absoluto en la demanda. Aunque la lectura literal de la Sección 124 de la Ley de TM no respalda el punto de vista anterior, se puede extraer lógicamente de mariscal de campo patel, ya que la no invocación de la excepción de nulidad no puede considerarse en un pedestal mejor que el hecho de no conseguir que la cuestión sea enmarcada por el Juzgado de lo Civil.

Mientras se revisaba el juicio en Anubhav Jain, también surgieron varias otras preguntas, a saber, si el abandono del derecho a presentar una rectificación es absoluto o si alguna nueva causa de acción en el futuro restablecerá nuevamente el derecho, como en casos de no uso de una marca registrada por un período continuo de 5 años según lo previsto en la Sección 47 de la Ley TM; o si la no aplicación de la Sección 124(3) en juicios de usurpación en los que el Demandado tiene una marca registrada, el Demandante declara la nulidad y se enmarca un problema, pero el Demandante no presenta una petición de rectificación, no creará una posible anarquía como prevé la Corte Suprema en Mariscal de campo Patel.

También sería interesante ver el impacto de la orden del Tribunal Superior de Delhi de fecha 08.02.2023 en Anubhav jainista caso en el que los registros de marcas registradas del Demandante se mantienen en suspenso, lo que formó la génesis del caso de infracción pendiente ante el Tribunal de Distrito de Delhi.

Así, la sentencia en Anubhav jainista ha dado que pensar a la fraternidad IP y nos ha obligado a reflexionar sobre si es necesario modificar la Ley de TM o revisar Mariscal de campo Patel sí mismo.

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• Fuente: https://spicyip.com/2023/02/interplay-between-sections-124-47-and-57-of-the-trade-marks-act-1999-the-fault-in-our-interpretations.html