PI de Australia tiene publicó un borrador de su Declaración de Implementación de Recuperación de Costos (CRIS) cuatrienal, que describe los cambios de tarifas propuestos que entrarían en vigor a partir de octubre de 2024. También aprovecha la oportunidad para revisar los costos de audiencia que se pueden otorgar para Patentes, Marcas y Diseños. Se pueden proporcionar comentarios sobre las propuestas. a través de presentaciones a la página de consulta pública de IP Australia. La consulta está abierta hasta Domingo, enero 21 2024. 

En este artículo analizaré con mayor detalle algunos de los cambios relacionados con las patentes en particular. Las partes interesadas con interés en cualquiera de los derechos administrados por IP Australia (patentes, marcas comerciales, diseños registrados y derechos de obtentor) deben aprovechar la oportunidad para revisar el borrador de CRIS y presentar cualquier comentario o inquietud durante el período de consulta. Brevemente, en cuestiones no relacionadas con las patentes, observo que se proponen cambios significativos a la estructura de tarifas asociadas con las audiencias de oposición de marcas, con tarifas que aumentan con el número de motivos, más allá de los tres primeros, planteados en una Declaración de motivos y detalles. (SGP), y con el número de marcas anteriores, más allá de las diez primeras, citadas en el artículo 44. Para los diseños, se propone reducir las tasas de solicitud, mientras que las tasas por solicitar el examen se incrementarán ligeramente. Para los derechos de obtentor, se proponen aumentos modestos en las tarifas de solicitud; sin embargo, habrá aumentos más sustanciales en las tarifas de examen y se duplicarán las tarifas de renovación.

Los abogados registrados de Trans-Tasman querrán tomar nota de que IP Australia también propone aumentar las tarifas de renovación de registro en 50 dólares australianos en todos los ámbitos, lo que, según dice, es necesario "para ayudar a cubrir el costo de administrar el sistema de abogados de propiedad intelectual de Trans-Tasman". '

En el área de patentes, los cambios principales, que se analizan con mayor detalle a continuación, son: aumentos modestos en la mayoría de las tarifas de presentación, examen y renovación; duplicación de las tasas de oposición y audiencia; un cambio en el momento (pero no en el monto) de las tarifas de reclamo excedentes, de cobrarse en el momento de la aceptación a (también) cobrarse en el momento de solicitar el examen; una eliminación sorprendente (y quizás no intencionada) de las tasas de presentación de patentes de innovación; y aumentos significativos del nivel de las costas que pueden imponerse en procedimientos impugnados, incluidas las oposiciones de patentes.

Antecedentes – Recuperación de Costos y Adjudicación de Costos

IP Australia desempeña su función reguladora en la administración del sistema de derechos registrados de Australia (patentes, marcas comerciales, diseños y derechos de obtentor) sobre la base de la recuperación de costos, es decir, busca cubrir los costos de estos aspectos de sus actividades con las tarifas cobradas a usuarios del sistema (también conocidos como 'clientes'). Para ello, cada cuatro años se esfuerza por pronosticar la demanda esperada y el costo de la prestación del servicio, y utiliza el pronóstico para revisar y ajustar las tarifas. IP Australia llevó a cabo una revisión de tarifas por última vez en el año fiscal 2019-20.

La recuperación de costos no requiere que cada tarifa individual refleje el costo del servicio nominalmente asociado. La tasa por solicitar el examen de una patente estándar, por ejemplo, actualmente es de 490 dólares australianos, cifra que sin duda está muy por debajo del coste real de examinar una solicitud. Las tasas de mantenimiento de patentes, por otra parte, corresponden a tareas administrativas mínimas y altamente automatizadas, y actualmente ascienden hasta 8000 dólares australianos al año, para las patentes farmacéuticas a las que se les concede la extensión máxima del plazo de hasta 25 años. Esto refleja el hecho de que la fijación de tarifas puede servir a fines políticos más amplios, como proporcionar un incentivo a los titulares de patentes. no mantener patentes que ya no tienen el valor comercial correspondiente, liberando así la tecnología patentada para uso público.

Por otra parte, las costas en los procedimientos impugnados no tienen nada que ver con las operaciones de IP Australia. Son cantidades, establecidas por reglamento, que los funcionarios designados de IP Australia pueden otorgar a las partes que no hayan tenido éxito en procedimientos administrativos como las oposiciones de patentes. Son pagados directamente por el “perdedor” al “ganador” y están destinados a compensar los costos reales del procedimiento en que incurre la parte vencedora. IP Australia propone aumentos significativos a los costos que pueden adjudicarse sobre la base de que "los niveles actuales no han cambiado en muchos años y las partes interesadas han comunicado que estos costos son demasiado bajos en relación con los costos reales incurridos por las partes involucradas".

Modestos aumentos en diversas tasas de patentes

Dado que la inflación actualmente supera el cinco por ciento y que varias tasas de patentes no han aumentado en una década o más, no sorprende que el CRIS proponga aumentos modestos en muchas tasas. Se propone aumentar en aproximadamente un 10% las tasas de presentación, búsqueda y examen de solicitudes estándar y PCT. 

Los cambios en las tarifas de renovación anual son un poco más matizados, con el objetivo de mantener la asequibilidad durante los años anteriores, subsidiados por aumentos mayores en los años posteriores. Según la actual propuesta CRIS, 4^th y séptima^th Las tarifas de renovación anual permanecerán sin cambios (en A$300 y A$315 respectivamente), con aumentos acumulativos de A$10 por año en 6^th al 14^th años, y aumentos adicionales acumulativos de A$15 por año en 15^th al 19^th años. Así, por ejemplo, el aumento total en los 19^th anualidad anual sería de 165 dólares australianos (es decir, 9x10 dólares australianos + 5x15 dólares australianos). Tasas anuales para mantener patentes farmacéuticas de plazo extendido durante los 20^th año y más allá se mantendrán sin cambios, sin embargo, estos ya están establecidos en un nivel (aumentando a A $ 8000 el 24^th aniversario) proporcional al valor de dichas patentes.

Se proponen aumentos ligeramente mayores, del orden del 20%, a las tarifas por solicitar una búsqueda internacional de tipos (en virtud del artículo 15(5) del Tratado de Cooperación en materia de Patentes) y por solicitar una búsqueda y opinión preliminares (que, por lo tanto, serían incluso más altas). más caro que simplemente solicitar examen expedito).

Se duplicarán las tasas de oposición y audiencia

Se propone duplicar todas las tarifas relativas a oposiciones y audiencias. Las tarifas por presentar un aviso de oposición y por solicitar una audiencia (de cualquier tipo, ya sea en persona o en un expediente escrito) aumentarían de 600 dólares australianos a 1200 dólares australianos. La tarifa por comparecer en una audiencia (por día, o parte del mismo) aumentaría de 1000 dólares australianos a 2000 dólares australianos. Si entiendo correctamente las tarifas propuestas, se mantendría la estructura de tarifas actual, según la cual la tarifa de solicitud de audiencia se compensa con la tarifa de comparecencia del primer día, de modo que el saldo realmente pagadero para el primer día sería de A$800.

Se trata de aumentos significativos que, según CRIS, "reflejan el mayor costo de proporcionar estos servicios durante los últimos 10 años y el período hasta la próxima revisión de tarifas". No me sorprende en absoluto. Durante este período, el número de audiencias y recursos asociados ha aumentado significativamente con respecto a los niveles históricos. Notablemente, ex parte Las audiencias resultantes del examen de objeciones a invenciones implementadas en computadora por motivos de falta de materia patentable (es decir, “forma de fabricación”) han contribuido de manera importante a la creciente carga de trabajo. 

Para cuantificar un poco esto, en 2009 (es decir, el año anterior a las Vías de invención decisión que inició una avalancha de objeciones a la materia implementada por computadora) se publicaron 26 resoluciones de la sala de audiencias. Sólo una de esas decisiones fue ex parte, y el relacionado con una solicitud de extensión del plazo de una patente farmacéutica. De hecho, hay que volver a la Pedro Szabo decisión en 2005 encontrar una audiencia anterior que se pronunciara sobre la forma de fabricación (y ese caso involucraba un plan puramente financiero sin implementación informática). Por el contrario, en 2022 se publicaron 83 decisiones, de las cuales casi la mitad (41) fueron ex parte. Y de ellas, 29 decisiones se relacionaban total o principalmente con objeciones del examinador por falta de materia patentable.

Tarifas de aceptación y exceso de reclamo

Según la propuesta de CRIS, la tasa básica pagadera al aceptar una solicitud de patente estándar aumentará de 250 dólares australianos a 300 dólares australianos. Además, actualmente las tarifas por reclamaciones excedentes también se pagan en el momento de la aceptación: 125 dólares australianos por cada reclamación entre el 21 y el 30; y 250 dólares australianos por cada reclamación mayor de 30 años. Sin embargo, no se propone cambiar el valor de estas tarifas. el CRIS propone cambiar el momento de su pago.

Específicamente, Las tarifas de reclamo excedentes se pagarían al momento de solicitar el examen.. Además, si el número de reclamaciones es mayor (y por encima de los umbrales de exceso de reclamaciones) en el momento de la aceptación, entonces la diferencia en el exceso de tarifas de reclamo se pagaría en el momento de la aceptación.

Observo, sin embargo, que esto no impediría que un solicitante presentara menos de 20 reclamaciones antes de solicitar el examen, aumentara posteriormente el número de reclamaciones mediante una enmienda preliminar y luego redujera nuevamente el número de reclamaciones antes de la aceptación. Si la intención de IP Australia es garantizar que las tarifas reflejen el número de reclamaciones realmente examinadas, entonces podría ser mejor adoptar el enfoque adoptado por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), que exige que el solicitante pague cualquier tarifa adicional. adeudado siempre que una enmienda resulte en un aumento en las reclamaciones por encima del número máximo por el que ya han pagado.

¿Patentes de innovación gratuitas con examen a precio reducido?

Me sorprendió ver que el CRIS propone la eliminación de las tasas de presentación de solicitudes de patentes de innovación. Como sabrán la mayoría de los lectores, el sistema de patentes de innovación de segundo nivel se está eliminando progresivamente y No ha sido posible presentar solicitudes de patentes de innovación “totalmente nuevas” desde el 26 de agosto de 2021.. Sin embargo, todavía es posible obtener una patente de innovación como división o conversión de una solicitud existente con una fecha de presentación efectiva anterior al 26 de agosto de 2021. Por lo tanto, no me resulta evidente por qué se eliminarían las tarifas por presentar dichas solicitudes. Octubre de 2024.

El número de nuevas patentes de innovación presentadas se ha reducido a unas diez solicitudes cada mes. Sin embargo, sigue habiendo un número importante de solicitudes de patentes estándar pendientes que, en principio, podrían utilizarse como base para futuras patentes divisionales de innovación. En el momento de escribir este artículo, hay casi 70,000 solicitudes pendientes con una fecha de presentación efectiva en los últimos ocho años y antes del 26 de agosto de 2021. Además, una patente de innovación se puede dividir en una o más patentes de innovación adicionales durante el examen, y hay Actualmente hay casi 9,000 patentes de innovación vivas que aún deben ser examinadas y certificadas, cualquiera de las cuales podría generar divisiones. 

La abolición de la patente de innovación fue un proceso largo y controvertido, impulsado en gran parte por la propia IP Australia. Sería un resultado perverso si, ahora que finalmente está a punto de desaparecer, la eliminación anticipada de las tasas de presentación provocara un nuevo aumento en el número de patentes de innovación. Habría esperado que las tasas se mantuvieran hasta el final (25 de agosto de 2029) y que aumentaran en una cantidad (al menos) proporcional al aumento de las tasas estándar de presentación de patentes, es decir, alrededor del 10%.

Lo que es aún más perverso, se mantendrá una tasa por la conversión de una solicitud de patente de innovación en una solicitud estándar, que aumentará de 190 dólares australianos a 220 dólares australianos. Históricamente, esta tasa simplemente ha reflejado la diferencia entre las dos tasas de presentación correspondientes (actualmente 180 dólares australianos para una solicitud de patente de innovación frente a 370 dólares australianos para una solicitud estándar). Sin embargo, si no se cobra ninguna tarifa por presentar una solicitud de patente de innovación, será más barato solicitar una patente de innovación divisional y convertirla inmediatamente en una solicitud estándar en lugar de presentar una solicitud divisional estándar directamente. Sobre esta base, está claro que la tasa de solicitud de una patente de innovación debe mantenerse al menos en el nivel actual de 180 dólares australianos.

En el CRIS no se menciona en absoluto las tasas de examen de patentes de innovación, lo que entiendo que significa que no se propone ningún cambio. Actualmente, la tasa para solicitar el examen de una patente de innovación es de 500 dólares australianos, cifra ligeramente superior a la tasa estándar de examen de patente existente (490 dólares australianos). Con la propuesta de aumentar esta última tarifa a 550 dólares australianos, sería más barato solicitar el examen de una patente de innovación que de una patente estándar. Probablemente ha habido una razón para cobrar una tasa más alta por el examen de patentes de innovación, por lo que nuevamente parece sorprendente que no se haya propuesto ningún aumento de esta tasa.

Propuesta de adjudicaciones por duplicación de costos

Las costas en los procedimientos impugnados ante la Oficina de Patentes (más comúnmente oposiciones de patentes) se imponen a la parte perdedora de acuerdo con una escala establecida en Anexo 8 de las Reglamento de Patentes de 1991. IP Australia propone duplicar la mayor parte de los costes establecidos en la escala, con excepción de las tarifas pagaderas por la asistencia de abogados y/o abogados a las audiencias, que aumentarían en un 50%.

Si mis cálculos son correctos, la escala de costos y gastos que se podrían adjudicar a un oponente exitoso contra un solicitante luego de una oposición de patente completa, incluida una audiencia de un día a la que asistiera un abogado instruido por un abogado de patentes (pero suponiendo que no haya viáticos ni dietas) aumentaría según esta propuesta de 8,800 dólares australianos a 16,475 dólares australianos. En el mismo escenario, las costas otorgadas a un solicitante contra un oponente no exitoso aumentarían de 7,550 dólares australianos a 13,975 dólares australianos.

Para comprender el impacto de esto, encuentro útil comparar el presupuesto que debe considerar un posible oponente o un solicitante de patente defensor. Suponiendo que los costos reales incurridos por un oponente razonablemente consciente del presupuesto son de alrededor de 40,000 31,200 dólares australianos, según la escala actual el oponente necesitaría un plan de entre 47,500 23,525 dólares australianos (si tiene éxito y se le adjudican los costos) y 53,975 30,000 dólares australianos (si no lo logra y se le ordena pagar los costos). . Según la escala propuesta, el rango pasa de 22,450 dólares australianos a 38,800 dólares australianos. Suponiendo que un solicitante no necesita gastar tanto en su defensa – digamos 16,025 dólares australianos – el rango actual está entre 46,475 dólares australianos (si tiene éxito y se le conceden las costas) y XNUMX dólares australianos (si no tiene éxito y se le condena a pagar las costas). Según la escala propuesta, este rango pasa de XNUMX dólares australianos a XNUMX dólares australianos.

Visto de otra manera (e independientemente de los costos reales), la diferencia entre el éxito y el fracaso es actualmente de unos 16,000 dólares australianos, y llegaría a ser de unos 30,000 dólares australianos según la escala propuesta. Dudo que este cambio sea suficiente para influir en el comportamiento de un oponente o solicitante en cualquier caso contencioso genuino. La escala de costos propuesta tampoco es lo suficientemente alta como para que probablemente exceda los costos reales en cualquier caso realista. Entonces, según estos criterios, la propuesta de IP Australia no parece irrazonable.

Sin embargo, existe una asimetría en la práctica habitual de imputación de costas que me preocupa desde hace tiempo. Esto se debe al hecho de que los funcionarios de audiencias de IP Australia casi invariablemente adjudican las costas sobre la base del “todo o nada”. Es decir, los costos típicamente “siguen el evento”, y los costos totales de acuerdo con la escala se adjudican a una parte “exitosa” frente a una parte “fracasada”. Para un oponente, es suficiente tener éxito en un único motivo frente a una única pretensión para ser considerado “vencedor”, incluso si la oposición se basó en media docena de motivos contra todas las pretensiones contenidas en la solicitud. Por otro lado, un solicitante sólo se considera "exitoso" si logra defenderse de todos los motivos planteados en cada reclamación, sin excepción. Podría decirse que esto alienta (y ciertamente no desalienta) a los oponentes a adoptar una Enfoque de “fregadero de cocina” a la oposición.

Mi preocupación es que una diferencia de 30,000 dólares australianos en las consecuencias financieras para cada parte pueda generar tal desequilibrio en los requisitos para el “éxito”. Cuanto mayores sean los costes fijados en la escala, más significativo será este desequilibrio. Por este motivo, me gustaría que IP Australia considere un cambio de práctica de modo que la adjudicación parcial de costas sea más común. No sería necesario que esto estuviera muy finamente cuantificado. Con una duplicación de las costas en la escala, podría ser razonable imponer costas al 50% de la escala cuando un oponente haya ganado menos del 50% de los motivos y/o pretensiones opuestas. Esto podría tener la ventaja adicional de incentivar a los opositores a limitar sus motivos de oposición a aquellos con perspectivas de éxito más realistas, simplificando y reduciendo potencialmente los costos de los procedimientos de oposición para todas las partes involucradas, incluida IP Australia.

Conclusión: en general, un conjunto razonable de propuestas

Los aumentos de tarifas propuestos son, en su mayor parte, modestos, especialmente considerando que muchas de estas tarifas no han aumentado significativamente en los últimos 10 a 15 años.

La eliminación de las tasas de presentación de patentes de innovación es sorprendente y parece prematura. Sospecho que alguien simplemente ha pasado por alto el potencial actual de que se presenten patentes de innovación divisionales. Se mantiene la tasa de conversión de innovación a estándar y se aumenta en consonancia con la tasa de solicitud de patente estándar, lo que no tendría sentido si ya no se pudieran presentar patentes de innovación, ya que dicha conversión sólo está permitida en las pocas semanas entre la presentación de solicitudes. y conceder.

La duplicación de las tarifas relacionadas con las audiencias probablemente también sea razonable, dado que esta es una de las responsabilidades de IP Australia que requiere más recursos. Por supuesto, el costo de gestionar el área de audiencias de la Oficina de Patentes podría reducirse significativamente si no fuera por la actual incertidumbre y desacuerdo entre los solicitantes e IP Australia sobre los estándares legales para la elegibilidad de patentes de invenciones implementadas en computadora.

El aumento propuesto de la escala de costas que pueden imponerse en los procedimientos impugnados, si bien es sustancial, no parece irrazonable ni puede tener una influencia indebida en el comportamiento de los oponentes o demandantes. En mi opinión, es importante que el proceso de oposición siga siendo menos costoso y más accesible que los procedimientos judiciales, lo que no será el caso si el nivel de las costas que se pueden imponer aumenta demasiado. Sin embargo, con indemnizaciones de costos más altas disponibles, sugeriría que hay margen para que IP Australia considere adaptar su práctica para permitir indemnizaciones parciales de costos en circunstancias apropiadas.

• Distribución de relaciones públicas y contenido potenciado por SEO. Consiga amplificado hoy.
• PlatoData.Network Vertical Generativo Ai. Empodérate. Accede Aquí.
• PlatoAiStream. Inteligencia Web3. Conocimiento amplificado. Accede Aquí.
• PlatoESG. Carbón, tecnología limpia, Energía, Ambiente, Solar, Gestión de residuos. Accede Aquí.
• PlatoSalud. Inteligencia en Biotecnología y Ensayos Clínicos. Accede Aquí.
• Fuente: https://api.follow.it/track-rss-story-click/v3/FopFFlxXm-pO4ejC9xIIbabel3Iu4GjH