La División de Oposición ha estimado parcialmente una oposición presentada por Jaguar Land Rover (“Jaguar”) contra la solicitud de MUE nº 16778672 para la marca figurativa, , solicitado por el diseñador de moda de lujo Philipp Plein.

Jaguar basó su oposición en registros anteriores de MUE que abarcaban varias variaciones de su logotipo,

así como derechos no registrados sobre estas marcas. Estos registros anteriores cubrían una variedad de clases, incluidas las clases 9 (para hardware/software), 12 (para vehículos), 14 (para joyería/relojes), 18 (para cuero/bolsos), 25 (para ropa/calzado), 37 (para mantenimiento/reparación de vehículos) y 40 (para personalización de automóviles).

Jaguar invocó el artículo 8, apartado 1, letra b), y el artículo 8, apartado 5, del RMUE en relación con sus MUE anteriores (“Marcas anteriores”) y el artículo 8, apartado 4, del RMUE en relación con sus marcas no registradas en el Reino Unido, que afirmó haber sido utilizadas en el tráfico económico de importancia algo más que local.

Reputación

Curiosamente, en este procedimiento la División de Oposición optó por salirse del orden normal de las cosas y se pronunció en primer lugar sobre la reputación.

Jaguar proporcionó numerosas pruebas que demostraban la reputación que poseían sus Marcas anteriores. Esto incluyó capturas de pantalla del sitio web obtenidas a través de Wayback Machine, folletos, artículos independientes, datos de ventas, detalles de los premios ganados y capturas de pantalla de las redes sociales. También incluía una decisión de oposición anterior que confirmaba que su MUE n.º 26658 ha adquirido un grado particularmente alto de carácter distintivo en el caso de los “vehículos terrestres de motor” dentro de la UE.

Se encontró que estas pruebas demostraban que Jaguar mantenía una posición consolidada en el mercado. El hecho de que las marcas anteriores se hubieran utilizado en acuerdos de licencia con terceros se consideraba un fuerte indicador de que poseían un alto grado de atractivo y un importante valor económico.

Por lo tanto, la División de Oposición concluyó que las Marcas Anteriores gozaban de reputación en “vehículos, vehículos de motor, aparatos de locomoción terrestre, vehículos terrestres de motor; vehículos terrestres”.

Similitud

En la medida en que contenían una imagen de la cabeza de un depredador felino mostrando sus dientes, con orejas angulares puntiagudas, se consideró que los signos eran visualmente similares en un grado promedio y conceptualmente similares al menos en un grado superior al promedio. Dado que los signos son puramente figurativos, no se pudo realizar una valoración fonética.

Enlace

Aunque algunos de los productos y servicios impugnados eran diferentes de los cubiertos por las marcas anteriores, se consideró notorio que los consumidores que compran coches de lujo probablemente también busquen productos caros y exclusivos, como cosméticos, perfumes y dispositivos electrónicos, así como como servicios relacionados con estos bienes.

Debido a la reputación de Jaguar, se concluyó que los consumidores establecerían una conexión entre las marcas anteriores reputadas y la marca del solicitante que cubre productos de las clases 3, 9, 14, 18, 24, 25 y 28 y servicios minoristas relacionados de la clase 35. No existe tal Sin embargo, se encontró un vínculo en relación con los productos enumerados en la clase 26 (broches, plumas, etc.) y los restantes servicios impugnados de la clase 35. Se consideró que pertenecían a sectores del mercado totalmente diferentes y no relacionados y que tenían una naturaleza, función diferente y finalidad de los productos anteriores por los que se había reconocido la reputación.

Riesgo de lesiones

La División de Oposición concluyó que, a través de su “innegable similitud”, el signo impugnado atraería a más consumidores para comprar sus bienes y servicios y, como tal, se beneficiaría de la reputación de las Marcas anteriores, aprovechándose injustamente de la inversión y el fondo de comercio creados por Jaguar.

Como el solicitante no alegó ningún tipo de justa causa en defensa de la oposición, se supuso que no existía ninguna. La oposición tuvo éxito en virtud del artículo 8, apartado 5, del RMUE para todos los productos de las clases 3, 9, 14, 18, 24, 25 y 28 y los servicios minoristas relacionados con estos productos de la clase 35.

Probabilidad de confusión

Para los demás productos y servicios impugnados se consideró si existe o no riesgo de confusión en virtud del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE. Dado que los productos y servicios restantes eran claramente diferentes de los cubiertos por las marcas anteriores, la oposición no prosperó por este motivo.

Marcas comerciales no registradas

Tras la retirada del Reino Unido de la UE, se consideró que las marcas no registradas del Reino Unido ya no constituían una base válida para la oposición en el momento en que se tomó la decisión y, como tal, se rechazó la oposición en la medida en que se basaba en estos derechos anteriores.

Conclusión

Esta es la segunda vez que Philipp Plein intenta escaparse de los faldones de una marca de automóviles de lujo, tras el exitoso caso de Ferrari contra él por infracción de su propiedad intelectual en anuncios, que según ellos se apropiaron ilegalmente de su buena voluntad. Este es un caso útil de transferencia de imagen, que demuestra el alcance de las marcas de lujo que pueden respaldar su reputación a través de evidencia persuasiva desde una etapa temprana.

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