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Nos complace presentarles una publicación de invitado de Akshay Ajayakumar que analiza la sentencia del Tribunal Superior de Delhi en el reciente Caso Knitpro Internacional, en marcas de forma. Akshay es un abogado con sede en Munich, Alemania. Es graduado de la Universidad Nacional de Derecho, Jodhpur, y actualmente está cursando su Maestría en Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia en el Centro de Derecho de la Propiedad Intelectual de Múnich (MIPLC), un proyecto de cooperación de la Sociedad Max Planck, la Universidad de Augsburgo, el Technical Universidad de Munich y la Universidad George Washington. Todas las opiniones en la publicación son personales. Puedes ver sus publicaciones anteriores para nosotros. esta página y esta página.

La forma de las marcas de forma en la India

Akshay Ajayakumar

Esta publicación aborda brevemente los requisitos para una marca de forma y luego critica la sentencia del Tribunal Superior de Delhi en Knitpro International c. Examinador de Marcas Comerciales a través del Registro de Marcas Comerciales (CA (COMM.IPD-TM) 110/2022).

Según la Sección 2(m) de la Ley de Marcas Comerciales de 1999 ('Ley'), una 'marca' también incluye la forma de los productos. La Sección 9(3) de la Ley establece los siguientes motivos para la denegación absoluta de una marca de forma, que incluye las siguientes prohibiciones:

 9(3) Una marca no se registrará como marca comercial si consiste exclusivamente en:

        (a) la forma de los bienes que resulte de la naturaleza de los mismos bienes; o

        (b) la forma de las mercancías que sea necesaria para obtener un resultado técnico; o

        (c) la forma que da valor sustancial a las mercancías.

Además de los motivos específicos de la marca de forma, una forma también debe superar los motivos enumerados previamente en las Secciones 9(1) y 9(2) de la Ley. Sin embargo, una objeción en virtud de la Sección 9(1) puede superarse mostrando el carácter distintivo adquirido (salvo disposición de la Sección 9(1)). En particular, una objeción conforme al 9(3) de la Ley no puede superarse demostrando que la marca ha adquirido un carácter distintivo. En consecuencia, a pesar de haber adquirido un carácter distintivo, una marca aún puede ser denegada en virtud del artículo 9, apartado 3, de la Ley.

Diferencia

Por lo general, los consumidores no tienen la costumbre de hacer suposiciones sobre el origen de los productos en función de su forma o la forma de su empaque en ausencia de cualquier elemento gráfico o verbal. Debido a la naturaleza de la marca de forma, debe superar el obstáculo del carácter distintivo [según la Sección 9(1)(a)] para ser registrable. La cuestión del carácter distintivo sólo puede ser positiva si la forma por sí sola, desprovista del embalaje y de la marca registrada, puede identificar el producto. Numerosas marcas de formas famosas de la Kit Kat de 4 dedos a taxis de londres han ido al cementerio de la falta de distinción a nivel internacional.

Imagen de la decisión

El Tribunal Superior de Delhi en Knitpro International c. Examinador de Marcas Comerciales a través del Registro de Marcas Comerciales (CA (COMM.IPD-TM) 110/2022), en relación con un recurso contra la denegación de una forma de aguja de tejer, sostuvo:

“…. la forma novedosa de un producto que tiene un atractivo estético está protegida por la ley de diseños si se cumplen las condiciones requeridas. Sin embargo, según la ley de marcas registradas, el umbral para extender los derechos exclusivos a la forma de un producto es bastante alto. La forma por sí misma debe ser inmediatamente identificable con la fuente del producto. Para el registro de marca de la forma de un producto, el mismo sólo puede concederse si ha adquirido un significado secundario.' Por lo tanto, las marcas de forma deberían haber adquirido una connotación secundaria para poder ser registradas”.

“…para que se registre una marca de forma, se debe demostrar que dicha forma no es la forma genérica del producto. Tiene que ser una forma distintiva que asocie la marca con la fuente por sí misma sin nada más como un nombre o logotipo adjunto. La forma debe haber perdido su significado inherente o genérico y debería haber adquirido una connotación secundaria. El estándar de distintividad requerido para ser adquirido sería bastante alto”. (Énfasis añadido)

Por tanto, una forma debe haber adquirido una connotación secundaria para poder ser registrada.

¿Qué significa esto?

El artículo 18 de la Ley permite el registro de una marca que se propone utilizar. El solicitante solo necesita la intención de usar la marca en el momento de la presentación y no se necesita ningún uso. Otra historia es que un registro puede cancelarse si no se usa durante un período continuo de 5 años y 3 meses a partir de la fecha de una solicitud de rectificación por no uso en virtud del artículo 47 de la Ley.

Un análisis de las solicitudes de marcas registradas de forma en la India muestra que un buen porcentaje de ellas se solicita sobre la base de una propuesta de uso. Esta sentencia hará que esas marcas no sean distintivas incluso si son intrínsecamente distintivas y hará que las marcas de forma se presenten solo con reivindicaciones de uso, independientemente de su carácter distintivo inherente. La Ley prevé marcas propuestas para ser utilizadas y esta sentencia va en contra de ella. Por lo tanto, las solicitudes presentadas sobre la base de propuestas para ser utilizadas ahora se considerarán no distintivas, independientemente de las reivindicaciones de distintividad inherente.

Esto es particularmente problemático considerando que el DHC usó jurisprudencia en la UE y los EE. UU. para llegar a esto. La prueba en la UE es que una marca de forma que se aparta significativamente de la norma o las costumbres del sector puede tener un carácter distintivo y no un requisito para el carácter distintivo adquirido (véase aquí). Incluso en los Estados Unidos, Wal-Mart Stores, Inc. contra Samara Brothers, referido por el DHC, se refiere a la anterior dos pesos caso para reiterar el principio legal de que el empaque del producto puede ser intrínsecamente distintivo (ver esta página y esta página). La diferencia entre los diseños de productos (no registrables sin significado secundario) y el empaque de productos (registrables sin significado secundario) es un desafío y puede ser muy subjetivo como mínimo. Por lo tanto, la tenencia de DHC no es correcta incluso según la ley de EE. UU.

Por tanto, esta sentencia es regresiva e introduce un requisito contrario a la Ley. Es comprensible que las marcas de forma no sean generalmente muy distintivas, pero eso no significa que todas las formas no sean intrínsecamente distintivas. Teniendo en cuenta que los requisitos específicos de la marca de forma en virtud de la Sección 9(3) impiden que una marca de forma sea genérica, funcional y ornamental, este requisito adicional de carácter distintivo adquirido parece ir más allá de lo que ha exigido la legislatura.

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• Fuente: https://spicyip.com/2022/11/the-shape-of-shape-marks-in-india.html