A finales del año pasado, y poco antes de la Ley de la UE retenida (revocación y reforma) de 2023 ('REULA') entró en vigor en el Reino Unido el 1 de enero de 2024 (la legislación que oficialmente puso fin al principio de supremacía del derecho de la UE en el Reino Unido), el Tribunal de Apelación del Reino Unido se apartó de la jurisprudencia del TJUE sobre aquiescencia legal.

Industrial Cleaning Equipment (Southampton) Ltd contra Intelligent Cleaning Equipment Holdings Co Ltd y Anor Se trataba de una demanda por infracción de marca en la que el demandado había intentado invocar la excepción de aquiescencia legal. En primera instancia, el Tribunal Superior (IPEC) siguió la decisión del TJUE en budvar que sostuvo que el reloj de aquiescencia sólo comenzó a correr una vez que el titular de la marca anterior tuvo conocimiento de que esa marca posterior había sido registrada Y que la marca posterior estaba siendo utilizada.

El motivo principal del recurso de apelación de los demandados fue la fecha en que comienza a correr el plazo de aquiescencia. Lord Justice Arnold dictó la sentencia principal en el Tribunal de Apelaciones. Señaló que budvar era 'jurisprudencia de la UE mantenida' dentro de la sección 6 (7) de la Ley (Retirada) de la Unión Europea de 2018 ('la Ley de Retirada»), lo que significa que siguió formando parte del derecho interno después del Brexit y vinculando a los tribunales inferiores. Sin embargo, también reconoció el poder del Tribunal de Apelación para apartarse del "derecho de la UE conservado" (según los poderes que le otorga la Ley de Retirada) del mismo modo que el Tribunal Supremo podría apartarse de uno de sus propios decisiones.

A continuación, el juez Arnold examinó una línea de autoridad en la EUIPO y el Tribunal General que era diferente a la budvar y en el que se había concluido que el plazo de cinco años comienza a correr una vez que el titular de la marca anterior tenga conocimiento del uso de la marca posterior, y la marca posterior esté efectivamente registrada, independientemente de que el titular de la marca posterior sea o no la marca anterior tiene conocimiento del registro de la marca posterior.

Con esta línea de autoridad diferente en mente, abordó las palabras de la defensa de aquiescencia s48 tal como aparecen en la TMA 1994 y las interpretó como que sólo requiere el conocimiento del uso de la marca comercial posterior y no de su registro. Por lo tanto, concluyó que debía preferirse el razonamiento de la EUIPO y del Tribunal General y, a diferencia del TJUE, sostuvo que siempre que la marca posterior esté efectivamente registrada, el tiempo debe contar a partir de la fecha en que el titular de la marca anterior tenga conocimiento del uso de la marca posterior, no de una fecha posterior.

En apoyo de este análisis, el juez Arnold estuvo de acuerdo con las alegaciones del demandado de que exigir el conocimiento del registro real de la marca posterior (así como de su uso) daría al titular de la marca anterior un incentivo perverso para no consultar el registro en para retrasar la ejecución del tiempo.

Esta es la primera vez que el Tribunal de Apelación se aparta de la ley conservada por el TJUE y demuestra que los tribunales del Reino Unido están dispuestos a revisar la legislación de la UE y realizar cambios cuando consideren que se necesita claridad o se debe adoptar un enfoque diferente. Sin embargo, tal vez sea menos drástico dado que en realidad se trataba de la adopción de una línea diferente de autoridades europeas.

Esta decisión (y la pista avanzada decisión cubierta en nuestra entrada de blog anterior) dan alguna indicación sobre la forma en que los tribunales superiores del Reino Unido abordarán un panorama legal posterior a REULA. De hecho, en una conferencia reciente en el University College de Londres, el juez Arnold indicó que en áreas establecidas del derecho de marcas, es poco probable que se produzca algún cambio significativo. Sin embargo, donde ya existen 'líneas de falla' en cuestiones más complejas y donde ya hay tensión entre la interpretación de la UE y la legislación del Reino Unido, es posible que haya cambios en el horizonte. Todo esto está sujeto, por supuesto, a un posible cambio en el gobierno del Reino Unido a finales de este año, lo que podría provocar una nueva reestructuración legal posterior al Brexit.

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