Mandatos de un vistazo

Los mandatos judiciales preliminares son una herramienta cada vez más crítica en los litigios porque una orden sobre un mandato judicial preliminar o la preservación de la propiedad (embargo de la propiedad), o ambos, ayuda a los titulares de marcas registradas a detener los actos de infracción en curso, evitar o minimizar daños irreparables pendientes de litigio, hacer cumplir la sentencia definitiva. veredictos y apoyar demandas por daños y perjuicios.

Los tribunales considerarán los siguientes factores al otorgar tal orden:

• la probabilidad del demandante de prevalecer sobre el fondo;
• una demostración de daño irreparable al demandante si no se concede una medida cautelar;
• el equilibrio de intereses y dificultades entre el demandante y el demandado; y
• si la medida cautelar puede perjudicar el interés público.

De acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Civil, una solicitud de orden de medida cautelar o de conservación de bienes, o ambas, puede presentarse tanto antes como durante el litigio. Cuando sea necesario, los tribunales podrán decidir dictar tal orden por iniciativa propia. Cuando los tribunales deciden conceder la orden, los solicitantes de medidas cautelares o de conservación de bienes, o de ambos, están obligados a prestar una garantía. Los tribunales desestimarán la moción si el solicitante no presta la garantía solicitada por los tribunales. En cuanto a la medida cautelar, los tribunales revocarán la orden si el solicitante no presenta una demanda o arbitraje dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que los tribunales emitieron la orden.

Marco legislativo y causas de acción

China tiene un marco legal integral e integrado para la protección de marcas registradas basado en la legislación nacional y los tratados y convenciones internacionales de propiedad intelectual. La Ley de Marcas y sus reglamentos de aplicación son las principales fuentes de derecho sobre la protección de marcas en China.

Además de lo anterior, se aplican los siguientes:

• el Código Civil;
• la Ley de Enjuiciamiento Civil;
• la Ley de Procedimiento Penal;
• la Ley contra la Competencia Desleal;
• la Ley de Derechos de Autor;
• la Ley de Comercio Electrónico;
• políticas judiciales, interpretaciones y directrices emitidas por el Tribunal Popular Supremo (SPC);
• normas, reglamentos o lineamientos sobre protección marcaria emitidos por las autoridades competentes;
• casos guía o típicos publicados por el SPC; y
• casos de referencia publicados por los tribunales superiores locales.

Como regla general, sólo las marcas registradas están protegidas por la Ley de Marcas. Para proteger las marcas no registradas, los titulares de derechos pueden:

• buscar el reconocimiento de marca notoriamente conocida para detener el uso de la marca infractora en bienes o servicios similares si la marca citada e infringida ha sido utilizada pero no registrada en China;
• buscar el reconocimiento de marca notoriamente conocida para detener el uso de la marca infractora en bienes o servicios diferentes si la marca citada e infringida ha sido registrada en China;
• Presentar litigios de competencia desleal para detener el uso de la marca infractora, ya que la Ley contra la competencia desleal prohíbe el uso de imagen comercial influyente y nombres de productos, comerciales, institucionales y personales (incluidos los nombres de pluma, artísticos y traducidos), así como elementos distintivos. en nombres de dominio, entre otros; y
• presentar un litigio de derechos de autor si la marca comercial no registrada está sujeta a la protección de derechos de autor.

Los tribunales han emitido veredictos que sostienen que la venta de mercancías importadas paralelamente constituye una infracción de marca si hay cambios sustanciales en el empaque del producto, o diferencias en términos de calidad o uso de marca, entre las mercancías autorizadas y las importaciones paralelas. Los tribunales también han dictado veredictos que describen los criterios para determinar la infracción con respecto al uso de marcas registradas relacionadas con los productos del fabricante de equipos originales (OEM) que se producen en China y están destinados únicamente a la exportación sin venta en China.

En los últimos años, los invasores de marcas registradas han iniciado litigios para obligar a los verdaderos propietarios de marcas registradas a pagar daños o recomprar marcas registradas de mala fe a precios muy altos. Los tribunales han desarrollado gradualmente una práctica consistente de desestimar esos casos sobre la base de que dicho litigio constituye un abuso de derechos por parte de ocupantes ilegales de marcas.

El SPC ha emitido lineamientos que dejan en claro que si, en una demanda por infracción de DPI, el demandado presenta pruebas para demostrar que la demanda presentada por el demandante constituye un abuso de derechos y ha dañado los derechos e intereses legítimos del demandado según lo prescrito por la ley y el demandado solicita al demandante que compense los gastos razonables, el tribunal apoyará la solicitud. El demandado también puede presentar una demanda por separado para exigir que el demandante compense dichos gastos razonables. Dichas pautas de SPC tienen como objetivo disuadir los litigios de marcas registradas presentados de mala fe.

Litigio administrativo y civil

Los litigios sobre marcas registradas se clasifican en las siguientes categorías en términos de leyes aplicables, procedimientos, naturaleza y objetivos.

El litigio administrativo implica la revisión judicial de:

• decisiones o resoluciones sobre denegación oficial, oposición, invalidación y cancelación por no uso, entre otras cosas, dictadas por la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA);
• otros actos administrativos específicos en materia marcaria realizados por la CNIPA y la Administración Estatal de Regulación del Mercado; y
• decisiones o resoluciones sobre infracción de marcas dictadas por la administración local de regulación del mercado (AMR).

El litigio civil implica:

• disputas de marcas relacionadas con:
  • infracción y competencia desleal;
  • propiedad; y
  • contratos de transferencia, licencia y agencia;
• antes o durante el litigio, mociones para:
  • interdictos preliminares;
  • preservación de la propiedad; y
  • conservación de pruebas;
• recursos de sentencias declaratorias de no infracción; y
• otras disputas relacionadas con marcas registradas.

Litigio penal

Los siguientes actos conllevan responsabilidades penales:

• hacer pasar marcas registradas;
• vender bienes en los que se utilizan marcas registradas propiedad de otros; y
• fabricar ilegalmente las etiquetas de marcas registradas propiedad de otros o vender dichas etiquetas fabricadas ilegalmente.

Los litigios penales generalmente los presentan las fiscalías después de que la Oficina de Seguridad Pública (PSB) haya completado sus investigaciones penales y entregado los archivos y las pruebas a las fiscalías. El PSB puede abrir investigaciones penales por iniciativa propia, o en respuesta a denuncias presentadas por el titular de los derechos o después de que los casos le hayan sido entregados por la AMR.

El SPC insta a los tribunales locales a celebrar juicios tres en uno para la eficiencia judicial y la consistencia si los asuntos de marcas registradas están involucrados simultáneamente en juicios administrativos, civiles y penales pendientes.

Resolución alternativa de disputas

Las disputas de marcas registradas se pueden resolver a través de la negociación y la mediación durante los litigios civiles. El tribunal puede actuar como mediador o indicar a las partes que trabajen con los mediadores externos o los centros de mediación designados por el tribunal. El SPC ha estado instando a los tribunales a confiar en los mecanismos alternativos de resolución de disputas (ADR) para brindar una protección de propiedad intelectual eficiente y diversificada. Durante los litigios civiles, los tribunales siempre preguntarán a los demandantes y demandados si desean resolver las disputas a través de ADR.

El arbitraje sirve para resolver disputas civiles de marcas comerciales, siempre que las partes acuerden por escrito el arbitraje. Por lo general, la mediación y el arbitraje no se emplean en los litigios administrativos y penales sobre marcas comerciales, a menos que el titular de los derechos presente un litigio civil incidental en un proceso combinado penal y civil, y las partes opten por mediar en un acuerdo de conciliación sobre las reclamaciones civiles por daños y perjuicios.

Lugar y formatos del litigio

Los tribunales en China tienen cuatro niveles de jerarquía:

• tribunales populares de base (por ejemplo, los tribunales populares a nivel de distrito o condado);
• los tribunales populares intermedios, incluidos los tribunales especializados en propiedad intelectual de Beijing, Shanghái y Guangzhou;
• tribunales superiores del pueblo en cada provincia, región autónoma o municipio directamente bajo el gobierno central; y
• el SPC.

Algunos tribunales populares básicos y tribunales populares intermedios tienen jurisdicción transregional sobre casos relacionados con la propiedad intelectual de acuerdo con las directrices del SPC.

Centro comercial

Forum Shopping no está disponible para litigios administrativos.

Los tribunales del domicilio del demandado, los lugares donde se cometieron los actos infractores o los lugares donde las autoridades administrativas (por ejemplo, la AMR, la oficina de aduanas o PSB) almacenan, incautan o retienen los productos infractores tienen jurisdicción territorial sobre los casos de infracción. Los lugares de ocurrencia de los actos infractores de marcas registradas son donde tienen lugar los actos infractores o los resultados de los mismos.

Los tribunales de PI especializados y los tribunales de PI tienen más conocimientos y experiencia en el manejo de disputas de PI. Los tribunales de las provincias y áreas más desarrolladas económicamente son más favorables a la PI y tienden a otorgar mayores indemnizaciones. Se recomienda que el demandante presente el litigio marcario ante los juzgados o tribunales especializados en PI. También es una estrategia efectiva para identificar a todos los actores involucrados en la infracción de marca y seleccionar el tribunal preferido por el demandante para presentar el litigio.

Los tribunales de Internet en Beijing, Hangzhou y Guangzhou tienen jurisdicción sobre disputas que surjan de infracciones y transacciones en línea. Casi todos los procedimientos en los tribunales de Internet se llevan a cabo en línea para comodidad de todas las partes involucradas.

Los tribunales del domicilio del demandado o la ubicación del servidor de la plataforma de negociación de comercio electrónico tienen jurisdicción sobre los litigios contra una infracción de marca registrada basada en Internet.

Jurado contra banco

Los litigios sobre marcas registradas generalmente son escuchados por un tribunal colegiado de tres (la mayoría de las veces) o cinco miembros. En el tribunal de primera instancia, el tribunal colegiado puede estar integrado por jueces solamente, o jueces con jurados de una o dos personas. Los jurados populares no están incluidos en un banco colegiado en los tribunales de apelación.

Daños y remedios

Los siguientes recursos están disponibles en litigios por infracción de marcas registradas:

• interdictos (preliminares y permanentes);
• daños (incluidos los daños punitivos); y
• disculpas públicas o declaraciones destinadas a deshacer los efectos negativos de los actos infractores.

Los daños por infracción de marca registrada se calculan con referencia a uno de los siguientes factores:

• pérdidas del demandante;
• ganancias del demandado;
• un múltiplo razonable de los derechos de licencia de marca cuando sea difícil determinar las pérdidas del demandante o las ganancias del demandado;
• daños legales de hasta 5 millones de yuanes cuando es difícil determinar las pérdidas del demandante, las ganancias del demandado o los derechos de licencia de marca; o
• daños punitivos por infracción grave de marcas registradas por un monto de una a cinco veces el monto base de los daños determinados con referencia a las pérdidas del demandante, las ganancias del demandado o los derechos de licencia de marcas registradas.

Los daños incluyen los gastos razonables gastados por el demandante en las acciones de aplicación de la marca registrada.

El SPC ha ordenado a los tribunales que utilicen el valor de mercado como punto de referencia para determinar los daños en los litigios de PI. También ha ordenado a los tribunales que otorguen daños punitivos para garantizar que los daños en total sean proporcionales al valor de mercado de los derechos de PI en disputa y que los daños punitivos en particular puedan disuadir la infracción de marca registrada. En respuesta a las solicitudes del demandante, el tribunal puede ejercer discreción e imponer daños punitivos a los demandados que cometen una infracción de marca intencional y flagrante y actos de competencia desleal.

A la luz de la práctica actual y la tendencia de los tribunales a otorgar daños sustanciales, así como daños punitivos en algunos casos, los titulares de derechos deberían considerar confiar más en los litigios para obtener una protección más sólida y reclamar daños y perjuicios en China.

Los litigios sobre marcas comerciales tienen más poder disuasorio si pueden responsabilizar a las personas por la infracción de marcas registradas. En los últimos años, los tribunales han emitido veredictos que han responsabilizado a los representantes legales y accionistas de forma conjunta o solidaria por las infracciones cometidas por sus empresas, frustrando sus intentos de evadir las sanciones por infracción de marcas registradas abusando del estatus de persona jurídica independiente de la empresa o de las responsabilidades limitadas de accionistas.

En un caso, los tribunales chinos dictaron un veredicto que dictaminó que, como coacusado, una agencia china de marcas registradas que brindaba asistencia a los demandados en solicitudes de marcas registradas de mala fe cometió un acto de competencia desleal y debe pagar daños compensatorios al demandante. El veredicto de los tribunales ofrece a los titulares de derechos nuevas herramientas para luchar contra las solicitudes de registro de marcas registradas de mala fe y las infracciones relacionadas con las marcas registradas.

Evidencia del caso

De acuerdo con la Ley de Procedimiento Civil, los recursos para la conservación de bienes pueden presentarse ante los tribunales durante un litigio si es probable que las pruebas se destruyan o se pierdan, o si será difícil obtenerlas más adelante. En caso de emergencia, las mociones para la preservación de la propiedad se pueden presentar ante los tribunales antes del litigio o arbitraje si es probable que la evidencia se destruya o se pierda, o si será difícil obtener la evidencia más adelante.

Investigaciones y primeros pasos

Las investigaciones son necesarias y pueden ser vitales. Las investigaciones se llevan a cabo para múltiples propósitos, que incluyen:

• recopilar hechos y pruebas para respaldar el litigio;
• detectar las fortalezas y debilidades tanto de los demandantes como de los demandados para ayudar al titular de los derechos a construir un caso sólido y una cartera de marcas futura adecuada y sólida; y
• formular una estrategia y tácticas de litigio de marcas bien informadas.

El asesor legal siempre debe participar de cerca cuando trabaje con investigadores internos o externos, ofreciendo información sobre los planes de investigación y supervisando las investigaciones para garantizar que la evidencia obtenida cumpla con las reglas de evidencia. La evidencia relevante y particularmente importante debe ser notariada. El asesor legal debe revisar y garantizar la legalidad de las pruebas obtenidas durante las investigaciones porque las pruebas obtenidas a través de medios dudosos o ilegales pueden ser excluidas o comprometedoras.

Evidencia de la encuesta

La evidencia de la encuesta no es obligatoria y, a menudo, se cuestiona. En la práctica, las pruebas de inspección se han presentado ante los tribunales en casos difíciles con fines de referencia. El SPC y los tribunales locales han aceptado los informes de las encuestas como prueba. No se debe ignorar el valor referencial de la prueba de encuesta para que los jueces determinen los casos.

Uso de testigos expertos

Los testigos expertos están permitidos en casos de litigios de marcas registradas y, a menudo, se contratan para brindar opiniones de expertos, especialmente en casos de primera impresión. Los tribunales también pueden consultar a expertos para conocer sus opiniones sobre cuestiones difíciles. Los expertos económicos pueden ser útiles para determinar los daños pagaderos. Las opiniones de expertos no pueden ser citadas por los jueces.

Defensas disponibles

Se pueden presentar las siguientes defensas cuando se enfrentan cargos por infracción de marca registrada:

• sin infracción de marca registrada;
• no hay riesgo de confusión porque no hay similitudes en cuanto a las marcas, productos o servicios;
• la marca del demandante es nula o declarada nula por incumplimiento de la Ley de Marcas;
• uso legítimo, justo, anterior, autorizado o con licencia y derechos anteriores (p. ej., uso de nombres comerciales anteriores, derechos de autor o derechos de diseño);
• fuente legítima del producto y sin conocimiento de infracción de marca registrada;
• agotamiento de los derechos de marca;
• laches o pérdida de las limitaciones legales;
• ninguna infracción en casos de OEM donde todos los productos OEM se exportan únicamente a un país o región extranjero y la marca utilizada en los productos es propiedad o está debidamente registrada por la parte que ordenó los productos OEM en el país o región de destino;
• puerto seguro para los proveedores de servicios de Internet;
• falta de legitimación para demandar o ser demandado;
• falta de jurisdicción; y
• manos sucias o abuso de derecho.

El SPC ha desestimado las demandas por infracción de marca registrada por abuso de derechos.

Proceso de apelaciones

Una parte nacional puede presentar una apelación dentro de los 15 días siguientes a la recepción de una sentencia de primera instancia, mientras que una parte extranjera puede presentar una apelación dentro de los 30 días. Las partes todavía pueden presentar evidencia nueva y complementaria a la corte de apelaciones.

La corte de apelaciones revisará las cuestiones de hecho y de derecho. Por lo general, el tribunal de apelaciones tarda entre seis y nueve meses en dictar su sentencia, que es definitiva y efectiva. El plazo de los procedimientos judiciales será mayor si una de las partes es una entidad extranjera o nacional.

Los demandantes o demandados pueden solicitar un nuevo juicio de sentencias efectivas dentro de los seis meses posteriores a la fecha de vigencia de las sentencias. Los tribunales superiores revisarán y decidirán si aceptan las solicitudes de nuevo juicio. Para que se acepte una solicitud de nuevo juicio, generalmente se requieren pruebas nuevas y sustanciales que podrían anular la sentencia efectiva o errores claros en cuestiones de procedimiento, determinación de hechos o aplicaciones de la ley.

En raras circunstancias, las fiscalías populares tienen poderes para supervisar la adjudicación de casos civiles y pueden hacerlo. de oficio oa petición de las partes involucradas en los casos civiles.

Cualquiera de las partes puede apelar ante la corte de apelaciones.

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