La sentencia del Tribunal Superior de Delhi (DHC) en Vifor (International) Ltd. contra MSN Laboratories Pvt. Limitado. Limitado.Explicar y permitir que las reivindicaciones producto por proceso se refieran fundamentalmente al producto en cuestión es de fundamental importancia para la jurisprudencia india en materia de patentes. En mi opinión, la sentencia, aunque detallada, aporta una claridad muy necesaria sobre la patente por proceso en la India al ubicarla dentro de la Ley, estableciendo su alcance, aplicabilidad e interacción con la patente de proceso. u/s 48(b). Esta sentencia, dictada por una Sala de División (DB) en una apelación contra una decisión de la Sala Única (SB), aclara la posición sobre la reivindicación de patentes de producto por proceso en la India. Explica qué es una reivindicación de patente de producto por proceso, la ubica en la Ley de Patentes, establece los elementos en los que se debe centrar el examen y, lo más importante, decide cómo se hará cumplir dicha patente al decidir la infracción. En esta publicación, explicaré los antecedentes fácticos, las opiniones de la SB, la divergencia de las mismas por parte del DB y las razones de las mismas. Concluiré abordando una pregunta planteada en una de nuestras publicaciones anteriores sobre la sentencia de la SB y cómo la resuelve el DB. 

Juicio: Análisis y Hallazgos

El DHC(DB) en Vifor (International) Ltd. contra MSN Laboratories Pvt. Limitado. Limitado, escuchando un recurso de apelación del orden SB el año pasado, aclaró el alcance de la reclamación producto por proceso durante el análisis de infracción. Praharsh ha escrito anteriormente sobre la orden de SB. esta página. Vifor había reclamado la infracción de su invención con número de patente IN'536. Sostuvo que IN'536 reivindica "un producto" (Reivindicaciones 1, 7-9) y "un proceso para preparar el producto en la Reivindicación 1 (Reivindicaciones 2-6)". Por lo tanto, la invención patentada constaba de un producto independiente, la carboximaltosa férrica (FCM), además de reivindicaciones dependientes que "se dirigían al proceso para preparar el producto". Como explica Praharsh, una reivindicación producto por proceso ayuda en los casos en los que, debido a las dificultades para describir las características físicas o estructurales de la invención, un inventor presenta una especificación con reivindicaciones que describen el producto y el proceso para fabricarlo. El DB llama a esto una 'regla de necesidad', donde, “Los nuevos productos no podían describirse completamente por su estructura o cuando los compuestos complejos desafiaban una explicación precisa. Obligar al solicitante de la patente a confiar en el proceso de fabricación.”.(Párr. 111)

De manera similar, aquí, el FCM (producto inventivo) se describió mediante un proceso ilustrativo en las reivindicaciones 2 a 6 debido a la regla de necesidad. Según el 2014 Directrices para el examen de solicitudes de patente en el ámbito de los productos farmacéuticos, en el párrafo 7.9, las reclamaciones producto por proceso no pueden concederse a menos que PRODUCTO es “novedoso y no obvio” y no simplemente la novedad y no obvio del  . Las directrices continúan diciendo: “el solicitante debe demostrar que el productodefinido en términos de proceso, no se anticipa ni se hace obvio por cualquier producto de la técnica anterior."

No se afirmó que la presente invención no fuera una invención novedosa o no obvia. Más bien, la SB aceptó en esa medida, señalando que “IN'536 es un producto por proceso ya que no encaja en la definición de "declaración de producto".”. Los encuestados tampoco cuestionaron este aspecto. Del mismo modo, el DB, en el párrafo 170, señala que “Las reivindicaciones y las especificaciones explican la mejora y las ventajas que logró FCM con respecto a la técnica anterior.”. Por tanto, el atributo inventivo de la patente era efectivamente el compuesto químico denominado FCM. En principio, ambos bancos están de acuerdo con la prueba aplicable para la patentabilidad de una reivindicación de producto por proceso. 

Sin embargo, el problema surge en lo que respecta al alcance de la protección de una declaración producto por proceso. Praharsh también señaló la falta de claridad sobre el alcance de la protección en tal caso. ¿Se limita únicamente al producto final independientemente del método/proceso divulgado? ¿O se limita al alcance de la patente de proceso utilizada únicamente para producir el producto final? ¿O se extiende para proteger tanto el producto como el proceso dirigido a producirlo? 

La respuesta a la pregunta anterior se puede encontrar en el párrafo 143, en el que el tribunal sostuvo que “siempre que la reivindicación producto por proceso se refiera a un producto que es novedoso e inventivo y desconocido en el estado de la técnica, seguirá siendo un producto que caen dentro del ámbito de la Sección 48(a)”. Además, en el párrafo 128, "el enfoque principal incluso en tales reivindicaciones se dirige al producto y no al proceso de fabricación". Por lo tanto, el enfoque en la afirmación producto por proceso está en los atributos del producto más que en el proceso. 

Alcance de la protección del reclamo Producto por Proceso

La SB había señalado que el análisis de la infracción implica dos pasos: (a) determinar el significado, alcance y ámbito de las reivindicaciones de patente de la demanda; y (b) comparar las reclamaciones interpretadas con el producto/proceso supuestamente infractor. Se confía en el lenguaje de la reclamación para definir el alcance legal de la reclamación. Por lo tanto, cada elemento de dicha reivindicación se vuelve relevante para definir el alcance de la patente. 

Basándose en lo anterior, la SB sostuvo que “Se afirma categóricamente en la especificación completa que La presente invención es un proceso para producir complejos de carbohidratos de hierro...Lo que Vifor pasa por alto al afirmar que el proceso es intrascendente, es que el Las propiedades características que reivindica en FCM, diferenciadas del estado de la técnica, son resultado directo del proceso utilizado por Vifor.…que la reclamación conduzca únicamente a una reclamación de producto, sería hacer que la descripción de la reclamación con un proceso detallado y específico carezca de sentido y sea ocioso"(Párrafos 67, 71). Por lo tanto, basándose en el principio de que las reivindicaciones definen el territorio o alcance de la protección, en una reivindicación producto por proceso, “El monopolio se limitará al producto obtenido mediante el proceso específico en las reivindicaciones..

Luego, el tribunal comparó el proceso utilizado por el acusado para producir FCM. Concluyó que el “El proceso adoptado por ellos para obtener FCM está fuera de los límites del alcance de IN'536 y se sostiene que el proceso impugnado de CRPL y VBPL no es infractor..

El DB, denunciando la posición anterior, sostuvo que el SB se equivocó al sostener que los términos de proceso utilizados en una reivindicación limitarán la protección a la patente de proceso. Esta comprensión, afirmó, se basa en la comprensión de que "proceso" y "producto" operan en silos. Más bien, sec. 48(a) y (b) de la Ley son indicativos de que la Ley “reconoce que tanto el producto como los procesos pueden estar dotados de cualidades inventivas y, por tanto, ser patentables”. (Párrafo 107) Sostiene que producto por proceso es “una amalgama o un híbrido y que “se extiende a ambos lados de la distinción discernible y reconocida entre patentes de productos y procesos per se”.” (Párrafo 109) Tales reclamaciones se refieren a “Un producto novedoso cuyos atributos únicos se buscan explicar en referencia a su proceso de fabricación.”por regla de necesidad. En el párrafo 127, señala que “Se aceptaría una afirmación producto por proceso y se le otorgaría protección legal, sólo si el producto en sí fuera novedoso.”. En este caso, el tribunal razona que si se otorga prima a la novedad del producto para evaluar el producto por proceso, no puede ser una patente de proceso. (127)  

Respecto a la observación del SB de que una patente de producto debe ser “definido por su composición y estructura, tanto física como química y no limitado por un proceso”, el DB observa que se trata de una interpretación errónea de la patente producto por proceso. ¿Por qué? Porque dichas patentes están destinadas a abordar la situación excepcional en la que “La composición o los constituyentes del producto no pueden explicarse en términos explícitos excepto mediante referencia a un proceso de fabricación.”. Por lo tanto, es erróneo limitar la protección a procesar reivindicaciones basándose en que dicho proceso ha sido definido en la reivindicación de patente desde “una reivindicación producto por proceso, aunque emplea términos de proceso, se refiere fundamentalmente a un producto inventivo”. (Párr. 132) 

Los lectores deben recordar que el análisis de la infracción se responde sobre la base de los atributos del producto y, de hors, del proceso de fabricación. (Párrafo 166). Teniendo esto en cuenta, ¿se puede criticar también a la Sala de División por tratar el "producto" y el "proceso" en silos al fijar el análisis de la infracción en el primero de manera similar a la Sala Única? ¿Qué sucederá en una situación en la que se busca proteger un producto novedoso producido mediante un proceso novedoso en virtud de la declaración Producto por proceso? ¿Se limitará entonces el análisis de la infracción a los atributos del producto? Dejo esto para que los lectores decidan. Además, otra pregunta es ¿dónde se encuentran las futuras apelaciones contra esta orden? ya he discutido anteriormente esta página que la abolición del IPAB ha reducido el mecanismo de apelación a un sistema de dos niveles: la Sala Única y la Sala de División. Según 2(l)(iii), reglas IPD se aplicará "excepto los asuntos que serán tratados por la Sala de División". Segundo. 8(iii) establece que las reglas de la DHC se aplicarán a la petición de escrito civil en asuntos de DPI siempre que no haya inconsistencia con las reglas de IPD. El presente asunto es una solicitud miscelánea civil. Por ahora, al parecer, la única vía de apelación que queda es una petición de licencia especial en virtud del artículo 136 ante la Corte Suprema. 

El tribunal hizo otra observación importante. Señaló que la orden de la SB, en efecto, acepta una "teoría de un conjunto distinto de reglas" para el examen y el proceso de infracción. En otras palabras, mientras que la novedad y la no obviedad del producto tendrían primacía al examinar si se concede una patente, lo mismo se ignorará al hacer cumplir la misma patente por infracción de patente, donde la atención se centrará únicamente en el proceso empleado. El tribunal rechaza tales líneas cambiantes de protección, razonando que tal interpretación reducirá el alcance de la protección disponible para un inventor simplemente debido a la falta de claridad de la estructura de la invención. En este caso, el tribunal también parece aceptar el argumento del apelante de que es un principio cardinal que “Reivindicación de patente... interpretada de manera idéntica tanto considerando la validez como la infracción.”. (Párr. 51) 

Con base en las observaciones anteriores, el tribunal finalmente sostuvo que, dado que FCM era un producto novedoso, ubicado en la sec. 48(a) de la Ley, la cuestión de la infracción dependería de la base de los atributos del producto y fuera de el proceso de fabricación. (párrafo 166)

Obtenido por v. Obtenible por- Intención del titular de la patente

El demandado planteó el argumento de que la intención del titular de la patente, al no describir la estructura y composición del producto, daba a entender que la protección buscada se limitaba a la reivindicación del proceso. Como se explicó anteriormente, se trata de una comprensión errónea de la patente producto por proceso que requiere referencia al proceso “sólo para ayudar a explicar los atributos novedosos de un nuevo producto desconocido en la técnica anterior”. El tribunal hace algunas observaciones importantes con respecto a determinar la intención del titular de la patente a partir de reivindicaciones y especificaciones recurriendo al lenguaje utilizado en la sec. 48(a) y (b).

Tomando prestado de la OEP, creó una distinción entre 'obtenible por' utilizado en la cláusula (a) y 'obtenido por' en la cláusula (b). Observa que el primero implica un "proceso descriptivo mediante el cual podría fabricarse o producirse el producto reivindicado". Sin embargo, dicho proceso no se considera elemento inventivo. Por lo tanto, la frase suele aparecer en una afirmación producto por proceso. Estos últimos, sin embargo, "transmiten un vínculo directo entre el producto y el proceso". Es decir, el uso de dicha redacción transmite la intención del titular de la patente de restringir el alcance de la patente para procesar reivindicaciones únicamente. 

Esto, en mi opinión, ayudará en la construcción futura de la reivindicación de una patente de producto por proceso al centrar el análisis en la novedad del producto según la sec. 48(a). Sin embargo, no está claro si el proceso destinado a producir el producto en sí estaría protegido en un análisis de infracción. 

¿Lo que nos espera?

En publicaciones anteriores esta página y esta página, se planteó la cuestión de la falta de claridad sobre las reclamaciones de patentes de producto por proceso dentro del régimen de patentes de la India. Las observaciones anteriores realizadas por la Sentencia aclaran qué es la reclamación producto por proceso, su alcance de protección y su importación en la sec. 48(a) de la Ley. Significativamente, la sentencia responde a una duda pertinente planteada por Praharsh sobre la orden de la SB: “Dudo que esta orden inspire a cualquier solicitante a revelar intencionalmente su invención utilizando reivindicaciones de 'producto por proceso' debido a la consideraciones oscilantes al aspecto de 'patente de producto' de la invención mientras se examinan primero las reivindicaciones y luego se investigan las alegaciones de infracción considerando que la invención es un proceso”. Esta sentencia, al ampliar el alcance de la protección de las reivindicaciones 'producto por proceso' mediante el uso del mismo estándar para el examen y la infracción, incentiva la innovación en campos donde es difícil determinar la estructura de la invención desde el principio. Entendida en este sentido, la sentencia logra el justo equilibrio entre “expectativas del titular de la patente evitando al mismo tiempo el espectro del sobreproteccionismo.

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• Fuente: https://spicyip.com/2024/02/product-by-process-claim-dhc-to-the-rescue.html