El Tribunal Supremo Federal de Suiza decidió que la personalización de artículos de marca en nombre del propietario del reloj no viola la ley de marcas

En su sentencia de 19 de enero de 2024, el Tribunal Supremo Federal suizo siguió la jurisprudencia alemana en el ámbito de la personalización de productos de marca a petición del propietario del producto y sostuvo que la personalización de productos de marca a petición del propietario no viola el normas de la Ley de Protección de Marcas (TmPA) o la Ley de Competencia Desleal (UCA). Esta decisión es muy relevante, ya que es la primera vez que el Tribunal Supremo Federal se ocupa de esta cuestión (haga clic aquí para ver la Sentencia de 19 de enero de 2024).

Rolex interpuso con éxito una demanda ante el Tribunal de Justicia de Ginebra contra un proveedor que personalizaba relojes Rolex para satisfacer requisitos específicos del cliente, y los relojes modificados todavía llevaban la marca Rolex. La Corte de Justicia de Ginebra consideró que el proveedor no podía invocar el principio de agotamiento del derecho de marcas. El Tribunal Supremo Federal anuló la sentencia cantonal y devolvió el caso a la Corte de Justicia para su nueva evaluación.

En relación con los servicios de personalización, el Tribunal Supremo Federal suizo afirma que es fundamental distinguir si la personalización se realiza a petición del propietario del reloj o si la empresa adquiere relojes de marca por iniciativa propia, los personaliza y luego los devuelve al mercado. Es irrelevante si la marca en cuestión es famosa en el sentido del art. 15 TmPA.

Si la personalización se realiza a petición del propietario, es para fines privados -aunque sea de pago-, ya que el producto se devuelve al propietario. Por tanto, el producto no se vuelve a comercializar, por lo que se aplica el principio de agotamiento y no se infringe ningún derecho de marca. Por este motivo, tampoco existe ninguna infracción de la UCA, ya que no existe remarketing. Esto cambia si el minorista adquiere legalmente los productos pero los “vuelve a poner en el mercado” después de la personalización. Como resultado, la marca se utiliza comercialmente y se produce una infracción de la TPmA.

La cuestión también era si la forma en que la empresa ofrecía y publicitaba la personalización violaba las disposiciones de la TPmA y la UCA. Sin embargo, el Tribunal Supremo Federal de Suiza no pudo emitir un fallo definitivo sobre esta cuestión debido a que la primera instancia no pudo determinar completamente los hechos. La sentencia fue devuelta a la Corte de Justicia de Ginebra para que tomara una nueva decisión sobre esta cuestión específica.

Esta sentencia es de gran relevancia, sobre todo porque los servicios de personalización están actualmente en auge en todos los productos de marca, como zapatos, relojes o ropa. En esta sentencia, el Tribunal Supremo Federal suizo también recordó los principios fundamentales del derecho de marcas y la relación entre las leyes de protección de la propiedad intelectual y la Ley de competencia desleal.

 * El demandado estuvo representado por el despacho de abogados de los autores de este post.

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