Recientemente, el Tribunal Superior de Delhi en Allergan Inc. contra el controlador de patentes anuló la orden de la Oficina de Patentes de la India y permitió ciertas enmiendas a las reivindicaciones u/s 59(1). En esta publicación de invitado de dos partes, Amit Tailor analiza la orden de Allergan en la parte 2 y luego la evalúa a la luz de las decisiones anteriores sobre el tema similar de enmiendas de reclamaciones. Amit tiene un posgrado en Ciencias Farmacéuticas del Instituto Nacional de Educación e Investigación Farmacéutica (NIPER), SAS Nagar (Mohali) y LL.B. de la Facultad de Derecho, Universidad Maharaja Sayajirao de Baroda (MSU), Vadodara. También completó su graduación en Farmacia de MSU, Vadodara. Amit es un agente de patentes registrado y un profesional de la propiedad intelectual y actualmente forma parte del equipo de litigios de propiedad intelectual de Sun Pharmaceuticals. Anteriormente estuvo asociado con Cadila Healthcare (ahora, Zydus Lifesciences). Las opiniones expresadas en este blog son suyas. También escribe poesía con el seudónimo “કાચબો” [Kācabō, que significa tortuga/tortuga] en www.amittailor.com : અમિતટેલર.કોમ – કાચબાની કલમનું કાયમી સરનામું (Dirección permanente de la pluma de Kácab). Sus publicaciones anteriores se pueden encontrar esta página. 

Enmiendas a la reclamación u/s 59(1): Paisaje en evolución confusa en la India - Parte I

Sastre Amit

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El Tribunal Superior de Delhi (el "DHC") se ha convertido en el epicentro de los litigios (y adjudicaciones) de propiedad intelectual en la India. La División de Propiedad Intelectual (IPD) de la DHC emite sentencias con respecto a varios aspectos de las leyes de Propiedad Intelectual, incluida la Ley de Patentes. Uno de esos aspectos de la Ley de Patentes son las 'modificaciones de reivindicación permitidas u/s 59 (1)'. Recientemente el IPD, en Allergan, ha permitido ciertas enmiendas a reclamos u/s 59(1) al revocar el rechazo de un Contralor y devolver el caso para revisar los reclamos así enmendados en cuanto al mérito. Ha habido, al menos, dos decisiones más sobre el mismo tema en el pasado reciente del IPD de DHC: la boehringer y del Nippon. Este post, en la primera mitad, repasa la Allergan decisión en detalle; y en la segunda mitad, repasa el fallo y razonamiento de Allergan con respecto a la de boehringer y Nippon y trataría de encontrar si los tres están sincronizados entre sí o no. La publicación también revisa cómo está evolucionando el panorama de las enmiendas permitidas u/s 59(1) en India a la luz de las tres decisiones.

El Caso Allergan – Hechos

Se presentó una solicitud [7039/DELNP/2012] con una reivindicación principal para: Un 'método de tratamiento'... en el que dos 'implantes' proporcionarían un perfil de liberación específico para el compuesto activo que contiene (las reivindicaciones del "método de tratamiento" o el " método” alegaciones). Hubo otras reivindicaciones, dependiendo de las reivindicaciones del 'método de tratamiento', que describían los componentes y la composición de los 'implantes'. Las reivindicaciones del 'método' fueron objetadas en el Informe de Examen como materia no patentable u/s 3(i). En respuesta, el solicitante modificó las reivindicaciones para leer un 'implante' que comprende componentes específicos y composiciones de los mismos. Tal enmienda, de 'método' (usando implantes) a 'Composiciones del implante', fue objetada por la Oficina de Patentes como una enmienda inadmisible u/s 59(1), sobre la base de que dichas reivindicaciones de 'composición de implantes' no encuentra apoyo en ninguna de las reivindicaciones presentadas originalmente con la solicitud PCT ni en las reivindicaciones de la solicitud presentadas al entrar en la fase nacional. Las enmiendas fueron finalmente rechazadas, después de una audiencia, como inadmisibles u/s 59(1) como las reivindicaciones enmendadas no caía totalmente dentro del alcance de las reclamaciones presentadas originalmente.

El Solicitante apeló el rechazo ante el DHC, que sostuvo que la enmienda de 'método de tratamiento usando el implante' a 'el implante' - el 'producto', debería ser permisible u/s 59(1) y devolvió el caso a la Oficina de Patentes para examinar las reivindicaciones modificadas sobre el mérito para la patentabilidad en virtud de otras disposiciones de la Ley.

Observaciones, comentarios y razonamiento del Tribunal

El Tribunal, si bien permitió la modificación de declaraciones de 'método' a declaraciones de 'producto', hizo ciertos comentarios y/u observaciones, que se revisan en este documento.

Razones 'Diferentes' para el Rechazo en 'Aviso de Audiencia' y 'Orden de Rechazo'

El Tribunal abrió su análisis con una observación/comentario de que la Oficina de patentes (el "PO" o la "Oficina") proporcionó diferentes razones para el rechazo en el Aviso de audiencia y la 'Orden de rechazo'. El Aviso de Audiencia indicó que no se permitieron las enmiendas u/s 59(1) porque (i) los reclamos enmendados no tenían respaldo en los reclamos presentados originalmente; y (ii) que las reivindicaciones del 'implante' no formaban parte de la solicitud PCT o de la Fase Nacional tal como se presentó; mientras que la orden de rechazo indicó que las reclamaciones enmendadas fueron rechazadas porque las 'reclamaciones no caían dentro de las reclamaciones presentadas originalmente'. El Tribunal, entonces, aparentemente concluyó que la Oficina había 'restringido' su rechazo a "... Las reclamaciones no se encuentran dentro del alcance de la presentación original.

Sin embargo, después de una revisión cuidadosa, parece que ambas expresiones utilizadas para el rechazo por parte de la oficina transmitirían una y la misma cosa que las reivindicaciones enmendadas no caen dentro de las reivindicaciones tal como se presentaron originalmente y, por lo tanto, no son admisibles u/s 59(1) . Por lo tanto, no parece claro en qué contexto o para insistir en qué punto, la Corte hizo tal observación o comentario. (Ver especialmente párrafo 8-11 de la decisión). Incluso suponiendo que la Oficina haya "restringido" su rechazo a una sola "cuestión", el Tribunal no ha indicado cómo y en qué medida dicha restricción habría afectado el resultado final de la(s) cuestión(es) ante ella.

'Sin Culpa' del Solicitante

La primera razón, y aparentemente principal, provista por el Tribunal para permitir las enmiendas fue que el Contralor no estaba justificado (!) al plantear la no reivindicación del 'implante' en la solicitud PCT o en la solicitud de la Fase Nacional, como ' motivos adicionales (!) de rechazo. No está claro, en qué contexto, la Corte calificó los motivos como 'adicionales'; pero probablemente en la cuenta 'injustificada', el podría comentó que No se puede atribuir ninguna culpa al solicitante. por presentar la solicitud con reclamos de 'método' en India, porque:

• las declaraciones de 'método' fueron permitidas en el país de origen del solicitante; por lo tanto, podrían presentar la solicitud PCT con reivindicaciones de 'método'; y
• el sistema PCT permite que las reivindicaciones [y el título, la descripción, el dibujo y la especificación] presentadas con la solicitud PCT se traten como la especificación completa (incluidas las reivindicaciones) para entrar en la fase nacional india.

Por lo tanto, el solicitante podría presentar, y por lo tanto podría haber presentado la solicitud en la India, las reivindicaciones del 'método'. Y, dado que las declaraciones de método no están permitidas en la India, se debe permitir que el solicitante modifique las declaraciones existentes y/o introduzca (nuevas) declaraciones de producto.

El argumento y el razonamiento de la Corte pueden parecer justos y razonables, pero solo de forma aislada. Lo mismo puede parecer fuera de lugar, cuando se mira con una perspectiva diferente. No puede haber ninguna disputa sobre la diferencia en la permisibilidad de los reclamos de método en India y EE. UU. Sin embargo, en el contexto de los hechos del caso, también era relevante revisar la admisibilidad de las alegaciones sobre el producto para el 'implante' en las dos jurisdicciones. Siguiendo la misma lógica de revisar la permisibilidad de las reivindicaciones de métodos en EE. UU., el investigador de hechos también debería haber planteado una consulta para determinar si las reivindicaciones de productos están permitidas o no en virtud de la Ley de Patentes de EE. UU.; y cuál es la posición correspondiente en la India. Pero, lamentablemente, el Tribunal no entró en ese análisis y emitió su decisión basándose únicamente en la posición con respecto a las reclamaciones de método.

La ley de patentes de EE. UU. puede permitir las reivindicaciones del método, pero al mismo tiempo, la ley de patentes de los EE. UU. también permite las reivindicaciones del producto (!). Por lo tanto, en el momento de presentar la solicitud PCT, el solicitante tenía toda la libertad y estaba en todo su derecho de incluir las declaraciones de producto para los 'implantes', junto con las declaraciones de método (para usar dichos implantes). Sin embargo, el solicitante optó por no hacerlo.

Por lo tanto, aparece el argumento, de forma aislada, de que debido a que la jurisdicción de patentes de los EE. UU. permitía las reivindicaciones de método, el solicitante eligió comenzar con reivindicaciones de método (solo) y se le debería permitir enmendarlas a reivindicaciones de producto en India, donde las reivindicaciones de método no están permitidas. bastante fuera de lugar.

La Ley de Patentes de la India no es la Ley de Patentes de EE. UU.

Al parecer, el Tribunal se basó principalmente en las diferencias en la permisibilidad de las reivindicaciones de métodos en India y EE. UU. al permitir las enmiendas. Sin embargo, esa es precisamente la posición que debería haber sido considerada por la Corte: que los dos estatutos de patentes son diferentes entre sí y también lo serán sus disposiciones. La solicitud en la India estará sujeta a la legislación india y se adjudicará sobre la base de la intención legislativa del Parlamento de la India. Cuando una acción no está permitida bajo el mandato expreso de la legislación india, no puede ser permitida por los tribunales, a la luz de alguna disposición en una legislación extranjera que permitía tal acción. Y por la misma razón, lo contrario también es igualmente cierto: si algo no está permitido en una legislación extranjera, no se prohibirá en la India simplemente por ese motivo.

Permitir el Cambio de Alcance es Contrario al Mandato Expreso de la Ley

Según el estatuto de la India, una vez que se publica una solicitud, cada enmienda a la misma tiene que estar totalmente dentro de los reclamos anteriores a la enmienda, u/s 59(1). He discutido el tema: 'enmiendas de reclamo permitidas u/s 59(1)' con más detalle en mi publicación anterior para SpicyIP (en dos partes, Parte 1 y Parte 2). Allí, he discutido que la investigación adecuada al adjudicar una enmienda de reclamo u/s 59(1), requeriría que el investigador de hechos examine los reclamos antes y después de la enmienda, además de la especificación tal como se presentó. La(s) reivindicación(es) enmendada(s), a los efectos de esta sección, que se divulga(n) en la especificación es una posición necesaria pero no suficiente; la(s) reivindicación(es) también debe(n) estar completamente dentro del alcance de una reivindicación antes de la enmienda.

Cuando el solicitante, a pesar de ser plenamente consciente del hecho y de su derecho a reivindicar el producto, optó por no hacerlo, incluso en su país de origen donde el acto allí le permitía hacerlo, entonces aceptando tales argumentos sobre las diferencias en los actos de patente y permitir que la enmienda incluya reclamos 'nuevos' en la India, cuando el estatuto de la India prohíbe expresamente tal práctica, sería un error manifiesto y sería contrario al estatuto de la India y la intención legislativa al respecto.

El análisis de la conclusión de la Corte continúa en parte 2.

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• Fuente: https://spicyip.com/2023/02/claim-amendments-u-s-591-confusingly-evolving-landscape-in-india-part-i.html