[Esta publicación es escrita por Tejaswini Kaushal, miembro de SpicyIP. Tejaswini es un BA LL.B de tercer año. Estudiante (con honores) en la Universidad Nacional de Derecho Dr. Ram Manohar Lohiya, Lucknow. Está muy interesada en el Derecho de Propiedad Intelectual, el Derecho Tecnológico y el Derecho Corporativo. Se puede acceder a sus publicaciones anteriores. esta página.]
El 30 de noviembre de 2023, el Tribunal Superior de Delhi determinó que la reputación mundial de una marca o la buena voluntad afirmada por sí solas no serían suficientes para establecer una reclamación de reputación transfronteriza. En un veredicto (bastante detallado) en Bolt Technologies OU contra Ujoy Technologies Pvt. Limitado. Limitado. pronunciado por un tribunal de división (DB) compuesto por el juez Yashwant Varma y el juez Dharmesh Sharma, el tribunal enfatizó que el demandante que demanda por el agravio de usurpación basada en reputación transfronteriza debe establecer una reputación sustancial y buena voluntad para la marca dentro del territorio relevante. Este caso ha vuelto a poner en primer plano la discusión sobre los principios de reputación, buena voluntad y territorialidad transfronteriza (anteriormente discutido en el blog esta página, aquí, y esta página).
La orden de 118 páginas del DB tendrá implicaciones de gran alcance para los casos relacionados con la cuestión de la reputación transfronteriza. Si bien el DB ha subrayado y destacado la jurisprudencia que respalda el papel de la buena voluntad y la reputación para establecer una reputación transfronteriza, los consideró como dos factores separados. Esto llega en un momento en que la buena voluntad y la reputación generalmente se tratan como términos sinónimos en el mundo comercial interconectado global de hoy.
El Fondo
Bolt Technology OU, una plataforma estonia de transporte compartido y diversos servicios, alegó que su marca “BOLT”, establecida en 2018, tenía una reputación internacional sustancial. Bolt sostuvo que el uso de la marca “BOLT” para las estaciones de carga de vehículos eléctricos por parte de Ujoy Technology Private Limited en India infringía su reputación establecida, respaldada por datos que indicaban acceso previo a la aplicación por parte de conductores en ciudades clave de la India.
Se había creado una Sala Única de Jueces (SB) notado anteriormente este año que el compromiso limitado de Bolt en la prestación de servicios de carga de vehículos eléctricos en ubicaciones seleccionadas en todo el mundo no justificaba su reputación transfronteriza, en particular la que se extiende a la India. Las preguntas que tenía entre manos el DB abarcaban si Bolt posee una reputación y buena voluntad sustanciales en la India como para permitir una demanda por "falsificación".
Lo que sostuvo la DB
El DB respaldó la decisión anterior de la SB que había denegado una orden judicial provisional que favorecía a Bolt Technology OU contra el uso por parte de Ujoy de la marca “BOLT” en las estaciones de carga de vehículos eléctricos de la India. El DB señaló que la afirmación de reputación o buena voluntad global es insuficiente para que los tribunales respondan a una demanda transfronteriza de reputación. Más bien, el reclamante debe demostrar una reputación y buena voluntad sustanciales en el país en cuestión entre un número considerable y notable de segmentos de consumidores afectados. El tribunal sostuvo que la adopción de esta norma es esencial para evitar asfixiar a la industria local y equilibrar la reputación global de la marca con los intereses de las empresas y los consumidores nacionales. Dado que Bolt Technology OU carecía de presencia comercial en India, las descargas de su aplicación en el país quedaron intrascendentes ya que los usuarios no podían acceder a los servicios de Bolt localmente, al no poder establecer un "derrame reputacional sustancial” en el mercado indio
Reputación y buena voluntad: ¿no es realmente 'Tomate-Tomahto'?
Al llegar a la conclusión anterior, el DB consideró si se deben dar connotaciones distintas a la buena voluntad y la reputación. El tribunal se refirió, entre otras cosas, al entendimiento en el caso intex donde se ha explicado que la buena voluntad representa el valor ligado al nombre y requiere una presencia local en el país donde se hace la reclamación de usurpación, mientras que la reputación existe incluso sin una presencia empresarial local.
Este enigma de si la buena voluntad y la reputación son sinónimos o no, junto con la necesidad de la presencia física de la empresa comercial en la India, fue testigo de una discusión impresionantemente exhaustiva por parte de la DB desde perspectivas tanto internacionales como nacionales. Siguiendo al australiano (Conagra Inc. V. McCain Foods (Austria) Pty Ltd. (1992)) y precedentes ingleses, el tribunal ha sostenido anteriormente en NR Dongre contra Whirlpool Corpn. (1996) Milmet Oftho Industries contra Allergan Inc. (2004), y Cadbury UK Limited vs. Corporación Lotte India (2014), que una reclamación por usurpación en un caso de reputación transfronteriza es viable independientemente de la buena voluntad. MAC Cuidado personal Pvt. Limitado. Ltd. y Anr. contra Laverana GMBH and Co. KG & Anr (2016) ha sostenido además que no es necesario que un producto tenga una presencia “comercial” en la India para una acción de usurpación. Sin embargo, en las posteriores Intex Technologies (India) Ltd. y Anr. vs. AZ Tech (India) Ltd. (2017), el tribunal cambió de enfoque y afirmó que la buena voluntad dentro de la jurisdicción es esencial para las acciones de falsificación y que las marcas carecerán de protección a menos que haya ventas y un mercado establecido en la India.
En el mismo año, la posición fue revertida en Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha contra Prius Auto Industries Ltd. (2017), donde la Corte Suprema de la India respaldó el concepto más amplio de buena voluntad dilucidado por el Prof. Christopher Wadlow como en el caso inglés de Starbucks (HK) Ltd. contra British Sky Broadcasting Group (2015), considerando la “base de clientes” en una jurisdicción en lugar de un “lugar físico de negocios”.
En el presente caso, el DB destacó la mayor importancia de la reputación y concluyó que la mera reputación global o la buena voluntad de la marca es insuficiente para establecer una reputación transfronteriza. El DB difirió de la opinión de la SB de que la mera reputación no sería suficiente y que es necesario establecer una buena voluntad significativa. Si bien la SB ha enfatizado el principio de territorialidad de manera muy estricta, la DB reconoció en cambio las tendencias cambiantes en el comercio global, la difusión del conocimiento en Internet y el aumento de los viajes, alineándose con la perspectiva de “buena voluntad y reputación” en lugar de “buena voluntad o reputación”. El Tribunal consideró el impacto de la tecnología que ha erosionado las fronteras tradicionales y respalda el reconocimiento de marcas con reputación global, trascendiendo la necesidad de soporte localizado dentro de los mercados locales. Rechazó la insistencia en la buena voluntad como requisito previo para una acción de imitación y destacó que aceptar la reputación como relevante no contradice el principio de territorialidad.
El enigma analizado
El DB ha adoptado un razonamiento apropiado para curar la orden aprobada por el SB al colocar la buena voluntad y la reputación en categorías distintas e insistir en la prueba de la reputación para justificar el reclamo de reputación transfronteriza. Como se mencionó anteriormente, la distinción convencional entre buena voluntad y reputación hasta ahora se había considerado en gran medida obsoleta, dada la extensión global de las empresas y la interconectividad del comercio. Esto es así porque, inicialmente, los tribunales indios no distinguían entre "reputación" y "buena voluntad" como lo hacían sus homólogos ingleses. Esta falta de diferenciación llevó a una discusión limitada sobre la importancia independiente del aspecto reputacional asociado con las marcas.
Si bien las marcas son derechos territoriales que se reciben después de su registro en un país, incluso aquellas marcas que no están registradas localmente pueden exigir protección contra su imitación como marcas notoriamente conocidas. Sin embargo, la adopción del estricto “principio de territorialidad” requiere que las empresas extranjeras demuestren una base de clientes en la India para establecer una buena voluntad que potencialmente pueda poner a la India en desacuerdo con sus compromisos bajo el Artículo 6bis del Acuerdo. Convenio de París (Marcas notoriamente conocidas). El artículo 6bis estipula que los países deben, ya sea automáticamente o previa solicitud, rechazar, cancelar y prohibir el uso de marcas que se parezcan a marcas notoriamente conocidas para evitar confusión. Esto puede suponer aún más el riesgo de violar el artículo 16 de la Acuerdo ADPIC (derechos conferidos al propietario de una marca registrada), que se alinea con el Artículo 6bis. Tal decisión habría dejado a los propietarios de marcas reconocidas internacionalmente no registradas aún en la India sin ningún recurso legal en el país, contradiciendo estas disposiciones.
Habría generado importantes preocupaciones entre los posibles inversores extranjeros y podría permitir a los ciberocupas ilegales apoderarse de nombres de dominio, incluidas marcas registradas de empresas de renombre que aún no operan en la India. Varias empresas locales pueden beneficiarse de manera similar al utilizar marcas de marcas extranjeras para construir sin escrúpulos una reputación nacional cuando estas empresas no tienen presencia local. Al mismo tiempo, sería injusto que a las empresas locales que están utilizando una marca se les dijera de repente que no pueden, porque una empresa con cierta presencia internacional pero sin intención real de venir a la India quiere proteger su marca. El DB ha ido reconociendo progresivamente la interconexión de los mercados para relajar el requisito de territorialidad y al mismo tiempo insistir en pruebas sustanciales de reputación entre los consumidores.
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- Fuente: https://spicyip.com/2023/12/bolt-technology-v-ujoy-technology-the-reputation-and-goodwill-crossover.html
