[Esta publicación ha sido escrita en coautoría con el pasante de SpicyIP, Sidhi Pramodh Rayudu, con la asistencia de investigación de Aadvika Anandal. Sidhi es estudiante de último año de BA LL.B (Hons) en la Universidad Nacional de Derecho Hidayatullah, Raipur. Aadvika es estudiante de segundo año de BA LL.B (Hons) en la Universidad de Derecho NALSAR, Hyderabad.]

¿Es la “pluralidad de una invención” indispensable para mantener una solicitud divisional? Si es así, ¿dónde debería divulgarse esta invención? Después de la comprensión divergente de las dos Salas Únicas del Tribunal Superior de Delhi, una Sala de División finalmente puso fin a estas cuestiones.

Antes de pasar al orden de la base de datos, primero comprendamos qué es una aplicación divisional. La Ley de Patentes permite la presentación de una solicitud de patente ante especificaciones provisionales o completas bajo Sección 9. Sección 7 (1) establece que, normalmente, cada solicitud debe referirse a una única invención. En el caso de que una solicitud contenga más de una invención, se presentará una solicitud divisional en virtud de Sección 16 se puede presentar para una invención divulgada en la especificación provisional o completa de una solicitud principal presentada previamente. La idea detrás de la Sección 16 es ofrecer flexibilidad a los solicitantes de patentes cuando su solicitud inicial abarque múltiples invenciones. La controversia en torno a la solicitud divisional surgió cuando un juez único en Syngenta Ltd. contra el controlador de patentes (2023), difirió de los hallazgos de un banco de coordenadas en Boehringer Ingelheim contra el controlador de patentes (2022) sobre la necesidad de tener múltiples invenciones en la solicitud principal (pluralidad) para poder presentar una solicitud divisional, y si la ubicación de sus divulgaciones en las solicitudes provisionales es suficiente. El juez único remitió estas cuestiones a la Sala de División (DB). En octubre de 2023, el DB, interpretando el artículo 16, aclarado que en efecto se requiere una pluralidad de invenciones en la solicitud principal para las solicitudes divisionales, y que estas invenciones pueden divulgarse en la especificación provisional o completa de la solicitud principal. 

En el presente post veremos cómo se han evaluado anteriormente las solicitudes divisionales, las diferentes interpretaciones de las tres órdenes y las implicaciones de la orden DB para el sector farmacéutico.

Establecimiento de los criterios para las solicitudes divisionales: Boehringer Ingelheim v. Controller of Patents: 

La Sección 16 y las normas pertinentes sobre solicitudes divisionales han sido discutidas previamente por la Junta de Apelación de Propiedad Intelectual (IPAB) en LG Electronics contra el controlador de patentes orden que sostuvo que voluntario / su motocicleta las solicitudes divisionales deben pertenecer a una “invención distinta”, aclarando que las reivindicaciones de la solicitud principal y las reivindicaciones de la solicitud divisional deben ser diferentes según la Sección 16 (3). Más tarde ESCO Corporation contra el Controlador de Patentes y Diseños el IPAB precisó que la solicitud divisional debe surgen únicamente de las reclamaciones de la solicitud principal, enfatizando el principio de “lo que no se reclama se desestima” es decir, para obtener una patente sobre algo descrito en las especificaciones, debe especificarse en las reivindicaciones (ver Tony Mon George los Regentes de la Universidad de Michigan contra el Contralor de Patentes y Diseños (OA/48/2020/PT/DEL).

Mas tarde en el Caso Boehringer Ingelheim, el solicitante presentó una solicitud PCT en fase nacional con 18 reivindicaciones distintas. En el transcurso del proceso, estas afirmaciones se modificaron tres veces, desde "declaraciones de uso" que involucran un inhibidor específico, hasta "declaraciones de producto" más amplias que incorporan combinaciones que presentan el mismo inhibidor. Estas modificaciones fueron rechazadas por el Contralor en virtud de Sección 59, argumentando que las enmiendas estaban más allá del alcance de las reclamaciones originales, basando principalmente el rechazo en el uso del inhibidor en lugar de sus aplicaciones relacionadas con el producto.

El demandante presentó una solicitud divisional sobre las modificaciones rechazadas. Esta solicitud fue entonces objetada por el Contralor basándose en que las reclamaciones ya habían sido examinadas y rechazadas en la solicitud principal. Contra esta orden se interpuso recurso de apelación. El Tribunal Superior, basándose en la interpretación de la ESCO y el principio de “lo que no se reclama se rechaza”, concluyó que la ausencia de 'declaraciones de producto' en la solicitud principal impedía al solicitante presentar una solicitud divisional con estas reclamaciones separadas/adicionales. Para una discusión detallada sobre este fallo y su veracidad, los lectores pueden consultar la publicación completa de dos partes de Amit. esta página y esta página.

Desafiando a Boehringer Ingelheim: revisando los criterios de solicitud de patente divisional

Un banco coordinado de J. Hari Shankar en Syngenta contra el controlador no estuvo de acuerdo con la interpretación del Tribunal en la orden Boehringer Ingelheim. El caso surgió cuando la Oficina de Patentes de la India rechazó la solicitud divisional de Syngenta, basada en una solicitud de patente para un “concentrado de agroquímicos con adyuvante e hidrótropo”. Aunque no se cita específicamente en la orden de rechazo del Contralor, el Tribunal señaló durante los argumentos que el rechazo estaba alineado con la posición del caso Boehringer Ingelheim. Al analizar la orden de Boehringer Ingelheim, el Tribunal expresó reservas sobre su conclusión por los siguientes motivos:

• Destacando la ausencia de una coma después de “planteada por el Responsable” en Sección 16, la Corte entendió que el requisito de pluralidad sólo podría aplicarse cuando el Contralor plantee objeciones, y no se aplicará en caso de solicitudes divisionarias voluntarias. Para fundamentar esto, el Tribunal se basó en el lenguaje de Artículo 4G del Convenio de París, señalando que indicaba el requisito de la pluralidad de invenciones sólo respecto de los casos en que el Contralor haya planteado una objeción sobre las mismas y no cuando la solicitud divisionaria se presente suo motu. 
• Asumiendo la premisa de que una solicitud de patente principal debe contener múltiples invenciones para una solicitud divisional, el Tribunal examinó si dicha pluralidad debe mencionarse explícitamente en las reivindicaciones. Sobre esto, el Tribunal se basó en el lenguaje de la Sección 16 (1) y el Manual de Procedimientos y Prácticas de la Oficina de Patentes para sugerir que una invención en una solicitud divisional puede divulgarse en una especificación provisional y no necesita divulgarse en las reivindicaciones de la solicitud principal. 

Con base en este análisis y su aprensión sobre el caso Boehringer, el juez único remitió dos cuestiones para su consideración a una sala de división del Tribunal Superior de Delhi: 

• “¿El requisito de una pluralidad de invenciones en la solicitud principal para que una Solicitud Divisional pueda mantenerse puede seguir siendo aplicable incluso cuando la Solicitud Divisional es presentada por el solicitante voluntariamente (suo moto) y no se basa en ninguna objeción planteada por el Contralor?
• Suponiendo que el requisito de una pluralidad de invenciones en la solicitud principal era necesario para que una solicitud divisional fuera mantenible, ¿tenía que reflejarse la pluralidad de invenciones en las reivindicaciones de la solicitud principal, o era suficiente que la pluralidad de invenciones fuera reflejadas en las divulgaciones en las especificaciones completas que acompañan a las reclamaciones en la solicitud principal?”

Division Bench aclara la controversia de las comas en la solicitud de patente divisional:

Al examinar la Sección 16, el Tribunal se centró en la mantenibilidad de una solicitud divisional independientemente del resultado de la solicitud principal. El Tribunal sostuvo que la ubicación de la coma en el texto de la Sección 16(1) no es tan crítica como se establece en la orden del Juez Único. En cambio, el Tribunal aclaró que el requisito de revelar la pluralidad de invención en la especificación provisional o completa de la solicitud principal es obligatorio independientemente de si la solicitud divisional se presenta voluntariamente (suo moto) o en respuesta a una objeción del Contralor. . Por lo tanto, se afirma que la única restricción aquí se refiere a la no duplicación de reclamaciones entre la solicitud matriz y la divisional según la Sección 16 (3). Dando cuerpo a la intención legislativa del Artículo 16 a través de la Cláusula 05.02.02 del Manual de prácticas y procedimientos de la Oficina de Patentes, Se observó que el artículo 16(1) permite divulgar una pluralidad de invenciones dentro de la especificación provisional o completa. Alineando aún más esto con el Artículo 4G del Convenio de París, el Tribunal reconoció el derecho a presentar solicitudes divisionales tanto suo-moto como basadas en objeciones, siempre que la solicitud principal revele una pluralidad de invenciones.

Sin embargo, la respuesta del Tribunal a la segunda pregunta parece controvertida. El tribunal analizó a Boehringer Ingelheim y concluyó que el juez único se basó erróneamente en el principio de “lo que no se reivindica se rechaza” para establecer la limitación de la divulgación de la invención en presentaciones divisionales y afirmó que el principio es relevante sólo para el análisis de la infracción y no para el análisis divisional. solicitudes y redacción de reclamaciones. Al hacerlo, el Tribunal leyó literalmente la Sección 16(1) y sostuvo que se pueden presentar solicitudes divisionales para invenciones que se divulgan no sólo en la especificación completa sino también en la especificación provisional de la solicitud principal. Para su razonamiento sobre la conclusión “Lo que no se reclama, se rechaza”, el DB se basó en la conclusión de la Cámara de los Lores en Electric and Musical Industries Ltd. y otros contra Lissen Ltd, una posición adoptada en 1939 cuando la India no contaba con un régimen de patentes independiente y efectivamente pasó por alto la práctica de la Oficina de Patentes de la India (ver paraca. 05.03.15) y otros recursos notables donde se ha reiterado la importancia de este principio a la hora de delimitar el alcance de la invención (por ejemplo, consulte aquí (pdf) y esta página en la pág. 182). 

Examinando el impacto: cómo la flexibilidad en las solicitudes de patentes divisionales podría influir en el acceso a los medicamentos:

Por lo tanto, la orden DB ha ampliado el alcance para la presentación de solicitudes divisionales y una probable consecuencia de esta interpretación es que los solicitantes pueden presentar estratégicamente múltiples solicitudes divisionales de invenciones para formar una especie de maraña sobre la invención. Además, ¿la interpretación anterior permitirá al solicitante presentar una solicitud divisional sobre invenciones que han sido denegadas anteriormente? Es importante formular esta pregunta porque una solicitud divisional puede presentarse “en cualquier momento antes de la concesión de la patente” y no hasta que la solicitud original haya sido “eliminada”.

Un sector en el que esta orden seguramente tendrá un impacto masivo es el sector farmacéutico, donde las presentaciones estratégicas de solicitudes divisionales basadas en divulgaciones demasiado amplias pueden eventualmente afectar la entrada de medicamentos genéricos y biosimilares en el mercado. Como lo destaca Katarina Foss-Solbrekk en su papel, a menudo las solicitudes divisionales no sólo sirven para obtener subvenciones, sino también para restablecer el plazo para encontrar respuestas a las objeciones y también para desmotivar a los genéricos. Fundamentaron este argumento citando las solicitudes divisionales Abbvie-Humira EP1406656 donde, después de encontrar la oposición de 15 empresas, Abbvie finalmente retiró su solicitud, pero mientras tanto había presentado muchas solicitudes divisionales de segunda generación (solicitudes divisionales derivadas de una solicitud divisional anterior). Una de las razones por las que uno de los factores agravantes citados para empeorar las cosas es el lento procedimiento de oposición en la Oficina Europea de Patentes (OEP). El tiempo medio desde la primera actuación oficial y la decisión final de la OEP es de 24.3 meses. En comparación con esto, la India tiene un tiempo promedio de tramitación para disponer de una solicitud de 51 meses.

En definitiva, con esta interpretación amplia del Tribunal, la Oficina de Patentes de la India justifica ahora una evaluación meticulosa de las solicitudes divisionales. Estas pueden consistir en realizar controles rigurosos contra la doble patente. Sin embargo, el número anormalmente alto de concesión de patentes y su celebración, hace que uno se pregunte si esto será visto como un problema por la oficina de patentes en primer lugar. 

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• Fuente: https://spicyip.com/2023/11/division-bench-of-the-delhi-high-courts-divisive-clarification-on-divisional-applications.html