El Tribunal Superior de Delhi, vídeo Orden de 11 de diciembre de 2023, se negó a acceder a la petición del demandante (que utiliza la marca denominativa “Institute of Directors”) para impedir que el demandado utilice la marca “Directors’ Institute”.
Información
El peticionario registró su marca denominativa “Institute of Directors” en las clases 16, 35 y 41. El demandante utilizó la marca para administrar un instituto, realizar eventos, establecer contactos y otras actividades asociadas.
El peticionario solicitó una medida cautelar contra el uso por parte del demandado del “Instituto de Directores”.
Judgment
Al solicitar el registro de marca bajo la clase 41, el peticionario presentó lo siguiente en respuesta a la objeción planteada por el registro de marcas bajo la Sección 9 de la Ley de Marcas:
“Afirmamos humildemente que la marca IOD INSTITUTE OF DIRECTORS BUILDING TOMORROW'S BOARDS (DISPOSITIVO) del Solicitante tiene la forma de un dispositivo. Es pertinente señalar que las palabras utilizadas en la marca son palabras comunes del idioma inglés y son de naturaleza descriptiva y no pueden pertenecer a ningún propietario.. La marca Aplicada debe verse como un todo. No tiene referencia directa a características como tipo, calidad, cantidad u otras características de los servicios. Además, la marca posee todos los requisitos previos necesarios establecidos por la ley para ser considerada una marca tal como se define en el artículo 2(1)(m) de la Ley de Marcas de 1999”.
El Tribunal consideró lo anterior y sostuvo que la presentación no puede limitarse únicamente a la clase 41. Además, “si las palabras utilizadas en la marca del dispositivo son palabras comunes en inglés (como, prima facie, efectivamente lo son) sobre las cuales nadie puede reclamar propiedad, el demandante no puede, obviamente, reclamar exclusividad sobre las palabras “Institute of Directors” , o solicitar una orden judicial contra los demandados utilizando el “Instituto de Directores”….. Las palabras que son descriptivas o indicativas de la naturaleza de los servicios prestados, o que carecen de carácter distintivo, no tienen derecho ex facie a registrarse según las cláusulas (a) y (b) de la Sección 9(1)1, respectivamente., a menos que la marca, gracias al uso continuo, haya llegado a ser notoriamente conocida. La reparación contra la infracción está disponible, en virtud del artículo 28(1), únicamente para el titular de un registro válido de una marca”. (párrafos 21 y 22)
El Tribunal consideró la marca del peticionario como una marca descriptiva y, a este respecto, sostuvo que la marca denominativa es inherentemente una marca débil. El Tribunal se negó a leer el primera facción presunción de validez de marcas a favor del demandante.
El Tribunal concluyó que el demandante no puede primera facción reclamó exclusividad sobre las palabras “Instituto de Directores” y se negó a impedir que los demandados usaran la marca “Instituto de Directores”.
Comentarios
La tendencia a monopolizar las palabras comunes en inglés debe ser menospreciada. Me hice eco del mismo sentimiento en mi publicación reciente sobre makemytrip v. dialmytrip – a pesar de que “makemytrip” es una marca que parece haber alcanzado cierto grado de distinción con más de dos décadas de presencia en el mercado.
El tribunal resumió la situación jurídica de la siguiente manera:
“28. Está bien establecido que las palabras de uso común en inglés no pueden monopolizarse. De lo contrario, unos pocos se apropiarían de todo el idioma inglés, lo que obviamente no se puede permitir. Por lo tanto, en el artículo 9(1)(a) existe una prohibición absoluta del registro de marcas que carecen inherentemente de carácter distintivo, en el sentido de que son incapaces de distinguir los productos o servicios de una persona de los de otra. Las palabras de uso común en inglés entran dentro de esta categoría. Sólo si la marca ha adquirido un significado secundario, debido al uso continuo y tiene, por lo tanto, derecho al beneficio de la condición del artículo 9(1), puede registrarse dicha marca. De lo contrario, las palabras de uso común en inglés, incluso cuando se juntan para formar una frase de uso común en inglés, no se pueden registrar. El titular del registro de dicha marca no puede reclamar ningún monopolio.
32. La obtención de un registro respecto de una marca que consta de palabras comunes en inglés conlleva la posibilidad de consecuencias adversas. Al obtener el registro de dicha marca, el solicitante del registro debe ser consciente de que, al ser la marca una combinación de palabras comunes en inglés y, de hecho, como en el presente caso, ser una marca tan poco distintiva como “Institute of Directors” , existen muchas posibilidades de que otra persona utilice una marca similar. Las palabras de uso común, o una combinación no distintiva de palabras de uso común, no pueden ser monopolizadas por ninguna persona, de manera que privan al resto del mundo del derecho a su uso”.
El Registro de Marcas debe ser proactivo a la hora de rechazar los registros de dichas marcas. Esto disuadirá a los propietarios de marcas de invertir en marcas tan débiles.
La responsabilidad de explicar por qué concedieron los registros en primer lugar debería recaer en el registro de marcas. Tuve la oportunidad de examinar ciertas leyes chinas de propiedad intelectual. Una cosa que noté es que la ley china responsabiliza personalmente a los funcionarios administrativos cuando cometen errores en el desempeño de sus funciones, una característica que no es tan común en el sistema indio.
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- Fuente: https://spicyip.com/2023/12/institute-of-directors-v-worlddevcorp-technology-and-others-delhi-high-court-cautions-against-the-tendency-to-monopolise-common-words-as-trademarks.html
