En su 'Feliz año nuevo'(30 de diciembre de 2022) publicación en este blog'Marcas registradas en Luxemburgo' Verena von Bomhard se refirió brevemente a la decisión del TJCE Classic Coach (C-112/21) de 2 de junio de 2022 en relación con 'La compleja relación entre las marcas y los derechos de nombres comerciales y locales no registrados anteriormente.'. Mientras tanto, el asunto volvió al Hoge Raad (HR), el Tribunal Supremo holandés, para una decisión final el 8 de septiembre de 2023, una buena razón para una actualización y una visión general del resultado.

El TJCE ofreció una descripción concisa de los hechos relevantes para el caso (véanse los puntos 18 a 28). En aras de la brevedad de esta publicación, no repito los hechos detallados del caso, sino que simplemente describo en general la situación en cuestión para ilustrar el resultado final del caso.

Los hechos detallados son bastante extensos y no encajan en el formato de esta breve publicación. Comprender los hechos del caso, así como las decisiones involucradas de los tribunales inferiores que trataron y apreciaron los hechos, tampoco es nada fácil, especialmente debido al anonimato del demandante (una sociedad de responsabilidad limitada holandesa que invocó su marca registrada en el Benelux en 2008) y personas involucradas en el asunto.

Es relevante mencionar aquí que el nombre de la empresa del demandante incluye el apellido de dichas personas, mientras que la marca denominativa invocada es igual a ese apellido. El apellido puede derivarse del número de registro de marca del Benelux (836581), que fue revelado por el Tribunal de Apelación de La Haya en su decisión sobre la apelación. En lo sucesivo, no obstante, nos referiremos a la empresa demandante como X para mantener la anonimización tanto como sea posible. La parte demandada supuestamente infractora (una sociedad contractual según el derecho holandés) es Classic Coach Company (en lo sucesivo, CCC). Y M representa la marca invocada por X. Ambas empresas, cuyos fundadores eran hermanos, ofrecen servicios de turismos.

El caso se refería a la siguiente situación: el demandado CCC utilizó un nombre comercial M para una empresa operada únicamente localmente (digamos en los Países Bajos). X no está de acuerdo con dicho uso y ataca el uso de M por parte de CCC por dos motivos: un nombre comercial propio respecto de M que precede al nombre comercial de CCC y un registro de marca Benelux para M que es posterior al nombre comercial M de CCC.

Esta 'apretadoLa situación la resuelve el TJUE de la siguiente manera. El propietario de la marca X no puede atacar con éxito a CCC por infracción de marca, porque el derecho de marca M viene con la restricción de que no puede hacerse valer contra un nombre comercial M utilizado únicamente localmente. Dicho de manera positiva (pero ese no es el lenguaje interpretativo que el TJUE podría usar) : CCC puede continuar utilizando el nombre comercial M.

La defensa de X de que CCC disfruta de dicha protección sólo si (y sólo si) CCC puede contraatacar con éxito el uso de la marca M por parte de X (por ejemplo, sobre la base de que el uso como marca de M, un nombre comercial que ya estaba en uso, es ilegal ), es infundada y debe ser rechazada, así lo dictamina elocuentemente el TJUE por varios motivos. Una de ellas es (ya) que el tenor del artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/95 no establece en modo alguno que el tercero (CCC) deba poder prohibir el uso de dicha marca (la marca M de X), para poder hacer valer el mismo derecho (para el nombre comercial M de CCC) frente al titular X de la marca posterior M.

¿Y qué pasaría si X tuviera derecho a la protección del nombre comercial de M antes de la protección del nombre comercial de M de CCC? El TJCE aclara que aún se puede conceder a CCC una posición protegida como tercero en virtud del artículo 6(2) de la Directiva 2008/95 –en otras palabras, la restricción al derecho de prohibición de los titulares de marcas sigue vigente– en la medida en que, según Según la legislación del Estado miembro en cuestión (los Países Bajos en este caso), el titular de la marca y del derecho incluso anterior (que es X) ya no puede, basándose en su derecho incluso anterior, prohibir el uso por parte del tercero (CCC) de su derecho más reciente (nombre comercial M). Tal situación fue aceptada por el Tribunal de La Haya en este asunto como consecuencia de una limitación consecuencia de la aquiescencia.

En su decisión de 8 de septiembre de 2023, la Alta Representante rechazó los recursos de casación (restantes) del titular de la marca X aplicando la sentencia del TJUE como se explicó anteriormente.

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