Cita de caso: 2023:MHC:3879
Introducción:
En el caso BEST Sport & Freizeit GmbH contra Registrador de Marcas, el recurrente, BEST Sport & Freizeit GmbH, una empresa alemana de artículos y equipos deportivos, solicitó el registro de una marca de dispositivo con el número de registro 2834287 en la Clase 28, es decir “Juegos y juguetes; equipos de gimnasia y deportivos; artículos de gimnasia y de deporte, en particular balones de fútbol, balones de balonmano, balones de voleibol, balones de voleibol de playa, balones de baloncesto, balones de fútbol americano, minibalones, bombas de balón, guantes de portero, rodilleras y espinilleras, redes de voleibol, canastas de baloncesto, raquetas de tenis de mesa, tenis de mesa juegos, accesorios para redes de tenis de mesa, pelotas de tenis de mesa, fundas para palos de tenis de mesa, raquetas de tenis, pelotas de tenis, raquetas de bádminton, accesorios para juegos de bádminton, volantes, redes de bádminton, accesorios para redes de bádminton, fundas para raquetas de bádminton, raquetas de squash, pelotas de squash, raquetas de squash fundas, dardos, dianas, expansores de pecho, mancuernas pequeñas, cuerdas para saltar, guantes de boxeo, sacos de boxeo, mancuernas, pesas para mancuernas, juegos de mancuernas con discos, cinturones de levantador de pesas”. Este caso gira en torno al rechazo de su solicitud de registro basándose en las objeciones planteadas por el Registro de Marcas en virtud de las Secciones 9(1)(b) y 11(1) de la Ley de Marcas de 1999. Se presenta el extracto pertinente de la orden. a continuación:
Antecedentes Procesales:
El recurrente solicitó el registro de una marca de dispositivo en la Clase 28 el 29 de octubre de 2014. El Registro de Marcas examinó la solicitud y planteó objeciones en virtud de las Secciones 9(1)(b) y 11(1) de la Ley de Marcas de 1999. La objeción conforme al artículo 9(1)(b) se basó en que la marca consistía en palabras que describían el tipo, la calidad, el propósito u otras características de los productos. La objeción conforme al artículo 11(1) citaba dos marcas rivales en la clase 28.
En respuesta a estas objeciones, el apelante afirmó que su marca tenía una forma estilizada y no hacía referencia al carácter o calidad de los productos. Sostuvieron además que la comparación debería realizarse entre las marcas en su conjunto y no dividiéndolas en sus componentes. Después de una audiencia, el Registrador emitió una orden el 27 de febrero de 2019, rechazando la solicitud en virtud del Artículo 9(1)(b) de la Ley de Marcas. El apelante presentó un recurso de apelación contra la orden del demandado ante el Tribunal Superior de Madrás de anular la orden impugnada dictada por el demandado.
Problemas presentados:
- ¿Estaba justificado el rechazo de la solicitud de marca presentada por el recurrente en virtud del artículo 9(1)(b) de la Ley de Marcas?
- ¿La marca del recurrente podría proceder a registro sujeto a limitaciones o condiciones?
Reglas de la ley:
- Artículo 9(1)(b) de la Ley de Marcas de 1999: Prohíbe el registro de marcas que consistan exclusivamente en marcas que designen el tipo, la calidad, el propósito previsto u otras características de los productos.
- Artículo 11(1) de la Ley de Marcas de 1999: Permite al Registrador oponerse al registro de una marca si es similar a una marca anterior de la misma clase.
Argumentos del recurrente:
El recurrente argumentó que su marca era una marca de dispositivo compuesto que debía examinarse en su conjunto e incluía las palabras "BEST SPORTING". Sostuvieron que el carácter descriptivo de la marca podía abordarse imponiendo limitaciones o condiciones al registro, y estaban dispuestos a aceptar tales restricciones.
Argumentos del demandado:
El Registrador de Marcas argumentó que las palabras “BEST SPORTING” eran descriptivas de la calidad de los artículos deportivos y, por tanto, estaba justificado el rechazo de la solicitud. Se basaron en precedentes legales, incluidos Servicio de taxi NRI Pvt. Limitado. Ltd. contra el Registrador de Marcas Comerciales[ 1 ] y Red Bull AG contra Pepsico India Holdings Pvt. Limitado. Limitado.[ 2 ], para apoyar su posición.
Análisis y Razonamiento:
El Tribunal consideró la naturaleza de la marca del apelante, que era una marca de dispositivo compuesto que utilizaba colores y letras estilizadas además de las palabras "BEST SPORTING". Se destacó que las calificaciones compuestas deberían evaluarse en su conjunto y no aislando elementos individuales. Además, el artículo 18(4) de la Ley de Marcas permite al Registrador imponer condiciones o limitaciones a los registros de marcas.
El Tribunal también tuvo en cuenta que el nombre corporativo del apelante contenía las palabras "BEST SPORT" y se proporcionó evidencia de registros de la marca de dispositivo idéntico en múltiples jurisdicciones. Con base en estas consideraciones, la Corte consideró que la orden impugnada y los fundamentos de la decisión no eran sostenibles.
Celebración y Decisión:
El Tribunal anuló el auto impugnado y los fundamentos de la decisión. Resolvió que las pruebas obrantes justificaban el procedimiento de aplicación del anuncio, sujeto a la inclusión de una condición o limitación que impidiera cualquier derecho exclusivo sobre las palabras individuales 'BEST' o 'SPORTING'. Sin embargo, esta decisión no sería vinculante para los posibles oponentes tras la publicidad de la marca.
Implicaciones y significado:
Este caso subraya la importancia de considerar las marcas de dispositivos compuestos como un todo en lugar de aislar elementos individuales. También destaca la autoridad del Registrador para imponer limitaciones o condiciones a los registros de marcas para abordar inquietudes sobre el carácter descriptivo. Esta decisión aporta claridad sobre el registro de marcas que contienen palabras descriptivas en marcas compuestas.
Conclusión:
La sentencia en el caso BEST Sport & Freizeit GmbH contra Registrador de Marcas sienta un precedente para la evaluación de marcas de dispositivos compuestos, enfatizando la importancia de considerarlas como un todo integrado. También reafirma la autoridad del Registrador para imponer limitaciones o condiciones a los registros de marcas para equilibrar los intereses de los propietarios de marcas y del público.
[ 1 ] 2023 SCC en línea Delhi 356
[ 2 ] 2022 SCC en línea Delhi 969
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- Fuente: https://www.theippress.com/2023/10/24/case-analysis-best-sport-freizeit-gmbh-v-registrar-of-trademarks/
