Introducción

En un caso reciente, Tata Sia Airlines contra Vistara Home Appliances[ 1 ], el tribunal divisional del Tribunal Superior de Delhi determinó que el mero conocimiento de la marca del apelante es suficiente para establecer mala fe. Este comentario de caso argumentará que a) el umbral para determinar la deshonestidad se establece muy bajo y el demandado no registró su marca de manera deshonesta, y b) la marca del demandado estaba sujeta a la excepción del uso honesto concurrente.

Hechos del caso

El recurrente, una empresa conjunta entre TATA Sons y Singapore Airlines que opera una importante aerolínea bajo la marca 'VISTARA', utiliza la marca desde 2014. VISTARA proviene del término sánscrito "Vistaar" que significa "posibilidades ilimitadas" y la Corte Suprema lo declaró una marca muy conocida. El apelante promueve intensamente VISTARA en su sitio web, aplicación y anuncios, al tiempo que gana premios que reconocen los servicios de la marca. VISTARA cuenta con registros de marcas en todas las clases y en todo el mundo que cubren su logotipo arbitrario y distintivo.

En septiembre de 2020, el apelante descubrió que los demandados estaban usando VISTARA para el nombre, el dominio, los logotipos y las marcas de dispositivos de su empresa de electrodomésticos sin autorización. Los encuestados vendieron electrodomésticos con la marca de dispositivo VISTARA en línea y en las redes sociales desde diciembre de 2018. A pesar de los avisos de cese y desistimiento en septiembre de 2020 y marzo de 2021, los encuestados no respondieron. Esto motivó que la recurrente interpusiera una demanda por infracción y usurpación, el presente caso.

• Argumentos ante el tribunal
• Apelante

El Apelante argumentó que el uso de la marca “VISTARA” por parte de los demandados para electrodomésticos generó confusión entre los consumidores y causó un daño significativo al negocio y al fondo de comercio del Apelante y que la adopción de la marca impugnada por parte de los Demandados carece de justificación y es de naturaleza deshonesta. , provocando la dilución de la marca “VISTARA”. El Apelante es el adoptante anterior y usuario de la marca “VISTARA”, la cual ha sido declarada marca notoriamente conocida. Las marcas en competencia son fonéticamente similares. El registro de la marca impugnada se obtuvo de forma inválida en virtud del artículo 9[ 2 ] y séptima[ 3 ] de la Ley de Marcas, otorgando al Tribunal la facultad de emitir órdenes interlocutorias que inhiban a los demandados. El apelante acudió al Tribunal de Primera Instancia sin dilación, laxitud o aquiescencia alguna.

• Respondent

Los demandados argumentaron que como comenzaron a usar la marca dentro de un año (2016) después del Apelante, no hay falsificación. Discutieron que habían tomado medidas cautelosas para garantizar que su marca fuera distinta de la marca del Apelante, incluido el uso de diferentes combinaciones de colores, fuentes, estilos de escritura y representación general. Señalaron que “VISTARA” no es una palabra acuñada o inventada sino una palabra que se encuentra en sánscrito. También sostuvieron que sus productos no están relacionados con los del apelante y que no son usuarios no autorizados según el artículo 29 de la Ley de Marcas. La marca impugnada es una marca dispositivo en comparación con la marca denominativa del apelante.

Celebración por el tribunal

Tribunal de primera instancia

El tribunal sostuvo que el término “VISTARA” tiene un significado de diccionario y, por lo tanto, no puede ser monopolizado por el Apelante. La marca “VISTARA” del recurrente es declarada marca notoriamente conocida pero se considera irrelevante ya que fue declarada así después del registro de la marca de los demandados. Los Demandados tienen derecho a utilizar la marca “VISTARA” para productos de las Clases 7, 9 y 11, ya que los clientes, canales comerciales e industrias de ambas partes son diferentes y fácilmente distinguibles.

Sala divisional del Tribunal Superior

El Tribunal Superior de Delhi rechazó el argumento de que VISTARA es una palabra común en el diccionario. La palabra sólo se parece a la palabra sánscrita "VISTAAR". El recurrente acuñó la marca “VISTARA”[ 4 ] Sobre la base de esto y el uso por parte del demandado de la misma palabra “VISTARA” en lugar de “VISTARA” demuestra que eran conscientes del valor que se le atribuye. El Tribunal de Primera Instancia erró al denegar la medida cautelar basándose en el argumento de que los demandados adoptaron y utilizaron la marca impugnada en diferentes clases/productos.[ 5 ] Los encuestados nunca dieron ninguna explicación convincente por la elección del nombre VISTARA. Las afirmaciones de los demandados sobre contratos, redes comerciales y posibles pérdidas de clientes carecen de pruebas. Incluso si se supone que es cierta, la adopción deshonesta no puede protegerse en virtud del artículo 12 de la Ley de Marcas.[ 6 ] El Tribunal de División sostuvo que el uso por parte del demandado fue de mala fe y causaría confusión en el mercado.[ 7 ]

Análisis del caso

En este caso, el Tribunal Superior de Delhi adoptó una postura diferente a la del tribunal de primera instancia. El tribunal de instancia basó su decisión en que los clientes de ambos negocios eran diferentes y no se dejarían confundir por la similitud fonética de las marcas, ya que pertenecían a clases diferentes. Sin embargo, el Tribunal Superior concluyó que la discriminación de clase y/o la distinción de clases es irrelevante cuando la adopción de la marca por una parte, como la demandada en este caso, es inherentemente engañosa y está contaminada por circunstancias sospechosas, carentes de justificación aparente. No consideró el argumento de que la demandada adoptó la marca cuando la marca del recurrente no era notoriamente conocida. El punto interesante, en este caso, es que el tribunal consideró deshonesta la adopción del demandado por tres razones:

1. El demandado conocía la marca del recurrente cuando la registró.[ 8 ]
2. El encuestado registró una marca de dispositivo en lugar de una marca denominativa para evitar problemas de registro.[ 9 ]
3. El demandado no dio ninguna razón plausible para su adopción.[ 10 ]

El autor de este artículo comparará este caso con otras sentencias para ver si el estándar de engaño deshonesto aplicado aquí es mayor o menor.

Mala fe y Deshonestidad en casos de marcas.

El Tribunal Superior de Delhi, en el caso de Bpi Sports LLC contra Saurabh Gulati & Anr.[ 11 ]  abordó la cuestión de la adopción de mala fe de una marca registrada en virtud de la sección 11 (10) (ii) de la ley[ 12 ]. Lo definieron como “una práctica desleal que implica falta de buena fe por parte del solicitante hacia la Oficina en el momento de la presentación, o una práctica desleal basada en actos que vulneran los derechos de un tercero”. El tribunal continuó diciendo que la deshonestidad, el engaño, el deseo de engañar o engañar a otra persona y las acciones injustas que infringen los derechos de un tercero son típicamente indicativos de mala fe.[ 13 ]

Además, el Tribunal Supremo en el caso de National Sewing Thread Co. Ltd. contra James Chadwick and Bros. Ltd.[ 14 ] estableció la prueba de Engaño/Confusión como “Se trata de ver cómo reaccionaría un comprador, que debe ser considerado como un hombre medio de inteligencia ordinaria, ante una marca en particular, qué asociación formaría al mirar la marca y en qué sentido vincular la marca con los productos que compraría”. La prueba fue confirmada además por la sentencia del Tribunal Supremo en Nandhini Deluxe contra la Federación Cooperativa de Productores de Leche de Karnataka Limited.[ 15 ] De manera similar, varios tribunales en otros casos también han entendido la deshonestidad como un intento de engañar o crear confusión en la mente del público.[ 16 ]

Acciones que constituyen engaño y confusión.

In Kamal Trading Co. y Ors. V. Gillette Reino Unido Ltd., Gillette Reino Unido Ltd.[ 17 ], una subsidiaria de Gillette Company, demandó a Kamal Trading Co. y otros por usar la marca '7 O'CLOCK' en cepillos de dientes. Gillette y sus filiales habían utilizado la marca para productos de afeitado en todo el mundo desde 1913, registrándola en muchos países. En 1985, Gillette descubrió Kamal Trading vendiendo cepillos de dientes '7 O'CLOCK' en la India. A pesar de ser un producto diferente, Gillette argumentó que esto podría confundir a los clientes haciéndoles pensar que estaba asociado con su marca de afeitado 7 O'CLOCK. El tribunal estuvo de acuerdo, citando el uso y registro prolongado por parte de Gillette de la marca idéntica para productos de afeitado relacionados, y consideró que el uso por parte de Kamal Trading probablemente engañara a los clientes.

Del mismo modo, en NR Dongre contra Whirlpool Corporation[ 18 ], La empresa estadounidense Whirlpool Corporation y la empresa india TVS Whirlpool presentaron una demanda contra NR Dongre y otros ante el Tribunal Superior de Delhi. Los demandados utilizaron la marca “Whirlpool” en India para fabricar y vender lavadoras. Whirlpool afirmó que tenía derechos anteriores sobre la marca y que tenía reputación a través de fronteras, de modo que se asumiría que cualquier producto vendido bajo el nombre de Whirlpool era fabricado por Whirlpool Corporation. El tribunal dictaminó que la marca Whirlpool había adquirido una importante reputación y buena voluntad en la India, quedando fuertemente asociada en la mente de los consumidores y compradores potenciales indios, específicamente con los productos de Whirlpool Corporation.

Aplicando los estándares fijados por los Tribunales en el presente caso.

En los casos mencionados anteriormente, las partes infractoras buscaron intencionalmente capitalizar injustamente la buena voluntad de los usuarios anteriores negociando productos similares. De manera similar, ha habido muchos casos en los que los tribunales han proporcionado criterios para determinar el engaño. [ 19 ]

Además, en el Cadila Salud[ 20 ] caso, el tribunal estableció factores a considerar con respecto al engaño:

1. La naturaleza de las marcas. 
2. El grado de semejanza entre las marcas. 
3. La naturaleza de los productos sobre los que se utilizan como marcas.  
4. La similitud en los productos de los comerciantes rivales.
5. La clase de compradores, su educación, inteligencia y grado de cuidado en la compra/uso de los bienes.
6. El modo de comprar u ordenar los bienes.
7. Cualquier otra circunstancia circundante relevante y grado de disimilitud entre las marcas en competencia.

Si consideramos estos criterios, el único punto válido que puede plantear el apelante es que hubo similitud fonética, pero ninguno de los otros factores se cumple en este caso. El demandado aquí buscó protección bajo la sección 12.[ 21 ], y deberían habérselo concedido ya que adoptaron la marca honestamente.

In Caucho de Londres.[ 22 ], a pesar de la similitud fonética, el tribunal aún otorgó al demandado protección bajo la sección 10(2)[23], diciendo que no existe ningún requisito legal para un uso grande y sustancial. El tribunal dijo además que el volumen no tiene por qué superar a los competidores, sino que debe mostrar una presencia comercial genuina y continua. El tribunal también proporcionó circunstancias especiales que podrían indicar un uso concurrente honesto[24] y, en los presentes casos, VISTARA Home Appliance sí las cumple.

La decisión del tribunal divisional en este caso genera preocupación por varias razones. En primer lugar, los productos en cuestión no tienen ninguna relación: la marca del demandado es exclusiva de electrodomésticos para consumidores de clase media baja, mientras que la marca del demandante es para servicios de viajes aéreos centrados en la clase alta. No existe ninguna similitud ni conexión entre ellos, lo que elimina cualquier posibilidad de confusión en la mente de los compradores. A pesar de que el demandante posee una marca muy conocida, no hay evidencia de que se haya desdibujado o empañado como resultado de la adopción del demandado.

El umbral establecido en este caso para determinar la adopción deshonesta y el engaño público parece inusualmente bajo en comparación con los precedentes establecidos.[ 25 ]. Estas sentencias pasadas han aplicado un estándar significativamente más alto para demostrar similitudes engañosas e infracción de marcas. La medida cautelar se concedió principalmente basándose en el conocimiento que el demandado tenía de la marca, sin tener en cuenta los esfuerzos del demandado por diferenciarla, lo que es motivo de preocupación.

Conclusión

A todas las empresas, independientemente de su tamaño e influencia, se les debe permitir una libertad razonable para operar sin interferencias injustificadas de entidades no relacionadas. Esta sentencia, sin embargo, va en contra y favorece una dinámica de poder injusta. Los demandados tomaron medidas importantes para evitar confusión, que deberían haber sido reconocidas antes de emitir la orden. A pesar de que la marca del recurrente era notoriamente conocida, el tribunal debería haber considerado que no fue reconocida como tal en el momento de la adopción. Además, no hay evidencia de ningún daño, dilución o empañamiento experimentado por el apelante debido a la adopción del demandado. Si se sigue este precedente, las grandes marcas podrían explotar su poder publicitario para ganar un estatus conocido y posteriormente solicitar medidas cautelares contra las empresas más pequeñas.

[ 1 ] 2023 SCC en línea del 3343

[ 2 ] La Ley de Marcas de 1999

[ 3 ] La Ley de Marcas de 1999

[ 4 ] ¶18

[ 5 ] ¶ 20

[ 6 ] ¶ 22

[ 7 ] El tribunal llegó a esta conclusión principalmente por tres motivos: (a) fuerza: la marca del demandante es una marca arbitraria que la hace conceptualmente fuerte; (b) similitud: la marca del demandado es "fonéticamente idéntica" a la marca del demandante (Vistara y Vistara); y (c) mala fe: el demandante es el usuario anterior, el demandado tenía conocimiento de la marca del demandante y la marca del demandante es notoriamente conocida, lo que hace que la adopción por parte del demandado sea deshonesta.

[ 8 ] ¶ 17

[ 9 ] ¶ 19

[ 10 ] ¶ 16

[ 11 ] 2023 SCC en línea del 2424

[ 12 ] Ley de Marcas de 1999.

[ 13 ] Ibíd.

[ 14 ] AIRE 1953 SC 357.

[ 15 ] 2018 SCC En línea SC 741.

[ 16 ] Kaviraj Pandit Durga Dutt Sharma contra Navratna Pharmaceuticals Laboratories, [1965] AIR 980

[ 17 ] 1998 (8) PTC (Bom)

[ 18 ] 1996 PTC 16 (583) SC

[ 19 ] Hilo de coser nacional co. Ltd contra James Chadwick, Corn Products Refining Company contra Shangrila Food Products Ltd., Campbell Products contra John Wyeth.

[ 20 ] 2001 (2) PTC 541SC

[ 21 ] Ley de Marcas de 1999.

[ 22 ] London Rubber Co. contra Durex Products, AIR 1963 SC 1882

[ 23 ] Ley de Marcas de 1940.

[ 24 ] 1) El nombre de la empresa y el producto eran iguales. 2) El producto ha estado en el mercado por un período de tiempo considerable. 3) Los productos son diferentes tanto para el recurrente como para el demandado.

[ 25 ] Cadila Healthcare, NR Dongre y National Sewing Thread.

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• Fuente: https://www.theippress.com/2024/02/27/the-threshold-for-determining-dishonest-adoption-of-trademarks-revisiting-tata-sia-airlines-v-vistara-home-appliances/