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Infracción no literal: ¿Claridad o confusión?

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Al analizar la reciente interpretación del Tribunal Superior de Delhi de la doctrina de los equivalentes en Máquinas SNPC Private Limited y Ors. contra el Sr. Vishal Choudhary, nos complace presentarles esta publicación del pasante de SpicyIP, Vishno Sudheendra. Vishno es estudiante de derecho de segundo año en NLSIU, Bangalore. Se puede acceder a su publicación anterior. esta página.

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Infracción no literal: ¿Claridad o confusión?

Por Vishno Sudheendra

El HC de Delhi dictó el 5 de marzo de 2024 una orden, en Máquinas SNPC Private Limited y Ors. contra el Sr. Vishal Choudhary, que analiza un caso de infracción no literal de una máquina patentada para fabricar ladrillos. La Corte, en el contexto de esta orden, examina la Doctrina de Equivalentes, una doctrina desarrollada en los EE.UU., y la Doctrina de Pith and Marrow, que es una doctrina desarrollada en el Reino Unido. Intento analizar la orden y argumentar que el tribunal, al combinar ambas de manera extraña, ha generado más confusión que claridad.

Una breve descripción de estas doctrinas

Intento brindar breves explicaciones de las doctrinas en cuestión para mayor claridad antes de sumergirme en el caso.

Doctrina de Equivalentes: Esta doctrina tiene su origen en la jurisprudencia estadounidense, concretamente en el caso SCOTUS. Graver Tank & Mfg. Co. contra Linde Air Products. Permite al titular de una patente reclamar una infracción incluso si un producto/proceso acusado no infringe literalmente el lenguaje de las reivindicaciones de la patente, sino que lo infringe de manera no literal al sustituir elementos del producto/proceso por elementos equivalentes. (Praharsh analiza la doctrina esta página). El alcance de la doctrina de los equivalentes depende de dos factores: la prueba de equivalencia y las barreras legales a los equivalentes. En Estados Unidos, los tribunales han establecido cinco pruebas jurídicas para restringir la aplicación de la doctrina: la regla de todos los elementos, la prueba de triple identidad centrada en la función, la forma y el resultado, la prueba de diferencias insustanciales, la prueba de obviedad y la prueba de intercambiabilidad conocida. (Patodia, Jain y Shukla). Entre las pruebas y limitaciones antes mencionadas, la 'regla de todos los elementos' y la 'prueba de triple identidad' son relevantes para nuestra discusión ya que la Corte se ocupa únicamente de ellas.

'Todos los elementos mandan': La 'Regla de todos los elementos' limita la doctrina de los equivalentes. Exige que la prueba de equivalencia debe aplicarse a elementos individuales, no a la invención en su conjunto, para evitar la eliminación de cualquier elemento por completo (Hilton Davis Chemical Co contra Warner-Jenkinson, Patodia, Jain y Shukla).

'Prueba de triple identidad': Sirve como prueba fundacional para la Doctrina de Equivalentes. Afirma que el producto acusado causa una infracción si "realiza sustancialmente la misma función y sustancialmente de la misma manera para obtener el mismo resultado" [Sanitary Refrigerador Co contra Winters]. Esta prueba se aplica junto con la 'regla de todos los elementos'

La doctrina de la médula y la médula: Esta Doctrina tiene su origen en la jurisprudencia del Reino Unido. Clark contra Adie, (de pago). El principio de "médula y tuétano" delineaba el alcance de la protección de la patente basándose en la esencia central de la invención. Según esta doctrina, la infracción podría probarse si el dispositivo o método del demandado incorporara todos los componentes cruciales de la patente (Mathur).  

Cabe señalar que en el Reino Unido, la Prueba Catnic o la Doctrina de la Construcción Propositiva reemplazó a la Doctrina de la Médula y la Médula, en Catnic Components Ltd. contra Hill & Smith Ltd. (de pago) La prueba Catnic enfatiza la interpretación de las reclamaciones de patentes de manera intencional para discernir el alcance de protección previsto por el inventor, en contraste con la Doctrina de Médula y Médula, que se centra en la sustancia de la invención mientras considera los elementos esenciales (mehra). Sin embargo, post-Actavis contra Eli Lilly ([2017] UKSC 48), la Corte Suprema del Reino Unido parece haber inyectado la Doctrina de Equivalentes (pana).

Entonces, ¿cuál es la diferencia entre La Doctrina de los Equivalentes y La Doctrina de la Médula y la Médula?

La Doctrina de Equivalentes se aplicaría incluso si tanto los elementos esenciales como los no esenciales fueran sustituidos por sus equivalentes en el producto/proceso infractor. Sin embargo, para la aplicación de la Doctrina de la Médula y la Médula todos los elementos esenciales tienen que ser los mismos en el producto/proceso infractor, mientras que sólo los elementos no esenciales pueden ser sustituidos por sus equivalentes (Mathur). Por lo tanto, la Doctrina de Equivalentes, al permitir equivalentes tanto para elementos esenciales como para elementos no esenciales, a través de la prueba de identidad triple, proporciona un alcance mucho más amplio para la infracción no literal frente a la Doctrina de Médula y Médula.

La Orden

Los demandantes, SNPC Private Limited y otros, presentaron una solicitud solicitando una orden judicial permanente contra el demandado, el Sr. Vishal Choudhary, que le impediría utilizar, fabricar, ofrecer a la venta o vender o importar las máquinas para fabricar ladrillos impugnadas. Se alegó que el demandado fabricaba y vendía máquinas para fabricar ladrillos similares a las máquinas para fabricar ladrillos patentadas por los demandantes. Los demandantes alegaron una infracción no literal basada en la doctrina de la médula y la médula y la doctrina de los equivalentes. Los demandados sostuvieron que dado que el producto supuestamente infractor carece de cabina, dirección, ruedas delanteras direccionales y motorización de las ruedas traseras, se debe aplicar la "regla de todos los elementos", según la cual el producto debe contener todos los elementos de reivindicación de la patente de la demanda y, si incluso Si falta un solo elemento en el producto supuestamente infractor, no equivaldría a una infracción.

El Tribunal observó que la "regla de todos los elementos" debe utilizarse de manera calificada. Un infractor puede, si la 'regla de todos los elementos' no está calificada, implementar variaciones menores en un producto que tiene múltiples elementos y sostener que el producto no infringe el producto patentado a pesar de que realiza la misma función sustancialmente de la misma manera para obtener el mismo resultado. El Tribunal enfatizó que la idea esencial para solicitar una patente es la explotación comercial de la misma. Se observó además que la prueba de la triple identidad resulta crítica en el examen de la infracción porque el objetivo principal del infractor es producir un producto que compita con el producto de los demandantes. Si el producto de un infractor socava el producto del titular de la patente, incluso con ligeras modificaciones, socava el objetivo fundamental de la patente. Así, el Tribunal sostuvo que es necesario aplicar tanto la prueba de la médula y la médula como la triple prueba de identidad para evaluar una posible infracción. Con base en el análisis antes mencionado, el Tribunal desestimó el alegato de la demandada y dejó constancia de que “La regla de todos los elementos no puede adoptarse excluyendo la regla de la médula y la médula.."

El Tribunal observó que la esencia de la invención de los demandantes es proporcionar movilidad al ensamblaje de ladrillos. Tras considerar los principios antes mencionados, el Tribunal concedió la medida cautelar, considerando que la falta de elementos en la máquina de la demandada no es esencial dado que el producto también prevé el montaje de ladrillos con movilidad.

ECONOMÉTRICOS

El panorama legal con respecto a la infracción no literal en la India no es claro, es decir, los tribunales han aplicado la doctrina de la médula y la médula o la doctrina de equivalentes, y no existió ninguna sentencia que priorizara una doctrina sobre otra (para obtener más información, consulte así). En el caso en cuestión, la Corte ha dado importancia significativa a la doctrina de la médula y la médula y además también sostuvo que la misma debe tener prioridad sobre la "regla de todos los elementos" que forma parte de la doctrina de los equivalentes. La priorización de la Doctrina de la Médula y la Médula es deseable en el contexto indio, como lo comentó anteriormente el Prof. Sarnoff en SpicyIP (esta página) porque la Doctrina es una importación de la jurisprudencia del Reino Unido a la que la jurisprudencia india está mucho más cerca en comparación con la jurisprudencia estadounidense. Además, la Doctrina de Equivalentes extiende la protección de la patente más allá del alcance del lenguaje interpretado, permitiendo la sustitución de elementos esenciales si los elementos sustituidos pasan la triple prueba de identidad, mientras que la Doctrina de Médula y Médula requiere la presencia de todos los elementos esenciales, y sólo los elementos no esenciales podrán ser sustituidos por sus equivalentes.

Sin embargo, esta priorización de la Doctrina de Médula y Médula va seguida de la afirmación de la Corte de que la Doctrina “debe usarse junto con la prueba de triple identidad”, una prueba utilizada para determinar la equivalencia bajo la Doctrina de Equivalentes. Así, por un lado, la Doctrina de Médula y Médula del Reino Unido busca considerar la sustancia de la invención e ignorar variaciones no esenciales, y por otro lado, la Doctrina de Equivalentes de Estados Unidos considera la equivalencia de los elementos del producto a través de la triple identidad. prueba. Acoplar la triple prueba de identidad con la Doctrina de la Médula y la Médula crea más confusión que proporcionar claridad en el panorama legal dado. 

La priorización de la esencia de la invención a través de la Doctrina de Médula y Médula sobre la 'regla de todos los elementos' y la doctrina junto con la prueba de triple identidad conduce a una expansión sustancial del alcance para reclamar una infracción no literal, bajo dicha doctrina. Esta expansión se debe a la incorporación de la prueba de identidad triple que también permitiría la equivalencia de elementos esenciales y no esenciales, mientras que la Doctrina de Médula y Médula originalmente permitía solo la equivalencia de elementos no esenciales.

La mencionada ampliación al combinar las dos doctrinas, junto con la exclusión de la 'regla de todos los elementos', debe aplicarse juiciosamente como precedente al considerar la decisión de la Corte Suprema de Canadá en el caso de Free World Trust contra Electro Sante Inc., donde se enfatizó que “el ingenio de la patente no radica en la identificación de un resultado deseable sino en enseñar un medio particular para lograrlo. Las reivindicaciones no pueden ampliarse para permitir que el titular de la patente monopolice cualquier cosa que logre el resultado deseable”.  

Conclusión

La orden destaca la decisión del tribunal de priorizar la doctrina de la médula y la médula sobre la "regla de todos los elementos" bajo la doctrina de equivalentes. Si bien enfatiza la importancia de considerar la sustancia de la invención, la combinación por parte del tribunal de la doctrina de la médula y la médula con la prueba de identidad triple, típicamente asociada con la Doctrina de Equivalentes, introduce complejidad y confusión potencial en el panorama legal. Este enfoque amplía el alcance de reclamar una infracción no literal al dar prioridad a la sustancia general de la invención sobre el análisis de elementos y reivindicaciones específicos. Sin embargo, la expansión debe considerarse con cautela dado que una patente no proporciona (es decir, no debería) otorgar una licencia para monopolizar cualquier cosa que logre el resultado deseable.

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