INTRODUCCIÓN

En una reciente disputa de marcas entre marcas de whisky competidoras, el Tribunal Superior de Madhya Pradesh se negó a aprobar una orden judicial temporal contra los fabricantes de 'London Pride' por la supuesta infracción de las marcas registradas de 'Blenders Pride' e 'Imperial Blue'. El Tribunal sostuvo que no había primera facción caso de infracción de marca.

Antes de profundizar en el caso, repasemos el concepto de marca, comprendamos qué es la similitud engañosa y cuáles son los factores que se utilizan para determinarla. Este blog explora la aplicación práctica de la “prueba de similitud engañosa” en el contexto de la infracción de marcas, utilizando un caso reciente que involucra una disputa de marcas entre marcas de whisky competidoras.

¿QUÉ ES UNA MARCA?

En la economía actual impulsada por el mercado, donde las empresas compiten intensamente, las marcas desempeñan un papel fundamental. Ayuda a concentrar el poder de mercado mediante anuncios y otras estrategias.

Una marca registrada es básicamente un signo o símbolo que identifica los bienes y servicios de una empresa determinada y los distingue de bienes o servicios similares de competidores en el comercio.

SIGNIFICADO Y ALCANCE DE LA SIMILARIDAD ENGAÑOSA

Cuando una persona registra su marca, disfruta de valiosos derechos para usar la marca en relación con los productos o servicios especificados. En caso de que se produzca una infracción de sus derechos al utilizar una marca idéntica o engañosamente similar a su marca, el propietario puede salvaguardar su marca mediante acciones legales por infracción y solicitar una medida cautelar.

El concepto de “engañosamente similar” está consagrado en el artículo 2(1)(h) de la Ley de Marcas de 1999.[ 1 ] como el grado en que dos marcas se parecen entre sí en términos de su apariencia, sonido, connoción o impresión comercial.

CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE SIMILARIDAD ENGAÑOSA

Los factores para determinar la engañosa similitud entre ambas marcas fueron establecidos hace tiempo por el Honorable Tribunal Supremo en la cuestión de Cadila Healthcare Ltd. contra Cadila Pharmaceuticals Ltd.[ 2 ]. Decidió que se deben tener en cuenta los siguientes factores para determinar si una marca es engañosa:

a) La naturaleza de las marcas, es decir, si las marcas son marcas denominativas, marcas de etiquetas o marcas compuestas.

b) El grado de semejanza entre las marcas, fonéticamente similares y, por tanto, similares en idea.

c) La naturaleza de los bienes

d) La similitud en la naturaleza, carácter y prestaciones de los bienes de los comerciantes rivales

e) La clase de compradores que probablemente comprarán los bienes que lleven las marcas que requieren, en función de su nivel de educación, inteligencia y el grado de cuidado que probablemente pondrán al comprar o utilizar los bienes.

f) La forma de adquirir los bienes

g) Cualesquiera otras circunstancias del entorno que puedan ser relevantes.

BLENDERS PRIDE v LONDON PRIDE: UN ANÁLISIS JURÍDICO INTEGRAL

ANTECEDENTES DEL CASO

En una demanda por infracción de marca registrada titulada Pernod Ricard India Private Limited & Anr. contra Karanveer Singh Chhabra[ 3 ] donde los demandantes, Pernod Ricard India y Pernod Ricard USA LLC, fabrican y venden vinos, licores y bebidas espirituosas. Fabrican y venden whisky a nombre de 'Blenders Pride' e 'Imperial Blue'. Por otra parte, los demandados venden whisky con el nombre de 'London Pride'.

El Demandante presentó una demanda por infracción de marca contra el Demandado y ha acusado al Demandado de infringir Derechos de Propiedad Intelectual mediante las siguientes acciones:

• Que el término “Pride” se identifica como el elemento crucial y distintivo de la marca 'Blenders Pride', que tiene características distintivas y ha adquirido considerable buena voluntad y reputación en la India. Además, utilizan otra marca, 'Imperial Blue', para vender whisky con la misma etiqueta, empaque y apariencia comercial distintivos. El demandante alega que el demandado está imitando todas estas marcas.
• Que el whisky del demandado se vende con una etiqueta, un embalaje, una apariencia y una imagen comercial engañosamente similar al Imperial Blue. Practicando así la tergiversación y el fraude para engañar a los clientes.
• Que el demandado está afectando la marca registrada, la buena voluntad y la reputación de las marcas registradas del demandante y está obteniendo beneficios ilegales al hacer lo mismo, causando enormes pérdidas monitoriales, lesiones y daños a los demandantes.

ARGUMENTOS PRESENTADOS POR EL DEMANDANTE Y EL DEMANDADO

Los demandantes sostuvieron que el whisky London Pride presenta una similitud engañosa con la marca Blenders Pride. Además, utilizan otra marca, 'Imperial Blue', para vender whisky con la misma etiqueta, empaque y apariencia comercial distintivos. El demandante alegó que el demandado está imitando todas estas marcas. Por lo tanto, se practica tergiversación y fraude para engañar a los clientes y obtener beneficios ilegales.

Mediante el auto impugnado dictado por el Tribunal de instancia se sostuvo que en conjunto no se encuentra similitud alguna en la marca de la demandada que pueda considerarse de tal imitación de las marcas del demandante. Se consideró que el enfoque del Tribunal de primera instancia era a la vez ilegal y erróneo. Que toda la marca registrada debería haberse comparado con la marca del demandado sin analizar ninguna de las marcas para juzgar la similitud visual, fonética y estructural. Sin embargo, dividió la palabra «Pride» y luego hizo la comparación entre las dos marcas. La división de una palabra registrada "TM" es inadmisible incluso según el artículo 28(1) de la Ley de Marcas Comerciales de 1999.[ 4 ].

El demandado afirmó que posee los derechos de 'London Pride' y posee los derechos de autor registrados sobre el trabajo artístico asociado y otras propiedades intelectuales relacionadas. Su marca registrada London Pride es completamente diferente en nombre y composición de cualquiera de las marcas registradas anteriores. El demandado apoyó la orden impugnada y afirmó que un examen exhaustivo de las marcas de los demandantes en comparación con las del demandado demuestra que no existe ninguna similitud discernible que pueda generar confusión en la mente de un consumidor que realiza una compra.

DECISIÓN Y HALLAZGOS

El HC de Madhya Pradesh confirmó la sentencia del tribunal de primera instancia de que no se encuentra ninguna similitud en la marca del demandado, lo que puede considerarse una imitación de la marca del demandante que podría engañar a los consumidores de los productos del demandante. El Tribunal sostuvo que las conclusiones a las que llegó el Tribunal de Primera Instancia son justas y legales, y se negó a aprobar una medida cautelar temporal contra los creadores de 'London Pride' por la supuesta infracción de marca.

No se discute que las dos denominaciones Blenders Pride y London Pride se utilizan para la misma descripción de productos, a saber, whisky. En Carew Phipson Ltd. contra Deejay Distilleries (P) Ltd.[ 5 ] el Tribunal Superior de Bombay declaró que, "En mi opinión, cuando un cliente va a una tienda a comprar el producto de los demandantes, no pedirá 'Duet' o 'Gin N Lime' o 'Gin N Orange' sino que pedirá un 'Blue Riband Gin N Lime' o 'Blue Riband Tango Gin N Naranja'. De manera similar, es obvio que cuando un cliente va a comprar el producto del demandante, definitivamente no va a pedir 'Orgullo', sino más bien 'Blenders Pride', ¿no es así?

También es pertinente señalar que las marcas de las partes se refieren al whisky "premium" o "ultra premium". La Sala de División de Jueces Pranay Verma y SA Dharmadhikari observaron que, “Se puede suponer con suficiente certeza que los consumidores de tales productos estarían en su mayoría alfabetizados y tendrían una inteligencia razonable para distinguir entre las botellas de Blenders Pride/Imperial Blue y las de London Pride. Incluso si tienen una inteligencia promedio y una memoria imperfecta, serían capaces de diferenciar entre las marcas rivales y los consumidores de whisky escocés son de tipo educado y exigente. Son personas alfabetizadas que pertenecen a la clase acomodada de la sociedad”.

Uno de los factores para determinar la engañosa similitud establecida en Cadila Health Care frente a Cadila Pharmaceuticals[ 6 ] El caso era determinar la clase de compradores que probablemente comprarían los bienes, en función de su nivel de educación, inteligencia y el grado de cuidado que probablemente pondrían al comprar o utilizar los bienes. Se ha considerado que la naturaleza de los consumidores que comprarían los bienes es una consideración relevante también en J.R. Kapoor vs. Microlx India[ 7 ]y Kaviraj Pandit Durga Dutt Sharma[ 8 ] en el que se sostuvo que la clase de compradores que probablemente comprarían los productos que llevan las marcas que requieren, su educación, inteligencia y el grado de cuidado que probablemente pondrían al comprar y/o utilizar los productos serían un factor relevante para decidir la cuestión de la similitud engañosa.

Sobre el argumento de los demandantes de que Pride es el componente más esencial y distintivo de su marca 'Blenders Pride' que han estado utilizando desde 1995 en los puntos comunes de la palabra 'Pride' en las botellas de Blenders Pride y London Pride. En ese contexto, la Corte observó que Pride es 'publici juris' común comerciar con 48 variantes de marcas de las Clases 32 y 33 con la palabra 'Orgullo'. Al demandante no se le puede otorgar exclusividad sobre 'PRIDE' como parte de la marca 'Blenders Pride'. El Tribunal razonó que la protección otorgada por la Ley de Marcas a una marca registrada se refiere únicamente a una "marca completa" y no a un término único. Los demandantes podrían haber registrado la palabra "Orgullo" por separado de conformidad con las disposiciones del artículo 15 de la Ley de Marcas Comerciales de 1999.[ 9 ]. Sin embargo, Orgullo es un sustantivo y es de uso común que ni siquiera de otro modo puede registrarse como palabra genérica. No puede considerarse distintivo ni capaz de distinguir el producto de los demandantes del de cualquier otro fabricante de whisky.

Además, se sostuvo que al examinar las marcas de los demandantes con la marca del demandado en su conjunto, no existe similitud visual, fonética o estructural entre ninguna de las cajas o botellas de los demandantes con la de las cajas o botellas del demandado.

Pernod Ricard India Pvt Ltd. ha presentado una petición ante el Honorable Tribunal Supremo contra la sentencia dictada por el HC de Madhya Pradesh. Durante el proceso judicial se exhibieron ambas botellas ante el tribunal. En cuanto a la forma de la botella, el CJI recordó su sentencia del Tribunal Superior de Bombay sobre las botellas de vodka, Gorbatschow Wodka Kg contra John Distelleries Ltd.[ 10 ]. La sala presidida por el CJI opinó que la botella del demandado tenía una forma diferente a la del demandante. Se dijo además que el término “Orgullo” es una palabra genérica.

En cuanto a la similitud engañosa, el Abogado ilustró casos de similitud engañosa en los que surgieron disputas entre varias marcas, incluidas Ciervo Real-Ciervo Indio, Azul Imperial-Oro Imperial, Johnny Walker-Capitán Walker, y otros. El asunto ahora está pendiente ante la Honorable Corte Suprema para una nueva audiencia. ¡Estén atentos para más actualizaciones!

CONCLUSIÓN

En los casos de disputas sobre marcas, el proceso de resolución de dichas disputas varía de un caso a otro según las circunstancias únicas de la disputa en cuestión. Existen diversas sentencias judiciales en las que los tribunales han determinado la similitud engañosa según los hechos y detalles específicos inherentes a cada caso.

La comparación entre dos marcas implica un análisis crítico sobre el grado de similitud entre las marcas y sus respectivos productos, y el riesgo de confusión que puede provocar en la mente de un consumidor. Para establecer una infracción respecto de una marca registrada, es esencial demostrar que la marca infractora es idéntica o engañosamente similar a la marca registrada. El uso de la marca debe tener el potencial de crear engaño o confusión.

Para concluir, la sentencia enfatiza la importancia de considerar la impresión general de las marcas, la naturaleza de los consumidores y el carácter distintivo de los elementos en cuestión al evaluar las disputas sobre marcas. Al enfatizar la importancia de una evaluación general, el fallo refuerza el concepto de que una comprensión integral de las marcas y su impacto en los consumidores es crucial para llegar a una decisión justa y equitativa en las disputas sobre marcas.

[ 1 ] Ley de Marcas, 1999, S 2(1)(h)

[ 2 ] Cadila Healthcare Ltd. contra Cadila Pharmaceuticals Ltd. (2001) 5 CCS 73

[ 3 ] Pernod Ricard India Private Limited & Anr. contra Karanveer Singh Chhabra, [2023]MISC. RECURSO No. 232 de 2021

[ 4 ] Ley de Marcas de 1999, S 28(1)

[ 5 ] Carew Phipson Ltd. contra Deejay Distilleries (P) Ltd. AIRE 1994 Bom 231

[ 6 ] Cadila Health Care frente a Cadila Productos farmacéuticos (2001) 5 SCC 73

[ 7 ] J.R. Kapoor vs. Microlx India, (1994) Suplemento (3) SCC 215

[ 8 ] Kaviraj Pandit Durga Dutt Sharma contra los laboratorios farmacéuticos Navaratna AIRE 1965 SC 980

[ 9 ]  Ley de Marcas, 1999, S 15

[ 10 ] Gorbatschow Wodka KG contra John Distilleries Limited, [2011] (47) PTC 100 (Bom)

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