In Parte I de esta publicación de dos partes, Amit Tailor discutió los aspectos clave de la orden del Tribunal Superior de Delhi en Allergan Inc. contra el controlador de patentes. En continuación a esa discusión, analiza la orden desde la perspectiva de decisiones anteriores del Tribunal Superior de Delhi y hace observaciones clave con respecto al interés público.

Enmiendas a la reclamación u/s 59(1): Paisaje en evolución confusa en la India - Parte II

Sastre Amit

'Enmiendas' en evolución en India bajo Nippon, boehringer & Allegan

Puntos de vista divergentes sobre hechos similares

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Como se discutió en la parte 1, Antes alergan, hay, al menos, dos decisiones más del IPD de DHC, Nippon y boehringer, que se ocupó de las disposiciones de las enmiendas de reclamaciones permitidas u/s 59(1). Sin embargo, en contra de la intuición, cuando estos tres se leen juntos, parecen crear más confusión que proporcionar claridad sobre el tema. Las proporciones establecidas por ellos son tan diversas que, en un procedimiento contradictorio como la tramitación de una patente o un litigio, las partes contrarias pueden elegir sus respectivas posiciones elegidas o deseadas en función de cualquiera de ellos, y no se puede llegar a una conclusión clara.

In boehringer, la solicitud se presentó originalmente con reivindicaciones de 'método de tratamiento' (usando Compuestos inhibidores de DPP-IV) que luego se modificaron a 'producto' (que comprende los mismos inhibidores de DPP-IV). La enmienda de 'método' a 'producto' fue rechazada por la Oficina de Patentes y confirmada por el Tribunal.

In AllerganAdemás, la solicitud se presentó con reivindicaciones de 'método de tratamiento' (usando 'implantes' con un perfil de liberación especificado) que luego se modificaron a 'producto' (los 'implantes' en sí). Aquí también, la enmienda de 'método' a 'producto' fue rechazada por la Oficina de Patentes, pero el Tribunal en este caso revocó la decisión de la Oficina de Patentes y por lo tanto permitió tales enmiendas.

es decir, en términos generales, los hechos de los dos casos eran comparables, el estatuto relevante aplicable para los dos también era el mismo - Sec. 59, pero la decisión a la que llegaron los dos Tribunales es diferente. En Boehringer, la Corte dijo categóricamente que “Si se permite a los solicitantes presentar dichas solicitudes divisionales sobre la base de la divulgación en la especificación completa, sin tal invenciones siendo reclamado en las aplicaciones principales, derrotaría la regla fundamental de la ley de patentes es decir, 'lo que no es reclamo se niega'...La sección 59 también aclara que las enmiendas más allá del alcance de la especificación y reclamos no estaría permitido. Este es el posición legal establecida, como también sostuvo este Tribunal en Nippon” [párr. 31, énfasis añadido].

Sorprendentemente, Boehringer no fue citado por ninguna de las partes, ni siquiera por la Corte. Allergan, sin embargo, citó otra decisión del mismo banco: Nippon, que también fue citado e invocado por boehringer como anteriormente. Pero aquí también ambos Tribunales extrajeron obiter y ratio casi opuestos. boehringer observó que Nippon sostuvo que 'es la posición establecida de la ley que las enmiendas más allá del alcance de (la especificación y) las reivindicaciones no serían permisibles u/s 59(1)' (párrafo 31 de boehringer), Mientras que el Allergan Court afirmó haber encontrado armonías con Nippon al sostener que cuando las reivindicaciones enmendadas fueron 'respaldadas' por la especificación, “sería una farsa (rechazar) la reclamos simplemente sobre la base de que la enmienda no estaba permitida bajo la Sección 59(1)” (párrafos 45-46 de Allergan).

Cuándo boehringer había sostenido categóricamente que la posición legal establecida, y la posesión de Nippon, fue que las enmiendas más allá del alcance de las reclamaciones presentadas no son permisibles u / s 59 (1), entonces el hallazgo de una posición de Japón, by Allergan, que aparentemente es opuesta a la de boehringer, argumentar que hacerlo sería una parodia, es problemático. Esto ha hecho que la posición legal sobre este tema sea mucho más complicada. Ahora tenemos tres decisiones que brindan posiciones casi opuestas sobre un tema y nos mantenemos firmes prácticamente sin una guía clara.

Posiciones u/s 59(1)

El tribunal en Allergan permitió las enmiendas razonando que la misma 'fueron de hecho revelada en la especificación completa que acompaña a la reclamación original. [párrafo 22]. El Tribunal se esforzó repetidamente y señaló que las reivindicaciones modificadas para los implantes estaban respaldadas por la especificación. Sin embargo, la disputa allí no era si los implantes se divulgaron en la especificación, sino si los implantes caían completamente dentro del alcance de las reivindicaciones (presentadas).

Como ya se discutió anteriormente en este documento, buscar apoyo en la especificación solamente no es la consulta correcta u/s 59(1), bajo la posición legal 'resuelta' sobre el tema. La pregunta correcta sería si las reivindicaciones caen 'totalmente dentro del alcance de las reivindicaciones antes de la modificación, y si lo mismo está respaldado por la especificación. 'Respaldado por la especificación' es una condición necesaria pero no suficiente para que una enmienda de reivindicación sea admisible u/s 59(1).

La desviación de la 'regla de oro' es problemática

El Allergan Corte, citando la precedencia de tres SC, sugirió que “La construcción literal con fiel apego a las palabras claras del estatuto es ... ya no es la regla de oro de la interpretación, habiendo dado paso al principio de la interpretación intencional.” [párrafo 30, citas internas omitidas] y continuó comentando que si la disposición de la Sec. 59 se lee como sugiere la Oficina de Patentes, que es también la opinión compartida por boehringer y Nippon, equivaldría a crear una 'distinción artificial' y una 'discriminación' (!) entre las reivindicaciones y la especificación completa, y entre las modificaciones de las reivindicaciones y la especificación completa; y estaría en contra del 'ethos y la filosofía' de la Ley de Patentes.

Cuando el lenguaje de la Sec 59, especialmente la cláusula (1), y la precedencia sobre la misma, se revisa cuidadosamente, se puede inferir que efectivamente hay una distinción, entre la descripción y las reivindicaciones; y la distinción no es 'artificial' sino, de hecho, una distinción real creada conscientemente por la legislatura, al incorporar lenguajes específicos y distintos, para la modificación de reivindicaciones y de la especificación. Para una discusión detallada sobre esta posición, lea el Parte 1 de la publicación sobre enmiendas permitidas, especialmente bajo el título 'Disposiciones de Enmienda, a la Especificación y a las Reclamaciones, Bajo la Ley' - "Ciertamente, las reivindicaciones forman parte de la especificación en sí misma, pero ambos términos no son sinónimos ni intercambiables, al menos, a los efectos de la Cláusula anterior... la ley ha identificado claramente dos elementos distintos de una 'especificación completa': la 'descripción ' y las 'reclamaciones'; y aparentemente proporciona estándares diferentes para las enmiendas a los dos”.

Cuando la legislación ha establecido claramente una distinción entre la 'descripción' y las 'afirmaciones' de una 'Especificación completa', calificar a la misma como 'artificial' y 'discriminatoria' para desviarse de la 'regla de oro' y adoptar una alternativa interpretación; y permitir que se realice un acto que no está expresamente permitido, o mejor dicho, que está expresamente prohibido, es ciertamente problemático.

Refuerzo de la innovación frente a ventaja indebida: interés privado frente a interés público

El Allergan El Tribunal también razonó que cualquier interpretación 'indebidamente' restringida o hipertécnica (de la Sec. 59) desalentaría la inventiva, sería contraproducente para el propósito de la Ley de Patentes y haría que una invención posiblemente inventiva no sea patentable. Desafortunadamente, al hacerlo, la Corte ha sopesado el objetivo de la Ley de Patentes desde una sola perspectiva: el solicitante de la patente, sin tener en cuenta por completo a la otra parte interesada en el lenguaje de patentes, el público: la sociedad, el gobierno, el usuario final de la productos patentados, los competidores que proporcionan o son capaces de proporcionar productos iguales o similares en la industria, etc.

La Ley de Patentes, si bien otorga derechos de monopolio a los solicitantes y titulares de patentes que promueven la innovación, también prevé la protección de los derechos e intereses del público. Uno de esos intereses públicos es tener claridad y certeza con respecto a lo que se reivindica (o se reclamará) mediante una patente. Para salvaguardar al público de cualquier posible 'ampliación del alcance' injusta por parte de un solicitante de patente, la legislación ha establecido ciertos controles en la Ley de Patentes; y una de esas disposiciones es la Sec. 59(1) que requeriría que una reivindicación sea enmendada de manera que no amplíe el alcance de la(s) reivindicación(es).

Permitir tal introducción de 'nuevas' reivindicaciones sobre la base del 'apoyo de la descripción' será contrario a los requisitos de 'aviso público' y 'certeza' de la Ley de Patentes. La introducción de nuevas reivindicaciones y la importación de realizaciones de la especificación a las reivindicaciones años después de la presentación de la solicitud, frustraría el interés público de trabajar fuera del tema reclamado con claridad y certeza para evitar cualquier riesgo de infracción en el futuro.

Si bien se desvió de la regla de oro y adoptó la interpretación intencional (de la Sec. 59(1)) para permitir la introducción de 'nuevas' demandas o 'nuevas' materias que no fueron reclamadas como tales en la solicitud tal como fue presentada, el Tribunal ha tomado en consideración únicamente el interés privado del solicitante de la patente y, aparentemente, ha ignorado casi por completo las disposiciones de interés público de la Ley de Patentes, como se discutió anteriormente; y prácticamente deshaciendo la salvaguarda legalmente provista contra tal expansión de alcance o el cambio de alcance. Ni siquiera es necesario mencionar, cuando los dos intereses públicos y privados están compitiendo, cuál tendrá prioridad sobre el otro.

¿El 'producto' más estrecho que el 'uso' de él?

Después de concluir que al solicitante no se le debe prohibir presentar declaraciones sobre productos mediante la eliminación de declaraciones sobre métodos, el Tribunal razonó además que las declaraciones originales eran para el "método de uso de los implantes" y las declaraciones enmendadas eran para "los implantes", por lo tanto, las declaraciones no estaban más allá del alcance de las reivindicaciones originales, y deberían ser admisibles u/s 59(1). Tal conclusión del Tribunal no está claramente respaldada por los hechos del caso y la práctica en el campo de la invención.

Las autoridades examinadoras de todo el mundo, incluidas varias ISA para solicitudes PCT, la USPTO y la IPO, han clasificado una y otra vez reclamos para i) Producto, ii) Proceso para la preparación de dicho producto; y iii) Método de uso de dicho producto, como invenciones separadas y distintas y ha pedido la elección/división del grupo de reivindicaciones, si más de uno de dicho grupo de reivindicaciones está incluido en una solicitud. Por supuesto, pueden estar unidos por un solo concepto inventivo en ciertos casos, pero no obstante, se consideran invenciones distintas en el sentido del concepto de 'Unidad de Invención'.

Por lo tanto, sin entrar en la discusión de si el 'implante' está dentro o fuera del alcance del 'uso del implante', las dos reivindicaciones están relacionadas con diferentes 'invenciones' en sí mismas: están sujetas a diferentes clasificaciones de patentes (por ejemplo, patente internacional Clasificación (IPC)). A la luz de lo cual, puede que ni siquiera sea práctico sugerir si el alcance de uno está subsumido en otro, o si uno es más amplio o más estrecho que el otro. Por lo tanto, el razonamiento del Tribunal de que las reivindicaciones del 'Producto' no estaban más allá del alcance de las reivindicaciones del 'Uso' parece inapropiado y fuera de lugar.

Palabras de clausura

Cuando se revisan las órdenes de rechazo de la Oficina de Patentes y las opiniones de la Corte al respecto, en estos tres casos con respecto a su lectura, interpretación y/o tratamiento de la Sec 59(1) específicamente, se puede observar que la Oficina de Patentes parece haber adoptado una interpretación casi consistentemente, que las reivindicaciones enmendadas deben caer completamente dentro del alcance de las reivindicaciones (antes de la enmienda o tal como fueron presentadas) para ser admisibles. Considerando que, la Corte claramente parece haber tomado posiciones de cambio. El boehringer y Nippon Los tribunales interpretaron la Sec. 59(1) de tal manera que la(s) reivindicación(es) enmendada(s) que no caen dentro de la(s) reivindicación(es) antes de la modificación, no se permitirán, incluso si se divulgan de manera justa y están respaldadas por la especificación; mientras que la Allergan El Tribunal sostuvo que tal enmienda será admisible bajo las doctrinas de 'Interpretación intencional' y 'No culpa del solicitante' (que hemos discutido no están exentas de deficiencias).

Desviación de la 'regla de oro'; revisar y basarse en la posición de patentabilidad de las reivindicaciones de métodos en EE. UU. para permitir enmiendas en India; y comentarios sobre el alcance de las reivindicaciones de productos y métodos; también son preocupantes.

El Allergan tribunal también ha hecho ciertos comentarios y observaciones con respecto a los comentarios de la Corte Suprema en Bishwanath Prasad Radhey Shyam; los debates y las recomendaciones de Informe del Comité J. Ayyangar; y el concepto de 'lectura conjunta de la especificación y las reivindicaciones'; entre otras cosas. Estos también podrían haber sido algunos puntos menores para la discusión, pero en gran medida, no habrían impactado o alterado la discusión y perspectiva general bajo ninguno de los encabezados en este documento. Por lo tanto, dicha discusión no se incluye aquí.

Sin embargo, una interpretación tan amplia y excesiva de la ley y la provisión de tales remedios por parte de la Corte me recuerdan los recientes comentarios por Adv. J Sai Deepak con respecto a la facilidad de uso de patentes frente a la facilidad de uso de patentes de la jurisdicción india “... parece que el establecimiento de patentes del país ha enviado un mensaje muy diferente: se ha esforzado a toda marcha para demostrar su facilidad para las patentes, más bien para los titulares de patentes, ... Se introdujeron disposiciones ... de la Ley de Patentes expresamente ... para evitar la práctica traviesa de "perennización" de las patentes, a la que las empresas farmacéuticas "innovadoras" habían recurrido con éxito en jurisdicciones favorables a los titulares de patentes...". Tendremos que hacer una introspección y ver si nos estamos convirtiendo en una jurisdicción amigable con las patentes o amigable con los titulares de patentes, y lo que es más importante, ¿qué preferimos ser?

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• Fuente: https://spicyip.com/2023/02/claim-amendments-u-s-591-confusingly-evolving-landscape-in-india-part-ii.html