El 26 de febrero de 2024, el Tribunal Superior de Delhi (DHC) en Western Digital Technologies Inc & Anr frente a Geonix International Private Limited, concedió una medida cautelar ex parte ad interim al demandante por infracción de marca y usurpación de marca. En la demanda existente, el demandante, Western Digital Technologies Inc. (WD), un conocido fabricante de dispositivos de almacenamiento, afirmó que el demandado, Geonix International Private Limited, estaba restaurando y renombrando discos duros "WD" como discos duros "Geonix". discos, presentando informes de sus propios ingenieros y de un experto independiente para sustentar su afirmación de que estos productos pertenecían originalmente al demandante. Además, argumentó que un informe interno, generado después de conectar los productos en disputa con un dispositivo, confirmó aún más el vínculo con el demandante como el fabricante original.

Sin embargo, los demandados, representados en un servicio avanzado, respondieron afirmando que no hubo infracción alguna ya que los derechos del demandante se habían agotado mediante la contratación legal de los demandados. A pesar de este argumento, el Tribunal encontró un caso sólido de usurpación inversa, enfatizando que la conexión entre los productos en disputa y el demandante podría dañar la reputación del demandante.

Curiosamente, WD también solicitó una orden judicial ex parte similar a principios de 2022 en el caso de Western Digital Technologies Inc. frente a Raaj Computer. En ese caso, el tribunal enfatizó que presentar los productos del demandante como nuevos y sin usar podría engañar a los clientes, provocando pérdidas y daños, la posible dilución de las marcas y prácticas comerciales desleales. DHC había dictaminado que hacer pasar unidades de disco duro viejas y usadas como productos nuevos después de alterar sus etiquetas y placas de circuito impreso constituye una infracción de marca registrada. Como resultado, el tribunal concedió una medida cautelar ex parte a favor de WD. Si bien las circunstancias guardan un sorprendente parecido con el caso actual, el análisis del tribunal en este caso anterior no profundizó en los aspectos de la usurpación de identidad. Si bien los hechos son muy similares al caso actual, el análisis del tribunal en el raaj El caso guardó silencio sobre los aspectos de la usurpación de identidad.

Ningún delito "sencillo": ¿por qué revertir la imitación?

La usurpación, tal como se entiende generalmente, ocurre cuando alguien, consciente o inconscientemente, presenta sus bienes o servicios como los de otra parte. En un escenario típico de usurpación de marcas, la Parte X acusa a la Parte Y de ofrecer y vender productos bajo una marca que se parece mucho a la marca de la Parte X. . En tal caso, ambas partes venden sus propios productos, pero la Parte Y presenta sus productos como afiliados a la Parte X debido a que la marca es confusamente similar.

La “falsificación inversa” implica una situación similar, pero esta vez en lugar de producir sus propios productos, el Partido Y compra los productos del Partido X, elimina u oculta la marca registrada del Partido X y luego vende el producto bajo la marca registrada del Partido Y. En casos de imitación inversa, el demandado puede ser considerado responsable incluso si su marca es completamente diferente a la del demandante. A diferencia de la prueba multifactorial de probabilidad de confusión para la típica usurpación de marcas, en un caso de usurpación inversa, el demandante solo necesita mostrar que el demandado atribuyó falsamente el origen de los productos del demandante, lo que llevó a los consumidores a creer que el producto provenía del demandado, perjudicando así al demandante.

En el caso existente, el tribunal observó que el demandado había eliminado las marcas originales de los productos impugnados sin el permiso del propietario registrado y procedió a venderlos como productos nuevos bajo su marca "Geonix". Dado que los demandados vendían los mismos productos (originalmente fabricados por el demandante) pero representados como productos de los demandados, el tribunal aplicó el concepto de usurpación inversa, no usurpación directa (donde los demandados fabrican bienes para que parezcan los de los Demandantes).

En el párrafo 22 de la orden, el Tribunal señaló que un vínculo entre la marca utilizada por el demandante y el demandado no era inmediatamente evidente en los productos impugnados, pero se hizo evidente tras una inspección más cercana. Este vínculo, en opinión prima facie del Tribunal, podría tener un efecto potencialmente perjudicial sobre la reputación de los Demandantes. Por lo tanto, el Tribunal consideró que se trataba de un caso de usurpación inversa, ya que el demandado estaba atribuyendo falsamente el origen y procedencia de los Productos Impugnados. En consecuencia, la DHC señaló que los Demandantes podían invocar Artículos 30(3) y 30(4) de la Ley.

Tampoco hay respuestas "sencillas": algunos dilemas sobre los que reflexionar

El alcance de la suplantación de identidad es bastante variado y puede dar lugar a diferentes resultados depende de las circunstancias. Cuando una pieza del producto se reemplaza por otra y luego se lanza al mercado, la decisión del tribunal puede variar por imitación, dado que la pieza reemplazada ahora es un componente adicional del producto final y ya no es el producto como se fabricó originalmente. . De manera similar, revender el producto de un competidor sin eliminar su marca también podría llevar a una conclusión diferente, lo que requeriría la aplicación de secciones 102 y 103 de la Ley de Marcas de 1999 (aplicar falsamente cualquier marca a bienes o servicios). Los productos personalizados también plantean cuestiones interesantes en el ámbito de la falsificación inversa. ¿Una pieza altamente personalizada de un artículo de marca estaría incluida en la Prueba de Confusión para un reclamo de usurpación inversa? Además, este caso tiene implicaciones intrigantes para el derecho a reparar. Si los discos duros fueran reparados e instalados en “PC Geonix”, ¿constituiría eso una imitación inversa? A menudo se observa que incluso un trabajo de reparación puede potencialmente transformar un producto en algo diferente, pero si aun así genera una posible confusión posventa, la marca se puede considerar que se hace pasar basándose en el riesgo de confusión. Será interesante observar las implicaciones que se derivan de este concepto.

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• Fuente: https://spicyip.com/2024/03/a-case-of-reverse-passing-off-dhc-rules-in-favour-of-western-digital-on-trademark-infringement.html