La digitalización está cambiando el mundo y impulsando la innovación a un ritmo increíble. Las tecnologías y conceptos como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la tecnología predictiva realmente han transformado todos los aspectos de nuestra vida personal y laboral. Tales innovaciones tecnológicas dan lugar a una pregunta importante: ¿quién es el propietario de la propiedad intelectual creada en un contexto de trabajo? ¿El empleado que lo hizo o la empresa para la que se hizo?

Rapacke Law Group le brinda toda la información necesaria para navegar sin problemas en el área de propiedad intelectual de los empleados.

¿Quién posee la propiedad intelectual de los productos creados por un empleado?

Las empresas que ofrecen software y soluciones de propiedad intelectual a menudo cuentan con un equipo de empleados y consultores independientes que trabajan juntos para desarrollar, implementar y mejorar la propiedad intelectual. La propiedad de la propiedad intelectual puede depender de quién la desarrolló.

Cualquier propiedad intelectual creada por empleados regulares en el transcurso de su empleo y desarrollada dentro de sus horas de trabajo pertenecerá al empleador. La ley de derechos de autor de EE. UU. establece que el empleador tiene derecho a poseer cualquier propiedad intelectual en la que los empleados hayan trabajado como parte de sus funciones regulares.

Por su parte, los creadores de invenciones patentables se consideran automáticamente titulares de los derechos de patente, a menos que dichos derechos estén debidamente cedidos al empleador.

Las empresas pueden evitar las reclamaciones de propiedad de PI por parte de los empleados haciendo que firmen un documento escrito con disposiciones específicas, como las siguientes:

• Otorgar al empleador una licencia perpetua y libre de regalías para usar cualquier producto de trabajo que el empleado haya desarrollado para el empleador durante su empleo
• Asignar al empleador todos los derechos de PI sobre cualquier producto desarrollado por el empleado, incluidos los que se realizaron dentro o fuera del lugar de trabajo y fuera del horario laboral.
• Ayudar al empleador a proteger los derechos de PI en cualquier producto que haya desarrollado para la empresa.

Consultores Independientes y Propiedad Intelectual

Por otro lado, las empresas pueden lidiar con casos un poco más complejos cuando trabajan con consultores independientes para innovaciones y soluciones. Esto se debe a que los consultores generalmente poseen los derechos de propiedad intelectual de todo lo que crean, independientemente de para quién lo crean y si está dentro del alcance de su compromiso con la empresa.

Los empleadores pueden evitar estas complejidades haciendo que consultores independientes firmen un acuerdo de trabajo por contrato. Estos acuerdos contienen disposiciones en las que el consultor independiente entrega los derechos de propiedad intelectual a la empresa para cualquier y todo el trabajo que crea a lo largo del compromiso.

Fundadores y PI

Otra cosa que las empresas considerarán es la propiedad intelectual que se usó antes de que se incorporaran las respectivas empresas. Esto generalmente incluye la marca o el nombre comercial, el logotipo o el eslogan, los algoritmos, las invenciones y otros tipos de propiedad intelectual que los fundadores de la empresa usaron para establecer una base estable.

Es importante llegar a un acuerdo formal con los fundadores de la empresa que transfiera la propiedad de la propiedad intelectual relacionada con el negocio a la empresa. Esto le permite a la empresa mantener el control de cualquier PI a la que contribuyeron los fundadores en caso de que los fundadores dejen la empresa para establecer una marca competidora u otro negocio que pueda usar productos o soluciones similares.

Una empresa que no reclame la propiedad de los derechos de PI proporcionados a través de un fundador, empleado o contratista independiente puede verse vulnerable como:

• Si no puede asegurar la propiedad de la propiedad intelectual, su empresa no puede evitar que los competidores y los falsificadores la utilicen en su beneficio.
• Si finaliza un contrato de trabajo o un acuerdo de empleo y el empleado o consultor no está dispuesto a transferir la propiedad de la PI que creó, es posible que la empresa deba pagar una suma enorme solo para recuperar los derechos exclusivos sobre dicha PI.
• La empresa podría verse involucrada en una demanda presentada por un empleado o un consultor independiente sobre la base de reclamos de infracción.

Además, las empresas deben hacer su debida diligencia para asegurar la propiedad de la PI para que puedan atraer más inversores y adquisiciones. Si una empresa no es propietaria de la PI creada por empleados o consultores para la empresa, la inversión potencial puede verse como arriesgada o de menor valor. Los inversores también pueden renegociar los términos o retrasar sus decisiones.

Además, su empresa protege sus derechos de propiedad intelectual existentes y futuros al hacer que los fundadores, empleados y consultores firmen acuerdos que le transfieren los derechos de propiedad intelectual. Cubra todas sus bases asegurándose de que haya un lenguaje en su empleo o acuerdos de trabajo por contrato que les impida divulgar la propiedad intelectual de la empresa sin la debida autorización.

¿Tiene un empleado derechos de propiedad intelectual?

En el caso de la propiedad intelectual creada por el empleado, el empleado casi nunca retiene los derechos de PI después de dejar la empresa o rescindir su contrato. Sin embargo, los empleados pueden seguir teniendo derechos de propiedad intelectual o encontrar formas de proteger su trabajo según circunstancias únicas, en particular cuando utilizan recursos ajenos a la empresa para desarrollar o investigar el producto, o cuando lo desarrollan fuera del horario laboral o de las instalaciones laborales.

El empleador suele ser propietario de toda la PI desarrollada utilizando la tecnología y la financiación de la empresa. Por lo tanto, los empleados que son contratados específicamente para crear, desarrollar o investigar una propiedad intelectual específica no tendrán la oportunidad de reclamar derechos de propiedad siempre que su contrato tenga una cláusula de propiedad con respecto a cualquier propiedad intelectual que manejen.

Sin embargo, no está de más preparar acuerdos integrales para los empleados para borrar cualquier duda y suposición sobre la propiedad.

Veamos los derechos de propiedad de los empleados para diferentes tipos de propiedad intelectual.

Copyrights

Si un empleado crea un trabajo original durante el transcurso de su empleo y dentro del alcance de su empleo, es probable que el empleador siga siendo el propietario legal del trabajo protegido por derechos de autor. Por supuesto, los contratos de trabajo y los acuerdos de confidencialidad deben abordar las cuestiones de derechos de autor para eliminar cualquier duda sobre la propiedad en caso de que el empleado abandone la empresa.

Los derechos de autor del trabajo creado por consultores independientes pueden ser una historia diferente. La empresa puede estar pagando para que se complete el trabajo, pero no otorga automáticamente la propiedad de los derechos de autor. En este caso, debe haber un acuerdo por escrito que transfiera los derechos de PI del consultor independiente a la empresa, como un acuerdo de trabajo por contrato. De lo contrario, el consultor sigue siendo el primer propietario de la propiedad intelectual, ya que no se presume que el consultor independiente tenga un contrato de trabajo con el empleador.

Marcas Comerciales

Registro de Marca en México y USA la propiedad generalmente depende de quién usa la marca comercial en lugar de quién la inventó o diseñó. En este caso, un empleado al que se le encargó crear un logotipo o una marca de diseño específicamente para la empresa no tendrá la propiedad de su trabajo.

Dejando a un lado el aspecto de la marca registrada, esto no evita disputas sobre la propiedad de los derechos de autor. Específicamente, las empresas que contratan consultores o contratistas independientes para crear logotipos para sus marcas deben obtener la asignación de los derechos de autor de un logotipo. De esta manera, pueden definir claramente quién tiene la propiedad intelectual y el derecho a usarla y reproducirla.

Okeanos

Una patente es la concesión de un derecho de propiedad a un inventor. El inventor recibe derechos exclusivos sobre la técnica, el diseño o la invención patentados durante un período de tiempo específico.

Las solicitudes de patentes normalmente son tramitadas y aprobadas por organismos gubernamentales. La Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. (USPTO) está a cargo de procesar las solicitudes y otorgar las aprobaciones para las solicitudes de patentes y marcas.

La ley de patentes establece que el inventor de una invención patentable debe poseer los derechos de dicha invención, a menos que exista un acuerdo preexistente que ceda esos derechos a otro. Dichos términos se pueden encontrar en la mayoría de los acuerdos de empleo. Sin esta cesión, algunos tribunales pueden considerar el consentimiento implícito de los empleados a la cesión de los derechos de una invención patentable a su empleador.

Creación de una política de propiedad intelectual para empleados

La propiedad intelectual es el conjunto de instrumentos más comúnmente empleado por las empresas para defender su ventaja competitiva. Esto incluye secretos comerciales, derechos de autor, marcas registradas y patentes, por nombrar los tipos más comunes de PI. Esto es cierto para todas las empresas, desde las nuevas empresas hasta las grandes corporaciones establecidas.

Una política de propiedad intelectual debe incluir todas las operaciones críticas de su empresa que puedan estar relacionadas con la creación o el uso de la propiedad intelectual. La política debe considerar a cualquier persona encargada de crear e innovar, así como a cualquier persona cuya descripción de trabajo requiera que use la PI de la empresa, como para la comercialización de la marca o los bienes y servicios de la empresa.

Entonces, ¿qué debe incluirse en la política? Aquí hay una lista de muchas áreas que podrían incluirse en su política de propiedad intelectual. Estos componentes diferirán según sus objetivos estratégicos.

• Finalidad, objetivos y valor de la propiedad intelectual
• Alineación estratégica entre la PI y la estrategia empresarial
• Alcance de las necesidades y oportunidades de propiedad intelectual
• Creación, administración y observancia de la propiedad intelectual
• Terminología y definiciones relacionadas con la propiedad intelectual
• Comité de PI y funciones del comité
• Condiciones de licencia

Adición de una cláusula de propiedad intelectual en un contrato de trabajo

Proteja sus derechos como empleador agregando términos y condiciones relacionados con la PI en los contratos de trabajo. Aquí hay algunos recordatorios para un contrato completo:

• Agregue cláusulas que indiquen que cualquier derecho de propiedad intelectual creado por el empleado pertenece a la empresa. Los derechos de propiedad intelectual de patentes y no patentes deben tratarse de manera diferente, especialmente en jurisdicciones donde no existe una asunción legal de propiedad
• El contrato debe especificar exactamente cuáles son las responsabilidades típicas de los trabajadores. Además, debe indicar expresamente el tipo de PI que se protegerá para que se registre cualquier trabajo prospectivo creado por los trabajadores como parte de sus obligaciones.
• Los términos adicionales en el contrato pueden requerir que los trabajadores notifiquen cualquier PI que surja de su trabajo al empleador, así como ayudar a la empresa con cualquier información o papeleo relacionado mientras el empleador persigue los derechos de PI.

Acuerdos de asignación de IP de empleados

Es importante que las empresas cuenten con acuerdos de empleo que incluyan la cesión de la invención o cualquier trabajo creado que pueda ser elegible para la protección de los derechos de autor. Los acuerdos también deben limitar a los signatarios a la confidencialidad, la no competencia u otras condiciones.

Idealmente, la asignación debe incluir una cláusula para cooperar después de dejar la organización. También puede ser beneficioso incluir una cláusula que otorgue al empleado un poder notarial limitado para firmar documentos que demuestren la invención y la propiedad. Esto evita la necesidad de rastrear y adquirir firmas de ex empleados que no cooperan.

En general, los acuerdos de cesión de invenciones deben incluir una terminología que coincida con los requisitos de la jurisdicción en la que se encuentra la empresa, ya que esto asegurará la aplicabilidad del acuerdo en esos estados y en la mayoría de los demás. Se pueden crear variaciones para diferentes jurisdicciones con requisitos específicos.

También se deben establecer acuerdos para cubrir la mayor cantidad posible de propiedad intelectual. El contrato debe incluir una cesión de “know-how” e “ideas” aprendidas o desarrolladas por el empleado a lo largo de su empleo, además de invenciones, conceptos, hallazgos, innovaciones y obras originales de autoría.

Derechos de propiedad intelectual después de la terminación del empleo

La propiedad de la PI puede ser complicada, por lo que es fundamental que ambas partes definan explícitamente la propiedad de la propiedad intelectual tanto durante la relación laboral como después de que finalice. El entorno de trabajo remoto en el que ahora operan muchas empresas agrega complicaciones, particularmente cuando las actividades involucradas en la creación, el diseño o el desarrollo de la PI se llevaron a cabo utilizando los recursos personales del empleado que se marcha, como tecnología, Wi-Fi y oficina en el hogar, en lugar de que los recursos del empleador.

La mayoría de los acuerdos laborales de PI incluyen disposiciones que describen qué derechos tiene un trabajador sobre cualquier idea creativa que haya desarrollado en el trabajo, y prácticamente todos los acuerdos en este sector incluyen la obligación de asignar derechos de PI relacionados con el trabajo al empleador.

Identifique el trabajo de PI y los acuerdos con los que está comprometido el empleado. Además, desarrolle y ejecute acuerdos de cesión de PI o modifique los acuerdos existentes para garantizar que el empleador mantenga la PI una vez que el empleado se vaya.

El no hacerlo puede resultar en consecuencias innecesariamente costosas.

¿Tiene una empresa derecho a la PI creada por un empleado en su tiempo libre?

Cuando un empleado desarrolla la obra como parte de su trabajo, o cuando el empleador ordena o encarga directamente la obra al empleado, se considera que el empleador es el creador de la obra en cuestión. Incluso si un empleado crea nueva propiedad intelectual como parte de su trabajo, el empleador posee esa propiedad intelectual.

Las cosas se complican más si un trabajador produce un trabajo o una innovación fuera del ámbito de su empleo o durante el mismo. En los casos en que una innovación que un empleado desarrollado durante su tiempo libre (esto no tiene hipervínculo a nada) es de "ventaja excepcional" para el empleador, puede ser concebible que el empleado reclame algún tipo de remuneración. Un ejemplo es cuando la invención de un empleado resulta en una ganancia financiera significativa para la empresa o competiría directamente con ella.

¿Pueden los empleadores renunciar a los derechos de propiedad intelectual?

El empleador deberá obtener la firma del empleado en una cesión de derechos de propiedad intelectual antes de utilizar cualquier trabajo creativo del empleado. Es recomendable obtener una exención para evitar complejidades legales. Cuestiones como el uso permitido, las regalías y otras disputas deben estar cubiertas por la exención.

Hable con un abogado con experiencia en propiedad intelectual

¿Tiene preguntas sobre quién puede reclamar la propiedad de la propiedad intelectual creada por un empleado, o si los derechos de su innovación se asignarán automáticamente a su empleador? Nuestros abogados de propiedad intelectual en Rapacke Law Group lo guiarán en cada paso del camino cuando se trata de proteger su propiedad intelectual. Programar una consulta gratuita..