El 18 de enero de 2024, en caso C-367 / 21 (aún no hay versión en inglés) el TJUE se pronunció nuevamente sobre el agotamiento de los derechos de marca de la UE (tras sus cinco sentencias del 17 de noviembre de 2022, incluidas C-175 / 21 Industrias internacionales Harman, C-224 / 20 Merck Sharp & Dohme, y C - 204/20 Propiedad Intelectual de Bayer). El Tribunal de Propiedad Intelectual polaco había remitido preguntas al TJUE sobre la carga de la prueba para la primera colocación de los productos en el mercado de la UE (o del EEE) con el consentimiento del propietario de la marca.

Hewlett-Packard (HP) comercializó equipos de TI en la UE bajo la marca de la UE “HP”.

HP trabajó con distribuidores autorizados que vendían únicamente a usuarios finales o miembros de la red. HP utilizó números de serie en los productos como código para el mercado previsto, pero sólo HP podía leer ese código. Senetic SA, un minorista polaco de tecnologías de la información, compró equipos HP a proveedores (distintos de los distribuidores oficiales de HB) ubicados en el EEE y los comercializó en Polonia. Los proveedores aseguraron a Senetic que los productos podían comercializarse legalmente en el EEE, pero no pudieron lograr que HP lo confirmara basándose en los números de serie. La defensa de Senetic contra la acción por infracción de HP se basó en el agotamiento de los derechos de MUE. La sentencia se reduce a una conclusión relativamente sencilla sobre la carga de la prueba, que a su vez se basa en los artículos 34 y 35 del TFUE.

El TJUE confirmó que, en principio, corresponde al importador demostrar que los derechos de MUE se han agotado cuando las mercancías se revenden fuera de la red de distribución selectiva del propietario. Esto es así a pesar de que los proveedores a menudo “no están dispuestos a revelar sus fuentes de suministro” (párr. 61). La garantía por parte del proveedor de que los bienes pueden comercializarse legalmente no es suficiente. El agotamiento debe demostrarse para cada producto individual, es decir, demostrando que fueron comercializados en el EEE por el titular de la marca o con su consentimiento (párr. 54).

Sin embargo, pueden ser necesarios ajustes a esta regla, particularmente cuando la carga total de la prueba recaerá sobre el demandado podría conducir a un riesgo real de partición del mercado en el EEE (párrafo 60). Este puede ser el caso cuando el demandado se enfrenta a dificultades insuperables para demostrar que los productos se comercializaron legítimamente en el mercado de la UE, ya que el propietario de la marca podría entonces bloquear efectivamente la importación paralela. Debe tenerse en cuenta que los proveedores son reacios a revelar sus fuentes dentro de la red de distribución del propietario de la marca –e incluso si lo hicieran, el propietario de la marca podría bloquear el suministro futuro al distribuidor que incumpla (párrafos 63 a 65). En tal situación, está justificado exigir al propietario de la marca que proporcione información sobre dónde llegaron al mercado los productos por primera vez.

Comentario

Los propietarios de marcas que descubran que su red de distribución selectiva dentro del EEE tiene fugas no interpretarán esta sentencia como un refuerzo de su posición sobre la base del Derecho de marcas. La carga de la prueba del agotamiento de los derechos conferidos por una MUE no puede recaer únicamente en el demandado en una acción por infracción cuando los productos que llevan esa marca y se distribuyen a través de una red de distribución selectiva cuyos miembros sólo pueden revenderlos a otros miembros de esa red o a los consumidores finales fueron adquiridos por la demandada en la UE o en el EEE tras obtener garantías de los vendedores (Van Doren C-244 / 00). Sin embargo, la mera incapacidad objetiva de soportar la carga de la prueba del agotamiento no justifica su revocación. Para cumplir con la carga de la prueba, el demandado debe, en opinión de este autor, revelar todas las circunstancias que demuestren que se han cumplido los elementos de agotamiento. El mero hecho de que sus proveedores se nieguen a compartir información comercial sobre sus fuentes no exime al importador paralelo de la obligación de hacer todo lo posible para evitar la infracción de marcas. Por lo tanto, debe analizar periódicamente los productos individuales para intentar garantizar que se comercializan legalmente en el mercado de la UE o del EEE. Por otro lado, también es justo esperar que el titular de la marca proporcione al menos el tipo de información que está a su alcance sobre si los productos fueron comercializados en el mercado de la UE/EEE por él o con su consentimiento.

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