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Elegibilidad de patentes de invenciones implementadas en computadora: el tribunal de apelaciones dice que se requiere un 'avance en tecnología informática'
En una decisión unánime - Comisionado de Patentes contra Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd [2021] FCA FC 202 – un Pleno de tres jueces (Middleton, Perram y Nicholas JJ) del Tribunal Federal de Australia ('Tribunal Pleno') ha revocado el fallo del año pasado del juez Burley que afirmaba que se dirigía a un llamado 'juego de funciones' implementado en un máquina de juego electrónica (EGM) constituía una 'forma de fabricación' elegible para patente bajo la ley de Australia. (Un 'juego principal' es un juego secundario, o de bonificación, desencadenado por la ocurrencia de un evento definido en el juego 'base' de carretes giratorios). Como le expliqué en su momento, el juez Burley aplicó una prueba de dos pasos, preguntando en primer lugar si 'la invención reivindicada es para un mero esquema o método comercial del tipo que no es el objeto adecuado de una concesión de patente' y luego, si esta pregunta se responde en la afirmativa: 'si el método implementado por computadora es uno en el que la invención radica en la informatización del método' en lugar de 'simplemente conectar un esquema no patentable a una computadora'. Encontró que las reivindicaciones eran patentables en el primer paso, porque estaban dirigidas a 'un mecanismo de una construcción particular', es decir, una máquina de juego.
El Pleno del Tribunal ha rechazado la prueba del juez Burley, y la mayoría (Middleton y Perram JJ) propusieron una prueba alternativa de dos pasos (en [26]) que pregunta primero si la invención reivindicada es 'una invención implementada en computadora' y luego, si es así – '¿Puede la invención reivindicada ser descrita en términos generales como un avance en la tecnología informática?'. La mayoría determinó que el EGM de Aristocrat, a pesar de ser reivindicado en términos de una combinación de componentes de hardware y software, era en esencia una invención implementada en computadora, y que la supuesta contribución de la invención reivindicada 'se refiere únicamente al uso de una computadora' y no al 'desarrollo o avance de la tecnología informática' (en [63]-[64]). Como tal, concluyeron que las reivindicaciones no estaban dirigidas a un tema elegible para patente.
El tercer juez del Tribunal Pleno, Nicolás J, llegó a la misma conclusión final, por un razonamiento diferente. Estuvo de acuerdo con la mayoría en que la prueba de los dos pasos del juez Burley no era el enfoque correcto, porque no "coincidía con la afirmación del Comisionado de que la invención, tal como se describe y reivindica, era en esencia un mero esquema o conjunto de reglas para jugar un juego implementado usando tecnología informática genérica por sus funciones bien conocidas y comprendidas» (en [135]). Sin embargo, en lugar de embarcarse en una investigación sobre si las afirmaciones de Aristocrat estaban dirigidas a una 'invención implementada en computadora', simplemente observó que 'la sustancia de la invención, tal como se describe y reivindica, reside en el código del programa de juego que incorpora una computadora implementada. esquema o conjunto de reglas para jugar un juego' (en [138]). Razonó además (en [140]-[142]) que el código del juego no resuelve ningún 'problema tecnológico', ni exhibe ningún 'efecto técnico inusual debido a la forma en que se utiliza la computadora', y por lo tanto que no hay nada 'sobre la forma en que el código del juego hace que funcione el EGM que pueda considerarse que haya transformado lo que de otro modo podría considerarse información puramente abstracta codificada en la memoria en algo que posea el efecto artificial requerido'.
Si bien el Pleno del Tribunal consideró que la reivindicación representativa en cuestión no era patentable, no excluyó por completo la posibilidad de que pueda haber aspectos elegibles para patentes en las invenciones reveladas en las cuatro patentes de innovación de Aristocrat. El caso ha sido devuelto al Juez Burley para determinar cualquier problema residual a la luz del fallo del Tribunal Pleno.
Hay aspectos positivos y negativos en esta decisión. En el lado positivo, el enfoque adoptado por la mayoría aporta cierta claridad al enfoque que debe adoptarse al interpretar y evaluar las reivindicaciones de invenciones implementadas en computadora, que a menudo comprenden un aparato físico definido en términos de hardware (posiblemente convencional), configurado a través de software. para una funcionalidad particular. Sin embargo, en el lado negativo, la mayoría también se basó en la existencia de 'un avance en la tecnología informática' para conferir elegibilidad de patente a una invención implementada en computadora, sin proporcionar una guía clara sobre qué, exactamente, está cubierto por esta terminología. La decisión también perpetúa la incertidumbre que existe en torno al papel exacto que debe desempeñar la información del estado de la técnica al aplicar la prueba de la 'forma de fabricación' para evaluar la elegibilidad de la patente.
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